Vorsitzender Goodlatte stellt „Innovation Act” vor, um missbräuchliche Patentklagen einzudämmen
Eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf ist bereits für Dienstag, den 29. Oktober 2013, vor dem gesamten Justizausschuss des Repräsentantenhauses angesetzt, wodurch der Unterausschuss für geistiges Eigentum umgangen wird.
Prognosen über eine baldige Verabschiedung eines der verschiedenen Patentgesetze, die derzeit im Kongress behandelt werden oder in Vorbereitung sind, sind verfrüht. Ohne eine Abstimmung im Senat (für die 60 Stimmen erforderlich sind) kann jeder einzelne Senator die Verabschiedung des Gesetzes blockieren. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Gesetzgebung in den kommenden acht oder neun Monaten bis zur Sommerpause 2014 überarbeitet und im Ausschuss beraten wird, wobei es in der „Lame Duck”-Sitzung nach den Kongresswahlen im November 2014 möglicherweise zu Verhandlungen in letzter Minute kommen könnte.
Unternehmen aller Branchen, die vom Patentsystem betroffen sind, sollten die anstehenden Gesetzesvorlagen sorgfältig prüfen und sich frühzeitig in die Debatte einbringen. Die zahlreichen Bestimmungen in den verschiedenen Patentgesetzen dürften erhebliche (und möglicherweise unbeabsichtigte) Auswirkungen auf die Patentstreitstrategien und Budgets der Unternehmen haben.
Im Folgenden finden Sie eine nach Abschnitten gegliederte Zusammenfassung des Gesetzentwurfs, die auf der Zusammenfassung des Ausschusses basiert.
§ 3. Patentverletzungsklagen
- Erhöhte Anforderungen an die ursprüngliche Klagebegründung– Die Anforderungen an die ursprüngliche Klagebegründung werden erhöht, indem der Patentinhaber verpflichtet wird, die verletzten Patente und Ansprüche, den Namen und die Seriennummer des angeklagten Produkts sowie die Stelle, an der jedes Anspruchselement in dem angeklagten Produkt zu finden ist, anzugeben.
- §285 Kostenübernahme– ersetzt den Standard für die Kostenübernahme in „Ausnahmefällen” durch den Standard, der für die Zuerkennung von Kosten gegen die Regierung der Vereinigten Staaten gemäß dem Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412(d) (Kostenübernahme, es sei denn, die Position der unterlegenen Partei war „im Wesentlichen gerechtfertigt oder ... besondere Umstände machen eine Zuerkennung ungerecht”) verwendet wird. Gebühren können gegen jede beigetretene Partei zugesprochen werden.
- Kongruenzvorschrift– erfordert die Kongruenz von Parteien, die ein Interesse an dem Patent haben, einschließlich des Rechts, das Patent durchzusetzen oder unterzulizenzieren, oder des Rechts, Schadensersatz oder Lizenzgebühren zu erhalten.
- Beweisaufnahme in Patentverfahren– beschränkt die Beweisaufnahme bis nach der Entscheidung des Gerichts über die Auslegung der Ansprüche.
§ 4 Transparenz der Patentrechte
Der Kläger muss die Parteien, das Gericht und das USPTO über die Identität aller (1) Rechtsnachfolger des Patents, (2) Unternehmen mit dem Recht, das Patent unterzulizenzieren oder durchzusetzen, (3) Unternehmen mit finanziellen Interessen an dem Patent oder dem Kläger und (4) obersten Muttergesellschaft des Rechtsnachfolgers informieren. Der Kläger ist verpflichtet, diese Informationen während der gesamten Laufzeit des Patents zu aktualisieren, da er sonst Gefahr läuft, den Anspruch auf erhöhten Schadensersatz zu verlieren.
§ 5. Ausnahme für Kundenklagen
Ermöglicht es einem Hersteller (oder Lieferanten), in einen Rechtsstreit gegen seine Kunden einzugreifen, und ermöglicht die Aussetzung des Verfahrens in Bezug auf den Kunden, wenn sowohl der Hersteller als auch der Kunde der Aussetzung zustimmen. Der Antrag auf Aussetzung muss innerhalb von 120 Tagen nach der ersten Klage wegen Rechtsverletzung gestellt werden.
§ 6. Verfahren und Praktiken zur Umsetzung und Empfehlungen an die Justizkonferenz
- Offenlegung von Kerndokumenten– erfordert, dass die Justizkonferenz Regeln und Verfahren zur Offenlegung von Kerndokumenten erlässt. Jede Partei, die eine zusätzliche Offenlegung beantragt, ist für die Kosten der zusätzlichen Offenlegung verantwortlich.
- Fallmanagement– sieht Verfahren vor, um die Offenlegung von Beweismitteln und frühzeitige Fallmanagementkonferenzen in Bezirksgerichten sicherzustellen und dabei zu helfen, potenziell für den Fall entscheidende Fragen zu identifizieren.
- Abschaffung des Formulars 18 (Beschwerde wegen Patentverletzung).
- Schutz von IP-Lizenzen bei Insolvenz– verpflichtet US-Gerichte, in grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren US-Recht (11 U.S.C. § 365(n)) anzuwenden.
§ 7. Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und Zugang zu Informationen für kleine Unternehmen
- Verpflichtet das USPTO, Bildungsressourcen und Aufklärungsprogramme für kleine Unternehmen bereitzustellen, die mit missbräuchlichen Patentstreitigkeiten konfrontiert sind.
- Verpflichtet das USPTO zur Einrichtung einer Website, die Informationen zum Patentrecht (tatsächliche interessierte Partei; oberste Muttergesellschaft) enthält.
§ 8. Studien zu Patenttransaktionen, Qualität und Prüfung
- Studie zur Überwachung des Sekundärmarktes für Patenttransaktionen zur Förderung von Transparenz und ethischen Geschäftspraktiken.
- Studie über Patente im Besitz der US-Regierung.
- Studie zur Patentqualität und zum Zugang zu den besten Informationen während der Prüfung.
§ 9. Verbesserungen und technische Korrekturen am Leahy-Smith America Invents Act
- Hebt die zivilrechtlichen Klagen gemäß Abschnitt 145 gegen das USPTO auf.
- Beschränkt die Estoppel-Wirkung der Nacherteilungsprüfung auf Fragen, die der Antragsteller tatsächlich in der Nacherteilungsprüfung „aufgeworfen“ hat, und nicht auf Fragen, die der Antragsteller in der Nacherteilungsprüfung „vernünftigerweise hätte aufwerfen können“.
- Beseitigt den Standard der „weitestmöglichen vernünftigen Auslegung“ für die Auslegung von Ansprüchen in IPR- und PGR-Verfahren und verpflichtet stattdessen das USPTO, die Methodik der Bezirksgerichte zur Auslegung von Ansprüchen zu befolgen.
- Kodifiziert die Doktrin der Doppelpatentierung für Patente, die nach dem Prinzip „First-to-File“ angemeldet werden.
- Überprüfung von Patenten für Geschäftsmethoden – (1) beschränkt CBM auf Patente für Erfindungen, die zuerst gemacht wurden; (2) hebt die achtjährige Befristung für CBM auf und macht CBM damit dauerhaft; (3) übernimmt die Auslegung des USPTO von „Finanzprodukt oder -dienstleistung” aus SAP v. Versata, CBM2012-00001; und (4) erweitert den Umfang des Standes der Technik, um den Stand der Technik gemäß 35 U.S.C. §§ 102(d) und (e) einzubeziehen.
- Patentlaufzeitanpassung – beseitigt die „B-Verzögerung“ bei der Patentlaufzeitanpassung für alle Zeiträume, die nach der Wiederaufnahme des Verfahrens durch Einreichung eines Antrags auf Fortsetzung der Prüfung durch den Anmelder angefallen sind.
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