El presidente Goodlatte presenta la «Ley de Innovación» para frenar los litigios abusivos en materia de patentes.
Ya se ha programado una audiencia sobre el proyecto de ley para el martes 29 de octubre de 2013 ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en pleno, sin pasar por el Subcomité de Propiedad Intelectual.
Las predicciones sobre la aprobación inminente de cualquiera de los diversos proyectos de ley sobre patentes que se encuentran actualmente en el Congreso, o en trámite, son prematuras. A falta de un cierre en el Senado (que requiere 60 votos), cualquier senador puede bloquear la aprobación del proyecto de ley. El escenario más probable es que la legislación se perfeccione y se someta a la consideración de las comisiones en los próximos ocho o nueve meses, hasta el receso de verano de 2014, con la posibilidad de que se produzcan acuerdos de última hora en la sesión «lame duck» tras las elecciones al Congreso de noviembre de 2014.
Las empresas de cualquier sector afectado por el sistema de patentes deben revisar cuidadosamente la legislación pendiente e involucrarse desde el principio en el debate. Es probable que las numerosas disposiciones de los diversos proyectos de ley sobre patentes tengan un impacto sustancial (y quizás no deseado) en las estrategias y los presupuestos de las empresas en materia de litigios sobre patentes.
A continuación se presenta un resumen sección por sección del proyecto de ley, adaptado del resumen del Comité.
Sec. 3. Acciones por infracción de patentes
- Requisitos iniciales más estrictos para la presentación de demandas: se endurecen los requisitos iniciales para la presentación de demandas al exigir al titular de la patente que identifique las patentes y las reivindicaciones infringidas, el nombre y el número de serie del producto acusado, y dónde se encuentra cada elemento de la reivindicación en el producto acusado.
- §285 Traslado de costas: sustituye el criterio de «caso excepcional» para el traslado de costas por el criterio utilizado para la imposición de costas al Gobierno de los Estados Unidos en virtud de la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia, 28 U.S.C. § 2412(d) (traslado de costas a menos que la posición de la parte perdedora estuviera «sustancialmente justificada o [...] circunstancias especiales hicieran injusto el traslado»). Las costas pueden imponerse a cualquier parte que se haya sumado al proceso.
- Disposición sobre la acumulación de acciones: exige la acumulación de las partes que tengan un interés en la patente, incluido el derecho a hacer valer o sublicenciar la patente, o el derecho a recibir indemnizaciones por daños y perjuicios o ingresos por licencias.
- Descubrimiento en casos de patentes: limita el descubrimiento hasta después de que el tribunal emita un fallo sobre la interpretación de la reivindicación.
Sec. 4. Transparencia de la titularidad de las patentes
El demandante debe informar a las partes, al tribunal y a la USPTO de la identidad de cualquier (1) cesionario de la patente, (2) entidad con derecho a sublicenciar o hacer valer la patente, (3) entidad con cualquier interés financiero en la patente o en el demandante, y (4) entidad matriz última del cesionario. El demandante tiene la obligación permanente de actualizar esta información durante toda la vigencia de la patente o se arriesga a perder la posibilidad de recibir una indemnización por daños y perjuicios mayor.
Sec. 5. Excepción por demanda del cliente
Permite a un fabricante (o proveedor) intervenir en una demanda contra sus clientes y permite que se suspenda la acción con respecto al cliente, si tanto el fabricante como el cliente dan su consentimiento a la suspensión. La moción de suspensión debe presentarse en un plazo de 120 días a partir de la primera alegación de infracción.
Sec. 6. Procedimientos y prácticas para la implementación y recomendaciones a la Conferencia Judicial.
- Descubrimiento de documentos fundamentales: exige que la Conferencia Judicial promulgue normas y procedimientos sobre el descubrimiento de documentos fundamentales. Cualquier parte que solicite un descubrimiento adicional será responsable de pagar el coste del mismo.
- Gestión de casos: establece procedimientos para garantizar la divulgación inicial y las prácticas de conferencias tempranas de gestión de casos en los tribunales de distrito, y para ayudar a identificar cualquier cuestión que pueda ser determinante para el caso.
- Eliminación del formulario 18 (denuncia por infracción de patente).
- Protección de las licencias de propiedad intelectual en casos de quiebra: exige que los tribunales estadounidenses sigan la legislación estadounidense (11 U.S.C. § 365(n)) en los casos de quiebra transfronteriza.
Sec. 7. Educación, divulgación y acceso a la información para pequeñas empresas
- Exige a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) que proporcione recursos educativos y programas de divulgación para las pequeñas empresas que se enfrentan a prácticas abusivas en litigios sobre patentes.
- Exige a la USPTO que desarrolle un sitio web que incluya información sobre la titularidad de las patentes (parte realmente interesada; entidad matriz última).
Sec. 8. Estudios sobre transacciones, calidad y examen de patentes
- Estudio sobre la supervisión del mercado secundario de transacciones de patentes para promover la transparencia y las prácticas comerciales éticas.
- Estudio sobre las patentes propiedad del Gobierno de los Estados Unidos.
- Estudio sobre la calidad de las patentes y el acceso a la mejor información durante el examen.
Sec. 9. Mejoras y correcciones técnicas a la Ley Leahy-Smith America Invents Act.
- Deroga las acciones civiles de novo contra la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) previstas en el artículo 145.
- Limita la preclusión de la revisión posterior a la concesión a las cuestiones que el solicitante realmente «planteó» en la PGR, y no a las cuestiones que el solicitante «razonablemente podría haber planteado» en la PGR.
- Elimina el criterio de «interpretación razonable más amplia» para la interpretación de las reivindicaciones en los procedimientos de IPR y PGR, y en su lugar exige a la USPTO que siga la metodología de interpretación de las reivindicaciones de los tribunales de distrito.
- Codifica la doctrina de la doble patente para las patentes de «primero en presentar la solicitud».
- Revisión de patentes de métodos comerciales: (1) limita la CBM a las patentes de primer inventor; (2) deroga la caducidad de ocho años de la CBM, con lo que esta pasa a ser permanente; (3) adopta la interpretación de la USPTO de «producto o servicio financiero» de SAP v. Versata, CBM2012-00001; y (4) amplía el alcance de la técnica anterior para incluir además la técnica anterior según 35 U.S.C. §§ 102(d) y (e).
- Ajuste del plazo de la patente: elimina el ajuste del plazo de la patente «B delay» para cualquier tiempo acumulado después de que el solicitante haya reiniciado el proceso mediante la presentación de una solicitud de continuación del examen.
Los abogados de Foley IP seguirán supervisando los avances legales y legislativos significativos y proporcionarán actualizaciones oportunas a nuestros clientes.
Legal News Alert forma parte de nuestro compromiso continuo de proporcionar información actualizada sobre cuestiones urgentes o asuntos del sector que afectan a nuestros clientes y colegas. Si tiene alguna pregunta sobre esta alerta o desea debatir más a fondo el tema, póngase en contacto con su abogado de Foley o con las siguientes personas:
Andrew S. Baluch
Asesor especial
Washington, D.C.
202.672.5520
[email protected]