Le Sénat adopte le projet de loi sur la réforme des brevets (H.R. 1249) — Le président devrait désormais le signer !

Le 8 septembre 2011, par un vote de 89 voix contre 9, le Sénat a approuvé la version de la Chambre des représentants du Leahy-Smith America Invents Act (H.R. 1249), ne laissant que la signature du président Obama comme dernière étape pour que la réforme des brevets devienne réalité (il a déjà déclaré qu'il était prêt à signer ce projet de loi). Avant le vote final, le Sénat a voté le rejet ou le report de tous les amendements, évitant ainsi de renvoyer le projet de loi à la Chambre pour examen. Ce vote signifie que le texte final de la nouvelle loi est celui qui figure dans le projet de loi H.R. 1249 adopté par la Chambre le 23 juin 2011 (voir http://tinyurl.com/43fuwpu). Pour plus d'informations sur la loi, consultez le siteFoley.com/patentreform.

La loi Leahy-Smith America Invents Act apporte les changements les plus radicaux à la législation américaine en matière de brevets depuis plusieurs décennies, notamment en faisant évoluer les États-Unis vers un système de premier déposant, en élargissant les droits des utilisateurs antérieurs comme moyen de défense contre la contrefaçon, en supprimant les procédures d'interférence et en créant de nouvelles procédures USPTO pour le réexamen postérieur à la délivrance. Si de nombreuses dispositions de la loi n'entreront en vigueur qu'au moins un an après la date de promulgation, plusieurs dispositions clés ont un effet immédiat et de nombreuses dispositions auront un effet rétroactif après leur mise en place progressive. (Pour un examen plus détaillé des différentes dates d'entrée en vigueur, consultez le blog PharmaPatentsBlog de Foley à l'adresse http://tinyurl.com/3jvjzd4.)

Principales dispositions immédiates de la loi Leahy-Smith America Invents Act

Une fois que le président Obama aura signé le projet de loi, les dispositions suivantes entreront immédiatement en vigueur :

• Dispositions relatives aux litiges :
  • Avec effet immédiat et applicable aux procédures en cours, les modifications apportées à l'article 35 U.S.C. § 292 élimineront les actions qui tam pour les poursuites pour faux marquage. En vertu de la nouvelle loi, seul le gouvernement américain peut intenter une action en dommages-intérêts, bien que les personnes qui ont subi un « préjudice concurrentiel » du fait d'un faux marquage puissent intenter une action civile en dommages-intérêts « suffisants pour compenser le préjudice ». La nouvelle loi prévoit également que le marquage avec un brevet expiré ne constitue pas une violation de la loi. Cela signifie que pratiquement toutes les poursuites en cours pour marquage frauduleux devront être rejetées une fois la loi promulguée.
  • Avec effet immédiat et applicable aux nouvelles actions, le nouvel article 35 U.S.C. § 299 limitera les circonstances dans lesquelles les défendeurs peuvent être joints dans les affaires de contrefaçon.
  • À compter de ce jour et applicable aux nouvelles procédures, une violationdu«meilleur mode »ne constituera pas un motif d'invalidation d'un brevet.
  • Avec effet immédiat et applicable aux nouveaux brevets, les modifications apportées à l'article 35 U.S.C. § 273 créeront une défense quelque peu élargie mais « personnelle » fondée sur l'utilisation commerciale antérieure.
• Dispositions relatives au réexamen :
  • À compter de ce jour et applicable aux nouvelles demandes de réexameninter partes, le critère d'octroi d'un réexameninter partes passera de « une nouvelle question importante relative à la brevetabilité » à « une probabilité raisonnable que le demandeur obtienne gain de cause » en ce qui concerne au moins l'une des revendications contestées.
  • Avec effet immédiat et applicable à tout recours en instance ou ultérieur devant la Commission dans le cadre d'une procédure de réexamen ex parte, ces décisions de la Commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la Cour d'appel fédérale, et non devant un tribunal de district.
• Demande de brevet et dispositions relatives aux brevets :
  • À compter de ce jour et applicable aux demandes en instance, les brevets ne seront pas accordés aux «brevets de stratégie fiscale »ni aux revendications portant sur des organismes humains.
  • Dans 10 jours, une majoration de 15 % sera appliquée à tous les frais liés aux brevets, y compris les frais de maintien en vigueur des brevets.
  • Dans 10 jours, l'USPTO sera autorisé à mettre en œuvre son programme« Track I »d'examen prioritaire payant et à facturer des frais de 4 800 dollars aux grandes entreprises (2 400 dollars pour les petites entreprises).

Nouvelles procédures de réexamen après délivrance

La loi crée deux procédures différentes pour le réexamen postérieur à la délivrance à la demande d'un tiers :

• Révision postérieure à la délivrance: en vertu du nouveau chapitre 32 (35 U.S.C. § 32x), il y aura un délai de neuf mois pour contester un brevet pour n'importe quel motif, y compris 35 U.S.C. § 112. Le chapitre 32 entrera en vigueur dans un an pour certains brevets relatifs à des méthodes commerciales (conformément aux procédures transitoires spécifiques mentionnées ci-dessous), mais s'appliquera uniquement aux demandes avec revendications de priorité déposées 18 mois après la date d'entrée en vigueur. La révision peut être accordée s'il est démontré qu'il est plus probable qu'improbable qu'au moins l'une des revendications contestées ne soit pas brevetable. La révision postérieure à la délivrance en vertu du chapitre 32 peut également être accordée au motif supplémentaire que la requête soulève une question juridique nouvelle ou non tranchée qui est importante pour d'autres brevets/demandes.
• Révisioninter partes: en vertu du nouveau chapitre 31 (35 U.S.C. § 31x), les brevets peuvent être contestés sur la base de brevets ou de publications imprimées uniquement, après expiration du délai de révision postérieure à la délivrance (ou après la fin d'une procédure de révision postérieure à la délivrance donnée). Le chapitre 31 entrera en vigueur dans un an, mais pourra être utilisé pour contester des brevets délivrés avant sa date d'entrée en vigueur. La révision peut être accordée s'il est démontré que le requérant a une chance raisonnable d'obtenir gain de cause et qu'au moins l'une des revendications contestées est brevetable.
• La charge de la preuve incombera au requérant, qui devra présenter des preuves prépondérantesdans les deux types de procédures. Les décisions de la commission pourront faire l'objet d'un appel uniquement devant la Cour d'appel fédérale.
• Les deux chapitres comprennent des restrictions procédurales visant à protéger les titulaires de brevets contre toute utilisation abusive des procédures de réexamen, telles que l'interdiction pour un requérant de demander un réexamen s'il a déjà intenté une action devant un tribunal de district pour contester la validité du brevet et l'obligation de suspendre toute action intentée ultérieurement devant un tribunal de district jusqu'à ce que le titulaire du brevet demande la levée de la suspension ou présente une demande reconventionnelle pour contrefaçon. La procédure de révision inter partes impose également des restrictions procédurales si une action en contrefaçon a déjà été intentée par le titulaire du brevet. En outre, des dispositions d'estoppel empêcheront le requérant de soulever, dans toute procédure ultérieure devant l'USPTO, devant un tribunal de district ou devant l'ITC, tout motif d'invalidité qui a été effectivement soulevé ou qui aurait pu raisonnablement être soulevé au cours de la procédure de révision.
• Certaines brevets de méthodes commerciales feront l'objet de procédures transitoires de réexamen après délivrance. Ces procédures seront disponibles un an après la date d'entrée en vigueur et s'appliqueront à tout brevet de méthode commerciale couvert, mais ne pourront être engagées que par les parties qui ont été poursuivies ou « accusées » de contrefaçon du brevet en question. Les brevets sur les méthodes commerciales concernés sont définis comme ceux qui revendiquent une méthode ou un appareil permettant « d'effectuer le traitement de données ou d'autres opérations utilisées dans la pratique, l'administration ou la gestion d'un produit ou d'un service financier ». La définition exclut expressément les brevets pour les « inventions technologiques ».

Dispositions relatives au premier déposant

• Les modifications apportées à l'article 35 U.S.C. § 102 rapprocheront les États-Unis d'un système de premier déposant, mais maintiendront un délai de grâce limité d'un an pour le dépôt d'une demande après une divulgation publique faite par l'inventeur, par une autre personne ayant obtenu les informations divulguées de l'inventeur, ou après une telle divulgation publique provenant de l'inventeur. La nouvelle version de l'article 102 s'appliquera aux demandes avec revendications de priorité déposées dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur.
• Les modifications apportées à l'article 35 U.S.C. § 135 remplaceront les procédures d'interférence actuelles liées au système du premier inventeur par des procédures de dérivation visant à déterminer si l'inventeur nommé dans une demande déposée antérieurement a dérivé l'objet revendiqué de l'inventeur d'une demande déposée postérieurement. Les procédures de dérivation s'appliqueront aux demandes avec revendications de priorité déposées dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur. Les procédures d'interférence continueront d'être disponibles pour les demandes antérieures en vertu de l'« ancienne » version de l'article 135.

USPTO Autorité chargée de fixer les frais — Le détournement des frais reste possible

L'un des aspects les plus décevants de la loi Leahy-Smith America Invents Act est qu'elle n'empêche pas le détournement des frais, ce qui aurait été évité par le projet de loi du Sénat.

• À compter de ce jour, l'USPTO est habilité à fixer le montant des taxes déjà autorisées par la loi sur la base du recouvrement des coûts, y compris le pouvoir d'offrir une réduction de 50 % aux petites entités et une réduction de 75 % aux entités nouvellement définies comme « micro-entités ».
• À compter de ce jour, un « fonds de réserve pour les droits de brevet et de marque » (distinct du compte d'affectation des brevets et des marques) sera créé au Trésor. Les droits perçus par l'USPTO qui dépassent les crédits alloués pour l'année en cours seront versés dans le fonds de réserve, mais des lois de finances devront être adoptées avant que l'USPTO puisse dépenser ces fonds.
• Comme indiqué ci-dessus, dans 10 jours, une surtaxe de 15 % sera ajoutée à tous les frais liés aux brevets, y compris les frais de maintien des brevets. Les fonds collectés grâce à cette surtaxe seront versés sur le compte des crédits alloués aux brevets et marques déposées et pourront être immédiatement utilisés à des fins liées aux brevets.
• Dans 60 jours, l'USPTO facturera des frais supplémentaires de 400 dollars pour les demandes qui ne sont pas déposées par voie électronique (200 dollars pour les petites entités).

Dispositions relatives aux litiges

La loi Leahy-Smith America Invents Act ne comprend pas les dispositions relatives aux dommages-intérêts ou au transfert de juridiction qui figuraient dans les versions précédentes du projet de loi du Sénat.

Bon nombre des dispositions relatives aux litiges contenues dans la loi ont un effet immédiat et sont mentionnées ci-dessus, notamment les modifications apportées aux conditions requises pour intenter une action en justice pour faux marquage, la suppression de la violationdu « meilleur mode »comme motif d'invalidation d'un brevet et la possibilité d'invoquer une défense révisée fondée sur l'utilisation commerciale antérieure.

Une disposition relative aux litiges qui entrera en vigueur dans un an et s'appliquera uniquement aux brevets délivrés après cette date est la création du nouvel article 35 U.S.C. § 298, qui prévoit que le fait qu'un contrefacteur présumé n'ait pas obtenu l'avis d'un avocat ou n'ait pas produit cet avis pendant le litige ne peut être utilisé pour prouver une contrefaçon délibérée ou une intention d'inciter à la contrefaçon.

Conclusion

Ce bref aperçu met en évidence les principaux changements apportés au système américain des brevets par la loi Leahy-Smith America Invents Act, mais celle-ci comprend de nombreuses autres modifications importantes. Il s'agit d'un moment décisif pour le système américain des brevets, et tous les membres du département Propriété intellectuelle de Foley se réjouissent que la réforme des brevets soit enfin devenue réalité. Ils sont impatients d'aider nos clients à comprendre, à s'adapter et à tirer parti des nouvelles lois sur les brevets.

Legal News Alert s'inscrit dans le cadre de notre engagement continu à fournir des informations actualisées sur les préoccupations urgentes ou les questions sectorielles qui touchent nos clients et nos collègues. Si vous avez des questions concernant cette alerte ou si vous souhaitez discuter plus en détail de ce sujet, veuillez contacter votre avocat chez Foley ou les personnes suivantes :

Stephen B. Maebius
Président, département PI
Washington, D.C.
202.672.5569
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Courtenay C. Brinckerhoff
Associé, département Propriété intellectuelle
Vice-président, pratique Chimie, biotechnologie et pharmacie
Washington, D.C.
202.295.4094
[email protected]

Liane M. Peterson
Conseillère principale, département PI
Washington, D.C.
202.945.6116
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