高性能コンピューティングなどの情報技術の進歩により、患者と医療提供者間の情報収集、分析、共有が可能となった。 コンピューター技術により、ゲノム情報の膨大なデータセットの配列決定と解析が可能となった。また臨床情報とゲノム情報を結びつけ、個別化医療を支えている。その結果、ライフサイエンス企業や医療提供者は、医療提供や患者情報管理にハードウェア・ソフトウェアを組み込んでいる。これらの技術は、特許適格性、新規性、非自明性、開示の十分性という特許性の基準を満たす限り、ビジネス方法として特許化が可能である。
診断方法特許と同様に、近年、裁判所はビジネス方法が35 U.S.C. 第101条の下で特許適格となる場合を判断するのに苦慮してきた。連邦巡回区裁判所は、 CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. Ltd.事件（事件番号2011-1301、2012年7月9日付判決）において、コンピュータによって実装される発明の文脈でこの問題を取り上げた。連邦巡回控訴裁判所の分析が興味深いのは、米国最高裁のメイヨー・コリボーラティブ・サービス対プロメテウス・ラボラトリーズ事件（132 S. Ct. 1289 (2012)（「メイヨー」） の枠組みを適用した点で興味深い。連邦巡回区裁判所は、請求された発明を分析する法的規定の独立性を強調し、特許対象となる主題の判断が閾値問題である必要はなく、他の法的規定の評価後に検討可能であると指摘した。
係争特許
アリス・コーポレーション（「アリス」）は、米国特許第5,970,479号（「『479特許』」）、第6,912,510号（「『510特許』」）、 7,149,720（「720特許」）、および7,725,375（「375特許」）の所有者である。 これらの特許は、金融債務を交換する方法およびシステムを主張するものであり、信頼できる第三者が第一当事者と第二当事者間の債務を決済することで「決済リスク」を排除する。決済リスクとは、一方当事者の債務のみが支払われ、他方の当事者が支払いを受けられないリスクを指す。信頼できる第三者は、(a)双方の債務を交換するか、(b)いずれの債務も交換しないかのいずれかの方法で、このリスクを排除する。
『479特許』の請求項３３は、方法クレームの代表例である。その内容は以下の通りである：
33. 当事者間で債務を交換する方法であって、各当事者が交換機関に対して貸方記録と借方記録を保持し、当該貸方記録と借方記録が予め定められた債務の交換に用いられる方法であり、該方法は以下のステップを含む：
(a) 各利害関係者当事者について、取引機関とは独立した監督機関が保持する影の信用記録及び影の債務記録を作成すること；
(b) 各取引機関から、各シャドウ・クレジット記録およびシャドウ・デビット記録について、当日の開始時点の残高を取得すること；
(c) 交換義務を生じさせるすべての取引について、監督機関が各当事者のシャドウ信用記録またはシャドウ債務記録を調整し、いかなる時点においてもシャドウ債務記録の価値がシャドウ信用記録の価値を下回らない取引のみを許可し、各調整は時系列順に行われること；および
(d) 営業終了時、監督機関は、当該許可取引の調整に基づき、取引機関に対し、各当事者の貸方記録及び借方記録への貸方記入又は借方記入を指示する。当該貸方記入及び借方記入は、取引機関に対して課される取消不能かつ時間不変の債務である。
『720特許』の第1請求項は、システム請求項の代表例である。その内容は以下の通りである：
1. 当事者間の債務交換を可能とするデータ処理システムであって、該システムは以下を含む：交換機関が管理する信用記録及び債務記録とは独立した、当事者に関する影の信用記録及び影の債務記録に関する情報を格納したデータ記憶装置；及び前記データ記憶装置に接続され、(a)取引を受信する； (b) 当該取引から生じる交換義務を実行するために、当該シャドウ信用記録および／または当該シャドウ債務記録を電子的に調整し、当該シャドウ債務記録の値が当該シャドウ信用記録の値を下回らない取引のみを許可する； (c) 所定期間終了時に、当該交換機関に対し、当該シャドウ信用記録および／または当該シャドウ借方記録の調整に応じて当該信用記録および／または当該借方記録を調整するよう指示を生成する。ここで、当該指示は当該交換機関に課される取消不能かつ時間不変の義務である。
地方裁判所は、当該請求が特許適格性を有しないと判断した。
2007年5月、CLSはアリスに対し、『479』『510』『720』特許が無効、執行不能、またはその他の理由で侵害されていない旨の宣言的判決を求める訴訟を提起した。 その後間もなく、アリスはCLS銀行がこれらの特許を侵害していると主張する反訴を提起した。その後『375特許』がアリスに付与され、アリスは反訴を修正して『375特許』の侵害を追加した。 両当事者は相互に略式判決を求める申立てを行った。CLSはさらに、特許第375号が米国法典第35編第101条に基づき無効であると主張した。地方裁判所はCLS銀行の略式判決申立てを認め、アリス社の相互申立てを却下し、アリス社が主張した4件の特許の各請求項が特許適格な主題を主張していないとして無効であると判断した。
地方裁判所は、方法クレームを機械または変換テストおよび抽象的アイデア例外に基づき分析した。クレームは、クレームにおける汎用コンピュータの使用が特定の機械または装置に結びついていないため、機械または変換テストの下で無効と判断された。 抽象的アイデア例外の下では、当該クレームは「交換当事者が提案された取引を履行できるようにするため、中立的な仲介者を用いるという基本理念、交換を同時に完了させて一方の当事者が交換の成果を得られないリスクを最小限に抑えること、そして当事者またはその価値保有者に対し、完了した取引を反映するよう口座または記録を調整するよう取り消し不能に指示すること」を対象としているとして無効と判断された。
コンピュータシステムに関する請求項について、地方裁判所はこれらの請求項が機械または製造物に向けられたものと仮定し、したがってこれらの請求項がそれでもなお抽象的なアイデアに過ぎないかどうかのみを分析した。 裁判所は、システムクレームが方法クレームに具現化された抽象的概念の具体化であるため、方法クレームとは名目上101条に基づく異なる発明のカテゴリーを記載しているにもかかわらず、同様に抽象的概念を対象としていると判断した。したがって、これらのクレームは特許適格な主題事項を記載していないとされた。
連邦巡回控訴裁判所の分析
控訴審において、連邦巡回区控訴裁判所は原判決を破棄し、アリス社の特許は特許対象となる主題を主張しており、したがって有効であると判断した。リン判事が多数意見を書いた。オマリー判事がこれに賛同した。プロスト判事は反対意見を執筆した。
裁判所は、第101条が新規かつ予見不能な発明を包含するよう設計された動的な規定であるとする最高裁判例（J.E.M. Ag. Supply, Inc. v. Pioneer HiBred Int’l, Inc., 534 U.S. 124, 135 (2001)）を引用しつつ、新たな分析を開始した。また、議会が特許法上の発明の定義を「自然界に存在するもの」に限定する意図はなかったこと、さらに議会が特許法上の発明の定義を「自然界に存在するもの」に限定する意図はなかったことSupply, Inc v. Pioneer HiBred Int’l, Inc., 534 U.S. 124, 135 (2001) を引用し、同様に、議会が法定主題を「人間が作り出したあらゆるもの」を含むものと意図したことを認めたDiamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980)を引用した。 しかしながら、法定主題の範囲には限界がないわけではない。自然法則、物理現象、および抽象的概念は、法令に暗黙に含まれており、第101条の範囲外である。連邦巡回区裁判所は、最近のメイヨー判決を引用し、これらの発見はすべての人に自由に利用可能であり、誰にも独占的に留保されていないことを認めた。判決文11頁。
裁判所はさらに、発明の新規性の有無は、特許請求の範囲が法定の主題事項に該当するか否かの問題とは別個のものであると指摘した。裁判所は、特許適格な主題事項の種類を定める第101条とは対照的に、第102条（新規性）及び第103条（自明性）は、公衆が既知の技術及びその自明な変形を自由に使用できる状態を広く確保するものであると説明した。 Slip Op. at 12. 第112条（実施可能性及び書面による説明）は、請求された発明を完全に開示せず、実施可能にせず、または具体的に説明しない特許から公衆を保護する。特許法の各条項は異なる目的を果たしており、「いずれの条項も他より重要ではない」。 Slip op. at 12. 裁判所はまた、地方裁判所が審理手続の進行（特許性の規定の審理順序を含む）を管理する広範な裁量権を有することを強調した。第101条は閾値問題ではなく、実際、他の条項が紛争をより迅速に、あるいはより明確かつ予測可能に解決できる場合には、必ずしも最初に審理する必要はないと裁判所は説明した。Slip op. at 13.
裁判所は次に、特許クレームが将来のあらゆる革新を先取り的に排除する抽象的なアイデアを対象とする場合に関する先行判例を分析した。連邦巡回控訴裁判所は、係争クレームが全ての要素または限定を含む全体として読解される場合、コンピュータ実装を必要とするため、そのような先取り的排除は明らかではないと判断した。 コンピューター実装は、クレームが機械・変換テストの「機械」要件を満たすことを示唆するが、コンピューターが実装されているという事実だけでは特許適格性の問題は解決されない。裁判所はここで、クレームが特定の方法でビジネス概念の実用的な応用をカバーしていると説明した（判決文26頁）。したがって、方法クレーム、システムクレーム、製品クレームのいずれも特許適格な主題を主張していた（判決文27頁）。
プロスト判事は反対意見を表明した
プロスト判事は強い反対意見を表明し、多数意見の分析を批判した。多数意見は、特許対象事項テストをより厳格に適用すべきという最高裁判所の全会一致の指示を適用せず、また他の法定規定を検討した後に第101条の問題を分析することを認めた点で失敗したと述べた。
反対意見は、最高裁がメイヨー判決 において、抽象的なアイデアを純粋に従来型または自明な解決前の活動と組み合わせて使用することだけでは不十分であると述べたことを 指摘した。 反対意見はさらに、多数意見がメイヨー判決における最高裁の指示に従わず、クレームを「発明的概念」の観点から分析しなかった点を批判した。反対意見は「発明的概念分析」を用いることで、クレームされた方法のコンピュータ実装を除外した場合、クレームには特許対象を構成する要素が残されていないと主張した。
システムクレームに関しては、反対意見も特許適格性について多数意見と異なった見解を示した。反対意見はまず、方法ではなくシステムがクレームされている事実が分析を変えるものではないと指摘した。反対意見は、メイヨー判決が抽象的なアイデアに追加されたクレーム限定事項が発明的であるかどうかを裁判所が検討することを要求していると解釈した。 反対意見は、コンピュータシステムの構成要素がこの基準を満たすかどうかを判断するため明細書を検討した。方法の実施に関する一般的な計算システムを超える説明が特許明細書に見出せなかったため、反対意見はシステムクレームも第101条を満たさないとして無効とする立場を取った。
メイヨー判決後のビジネス方法特許適格性
連邦巡回控訴裁判所による、コンピュータ実装方法及びシステム技術における特許適格性の範囲に関する慎重な検討と分析は、特許適格性の判断が如何に困難であるかを確かに浮き彫りにしている。 多数意見と反対意見は、最高裁のメイヨー判決の適用に関して二つの異なる見解を示しており、コンピュータ実装技術の特許取得を目指す者にとって確固たる指針とはなり得ない。特許関係者と発明者が裁判所によるさらなる明確化を待つ間、慎重な特許出願人は、裁判所による厳しく多様な分析を想定した上で、クレーム及び関連開示を起草すべきである。