정보 기술의 발전, 예를 들어 고성능 컴퓨팅은 환자와 의료 제공자 간 정보의 수집, 분석 및 공유를 가능하게 합니다. 컴퓨터 기술은 방대한 유전체 정보 데이터 세트의 염기서열 분석 및 해석을 가능하게 합니다. 또한 임상 정보와 유전체 정보를 연계하여 맞춤형 의료 서비스를 지원합니다. 이에 따라 생명과학 기업과 의료 서비스 제공자들은 의료 서비스 제공 및 환자 정보 관리에 하드웨어와 소프트웨어를 통합하고 있습니다. 이러한 기술들은 특허 요건(특허 대상성, 신규성, 진보성, 충분한 공개)을 충족하는 경우 비즈니스 방법으로서 특허를 받을 수 있습니다.
진단 방법 특허와 마찬가지로, 최근 몇 년간 법원은 35 U.S.C. 제101조에 따라 비즈니스 방법이 특허 대상이 되는 시점을 판단하는 데 어려움을 겪어왔다. 연방순회항소법원은 CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. Ltd.사건(사건번호 2011-1301, 2012년 7월 9일 판결, 미연방순회항소법원)에서 컴퓨터로 구현된 발명의 맥락에서 이 문제를 최근 다룬 바 있다. 연방순회항소법원의 분석은 흥미로운데, 이는 미국 대법원의 메이요 콜라보레이티브 서비스 대 프로메테우스 연구소 사건(Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012) (“Mayo”) 의 접근법을 적용했기 때문이다. 연방순회항소법원은 청구된 발명을 분석하는 법적 규정들의 독립성을 강조하며, 법적 대상 여부의 판단이 반드시 선결 문제가 될 필요는 없으며 다른 법적 규정들을 평가한 후에 다뤄질 수 있다고 지적했다.
소송 대상 특허
앨리스 코퍼레이션(“앨리스”)은 미국 특허 제5,970,479호(“‘479 특허”), 제6,912,510호(“‘510 특허”), 7,149,720("‘720 특허") 및 7,725,375("‘375 특허")의 소유자입니다. 해당 특허들은 금융 채무 교환 방법 및 시스템을 청구하며, 신뢰할 수 있는 제3자가 제1당사자와 제2당사자 간의 채무를 정산함으로써 "정산 위험"을 제거합니다. 정산 위험이란 한 당사자의 채무만 지급되고 다른 당사자는 지급을 받지 못하는 위험을 의미합니다. 신뢰할 수 있는 당사자는 (a) 양 당사자의 채무를 교환하거나 (b) 어느 쪽의 채무도 교환하지 않음으로써 해당 위험을 제거합니다.
'479 특허의 청구항 33은 방법 청구항을 대표한다. 그 내용은 다음과 같다:
33. 당사자 간에 채무를 교환하는 방법으로, 각 당사자가 교환 기관에 대해 신용 기록과 차변 기록을 보유하며, 신용 기록과 차변 기록은 미리 정해진 채무의 교환을 위한 것으로, 본 방법은 다음 단계를 포함한다:
(a) 각 이해관계 당사자에 대해 거래 기관으로부터 독립적으로 감독 기관이 보유할 그림자 신용 기록 및 그림자 차변 기록을 생성하는 것;
(b) 각 거래 기관으로부터 각 차변 기록 및 대변 기록에 대한 일일 시작 잔액을 취득하는 것;
(c) 교환 의무를 초래하는 모든 거래에 대해, 각 당사자의 그림자 신용 기록 또는 그림자 부채 기록을 조정하는 감독 기관은, 어떠한 시점에서도 그림자 부채 기록의 가치가 그림자 신용 기록의 가치를 하회하지 않도록 하는 거래만을 허용하며, 각 상기 조정은 시간순으로 이루어져야 한다; 그리고
(d) 영업 종료 시, 감독 기관은 해당 허용 거래의 조정 사항에 따라 거래 기관 중 하나에게 각 당사자의 신용 기록 및 부채 기록에 대한 신용 또는 부채를 교환하도록 지시하며, 해당 신용 및 부채는 거래 기관에 부과된 취소 불가하고 시간에 따라 변하지 않는 의무이다.
'720 특허의 청구항 1은 시스템 청구항을 대표한다. 그 내용은 다음과 같다:
1. 당사자 간 채무 교환을 가능하게 하는 데이터 처리 시스템으로, 상기 시스템은 다음을 포함한다: 교환 기관이 유지하는 신용 기록 및 부채 기록과 독립적으로 당사자에 대한 그림자 신용 기록 및 그림자 부채 기록에 관한 정보가 저장된 데이터 저장 장치; 및 상기 데이터 저장 장치에 연결된 컴퓨터로, 이는 (a) 거래를 수신하도록 구성되고; (b) 해당 거래로 인해 발생하는 교환 의무를 이행하기 위해 상기 그림자 신용 기록 및/또는 상기 그림자 차변 기록을 전자적으로 조정하며, 상기 그림자 차변 기록의 값이 상기 그림자 신용 기록의 값보다 작아지지 않는 거래만 허용하는 기능; (c) 일정 기간 종료 시점에 교환 기관에 대한 지시를 생성하여, 상기 그림자 신용 기록 및/또는 상기 그림자 차변 기록의 조정 내용에 따라 상기 신용 기록 및/또는 상기 차변 기록을 조정하도록 하는 것, 여기서 상기 지시는 교환 기관에 부과되는 취소 불가능하고 시간에 따라 변하지 않는 의무이다.
지방법원은 해당 청구항들이 특허 대상이 아니라고 판단했다
2007년 5월, CLS는 앨리스를 상대로 '479, '510, '720 특허가 무효, 집행 불가능 또는 기타 이유로 침해되지 않았다는 확인 판결을 구하는 소송을 제기했습니다. 곧이어 앨리스는 CLS 은행이 해당 특허를 침해했다고 주장하는 반소를 제기했습니다. 이후 '375 특허가 앨리스에게 등록되자, 앨리스는 반소를 수정하여 '375 특허 침해 주장을 추가했습니다. 당사자들은 상호 간에 약식판결 신청을 제기했습니다. CLS는 추가로 '375 특허가 35 U.S.C. 제101조에 따라 무효라고 주장했습니다. 지방법원은 CLS 은행의 약식판결 신청을 인용하고 앨리스의 상호 신청을 기각하며, 앨리스의 네 건 특허에서 주장된 각 청구항이 특허 대상이 될 수 있는 주제를 청구하지 못했다는 이유로 무효라고 판결했습니다.
지방법원은 방법 청구항을 기계 또는 변환 테스트와 추상적 아이디어 예외에 따라 분석했다. 청구항은 기계 또는 변환 테스트에 따라 무효로 판단되었는데, 청구항 내 범용 컴퓨터의 사용이 특정 기계나 장치에 청구항을 연결시키지 못했기 때문이다. 추상적 아이디어 예외에 따르면, 해당 청구항들은 "중립적 중개자를 활용하여 거래 당사자들이 제안된 거래를 이행할 수 있도록 보장하고, 거래를 동시에 완료하여 한 당사자가 거래의 성과를 얻지 못할 위험을 최소화하며, 이후 당사자 또는 그들의 가치 보유자에게 완료된 거래를 반영하도록 계정이나 기록을 조정하도록 불가역적으로 지시하는 근본적 아이디어"를 대상으로 한다는 이유로 무효로 판단되었다.
컴퓨터 시스템 청구항에 대해 지방법원은 해당 청구항이 기계 또는 제조물에 관한 것이라고 가정하고, 따라서 해당 청구항이 그럼에도 불구하고 추상적 아이디어에 불과한지 여부만을 분석하였다. 법원은 시스템 청구항이 방법 청구항에 구현된 추상적 아이디어의 구체화 형태이므로, 비록 명목상 101조에 따른 발명의 범주가 방법 청구항과 다르다고 기재되어 있음에도 불구하고, 마찬가지로 추상적 개념을 대상으로 한다고 판단했습니다. 따라서 이 청구항들은 특허 대상이 되는 주제를 기재하지 못했다고 인정되었습니다.
연방순회법원의 분석
항소심에서 연방순회항소법원은 앨리스의 특허가 특허 대상이 되는 주제를 청구하며 따라서 유효하다고 판단하여 원심을 파기하였다. 린 판사가 다수 의견을 작성하였으며 오말리 판사가 이에 동의하였다. 프로스트 판사는 반대 의견을 작성하였다.
법원은 제101조가 새롭고 예측 불가능한 발명을 포괄하도록 설계된 동적 조항이라는 대법원 판례를 인용하며 분석을 시작했다 (J.E.M. Ag. Supply, Inc v. Pioneer HiBred Int’l, Inc., 534 U.S. 124, 135 (2001) 사건을 인용하며, 또한 의회가 법정 대상 범위에 인간이 만든 모든 것을 포함시키려는 의도를 가졌음을 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980) 사건을 인용하여 마찬가지로 인정해 왔음을 언급하였다. 그러나 법정 대상 범위는 무제한이 아니다. 자연법칙, 물리적 현상 및 추상적 아이디어는 법령에 함축되어 있으며 제101조의 범위를 벗어난다. 최근 메이요 판결을 인용하며, 연방순회항소법원은 이러한 발견들은 모든 사람에게 자유롭게 열려 있으며 누구에게도 독점적으로 귀속되지 않는다고 인정했다. 판결문 11면.
법원은 발명의 신규성 여부는 청구된 발명이 법정 대상에 해당하는지와 별개의 문제임을 지적하였다. 법원은 특허 대상이 되는 주제 범위를 규정하는 제101조와 달리, 제102조(신규성) 및 제103조(명백성)은 대중이 알려진 기술 및 그 명백한 변형들을 자유롭게 사용할 수 있도록 광범위하게 보장한다고 설명했다. 판결문 12면. 제112조(실시가능성 및 서면상 설명)는 청구된 발명을 충분히 공개·실시 가능하게 하거나 상세히 기술하지 않은 특허로부터 대중을 보호한다. 특허법의 각 조항은 서로 다른 목적을 가지며 "어느 조항도 다른 조항보다 더 중요하지 않다." 판결문 12면. 법원은 또한 지방법원이 특허성 조항들의 처리 순서를 포함하여 자신들 앞에 제기된 소송 절차의 진행을 통제하는 데 있어 상당한 재량권을 가짐을 강조했습니다. 법원은 제101조가 선결적 쟁점이 아니라고 설명했으며, 실제로 다른 조항들이 분쟁을 더 신속하게 또는 더 명확하고 예측 가능하게 해결할 수 있는 경우 특히, 반드시 먼저 다루어질 필요는 없다고 밝혔습니다. 판결문 13면.
법원은 이후 특허 청구항이 추상적 아이디어에 해당하여 향후 모든 혁신을 선점적으로 배제하는 경우에 관한 선행 판결을 분석하였다. 연방순회항소법원은 해당 청구항들이 모든 요소 또는 제한사항을 포함하여 전체적으로 해석될 때 컴퓨터 구현을 요구하므로, 이 같은 선점적 배제가 문제된 청구항들에서 명백하지 않다고 판단하였다. 컴퓨터 구현은 해당 청구항이 기계-변환 테스트의 '기계' 요건을 충족함을 시사하지만, 컴퓨터가 구현된다는 사실만으로는 특허 대상 여부 문제가 해결되지 않는다. 법원은 여기서 청구항이 비즈니스 개념의 실질적 적용을 특정 방식으로 포괄한다고 설명했다. 판결문 26쪽. 따라서 방법, 시스템 및 제품 청구항 모두 특허 대상이 되는 주제를 청구한 것이다. 판결문 27쪽.
프로스트 판사는 반대 의견을 표명한다
프로스트 판사는 강력한 반대 의견을 발표하며, 다수 의견이 대법원의 만장일치 지침을 적용하지 못했다고 비판했다. 해당 지침은 특허 대상성 테스트를 보다 적극적으로 적용하고, 다른 법령 조항 검토 후 제101조 문제를 분석할 수 있도록 허용하는 내용이다.
반대 의견은 메이요 사건에서 대법원이 순수하게 관례적이거나 명백한 사전 해결 활동으로 추상적 아이디어를 활용하는 것만으로는 충분하지 않다고 판시한 점을 경고했다. 또한 반대 의견은 대다수가 메이요 사건에서 대법원이 제시한 "발명의 개념"에 대한 청구항 분석 지침을 따르지 못한 점을 비판했다. 반대 의견은 "발명의 개념 분석"을 적용하여, 청구된 방법의 컴퓨터 구현을 제외하면 청구항에는 특허 대상이 될 만한 내용이 남아 있지 않다고 주장했다.
시스템 청구항에 관해 반대 의견은 특허 대상성에 대해서도 다수 의견과 견해를 달리하였다. 반대 의견은 먼저 방법(method)이 아닌 시스템(system)이 청구된다는 사실이 분석을 바꾸지 않는다고 지적했다. 반대 의견은 메이요 사건 판결을 추상적 아이디어에 추가된 청구항 제한사항이 발명적인지 여부를 법원이 검토해야 한다고 해석하였다. 반대 의견은 컴퓨터 시스템의 구성 요소들이 이 기준을 충족하는지 판단하기 위해 명세서를 검토했다. 방법 구현을 위한 일반적인 계산 시스템 이상의 설명을 특허 명세서에서 찾지 못한 반대 의견은, 시스템 청구항 역시 제101조를 충족하지 못해 무효라고 판단했다.
메이요 판결 이후 비즈니스 방법 특허의 특허성
연방순회항소법원이 컴퓨터 구현 방법 및 시스템 관련 기술에서 특허 대상이 되는 것과 그렇지 않은 것에 대해 심도 있게 검토하고 분석한 것은 특허 대상 여부를 판단하는 데 따르는 어려움을 분명히 부각시킨다. 대법원의 메이요 판결 적용에 대해 다수 의견과 반대 의견이 상반된 관점을 제시함으로써, 컴퓨터 구현 기술의 특허를 추구하는 이들에게는 거의 확실성을 제공하지 못하고 있다. 특허계와 발명가들이 법원의 추가적인 명확화를 기다리는 동안, 신중한 특허 작성자는 법원의 치열하고 상이한 분석을 염두에 두고 청구항과 이를 뒷받침하는 공개 내용을 작성해야 한다.