해당 법안에 대한 청문회는 이미 2013년 10월 29일 화요일, 하원 사법위원회 전체 회의에서 열릴 예정이며, 이로써 지적재산권 소위원회를 우회하게 되었다.
현재 의회에 상정되었거나 준비 중인 다양한 특허 법안 중 어느 하나라도 조만간 통과될 것이라는 예측은 시기상조다. 상원에서 의안 종결(클로처)이 이루어지지 않는 한(이를 위해서는 60표가 필요함), 단 한 명의 상원의원이라도 법안 통과를 막을 수 있다. 가장 가능성이 높은 시나리오는 2014년 여름 휴회까지 남은 향후 8~9개월 동안 입법안이 수정되고 위원회 심의를 거치며, 2014년 11월 의회 선거 이후 '레임덕' 기간에 막판 협상이 이루어질 수 있다는 것이다.
특허 제도의 영향을 받는 모든 산업 분야의 기업들은 계류 중인 법안을 신중히 검토하고 논의 초기에 참여해야 합니다. 다양한 특허 법안에 포함된 수많은 조항들은 기업의 특허 소송 전략과 예산에 상당한(그리고 아마도 의도하지 않은) 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
다음은 위원회 요약본을 바탕으로 한 법안 조항별 요약입니다.
제3조. 특허권 침해 소송
- 초기 소장 요건강화—특허권자에게 침해된 특허 및 청구항, 피고 제품의 명칭 및 일련번호, 그리고 피고 제품 내 각 청구항 요소가 발견되는 위치를 명시하도록 요구함으로써 초기 소장 요건을 강화한다.
- §285 비용 전가—비용 전가에대한 "예외적 사례" 기준을, 미국 연방법전 제28편 제2412조(d)항(평등한 사법 접근법)에 따라 미국 정부에 대한 비용 배상 시 적용되는 기준으로 대체한다(비승소 당사자의 입장이 "실질적으로 정당하거나...특별한 사정으로 인해 배상이 부당하다고 판단되는 경우"를 제외하고 비용 전가). 모든 공동 소송 당사자에 대해 비용을 부과할 수 있다.
- 공동소송 참가규정—특허에 대한 권리(특허권 행사 또는 하위 라이선스 부여 권리, 손해배상 또는 라이선스 수익 수취 권리 포함)를 가진 당사자의 공동소송 참가를요구한다.
- 특허 사건에서의증거개시—법원이 청구항 해석 결정을 내린 후까지 증거개시를 제한한다.
제4조. 특허권 소유권의 투명성
원고는 (1) 특허권 양수인, (2) 특허권 하위 라이선스 부여 또는 집행 권한을 가진 법인, (3) 특허권 또는 원고에 대한 금전적 이해관계를 가진 법인, (4) 양수인의 최종 모기업의 신원을 당사자, 법원 및 미국 특허청(USPTO)에 반드시 통지해야 합니다. 원고는 특허권 존속 기간 동안 이 정보를 지속적으로 갱신할 의무가 있으며, 이를 이행하지 않을 경우 가중 손해배상금을 받을 자격을 상실할 위험이 있습니다.
제5조. 고객 소송 예외
제조업체(또는 공급업체)가 고객을 상대로 제기된 소송에 개입할 수 있도록 하며, 제조업체와 고객 모두가 중지 동의할 경우 고객에 대한 소송 절차를 중지할 수 있도록 한다. 중지 신청은 최초 침해 소송 제기 후 120일 이내에 제출되어야 한다.
제6조. 시행 절차 및 관행과 사법회의에 대한 권고사항
- 핵심 문서증거개시—사법회의가 핵심 문서 증거개시에 관한 규칙 및 절차를 제정하도록 요구한다. 추가 증거개시를 요청하는 당사자는 해당 추가 증거개시 비용을 부담해야 한다.
- 사건관리—지방법원에서 초기 공개 및 조기 사건 관리 회의 관행을 보장하고 사건 결정을 좌우할 수 있는 쟁점을 식별하는 데 도움을 주는 절차를 규정합니다.
- 양식 18 (특허권 침해 고소장) 폐지.
- 파산 절차에서의 지적재산권 라이선스보호—국경을 넘는 파산 사건에서 미국 법원들은 미국 법률(11 U.S.C. § 365(n))을 따라야 한다.
제7조. 중소기업 교육, 홍보 및 정보 접근
- 미국 특허청(USPTO)이 악의적인 특허 소송 관행에 직면한 중소기업을 대상으로 교육 자료 및 지원 프로그램을 제공하도록 요구한다.
- 미국 특허청(USPTO)이 특허 소유권(실질적 이해관계자; 최종 모기업) 정보를 포함하는 웹사이트를 구축하도록 요구합니다.
제8조. 특허 거래, 품질 및 심사에 관한 연구
- 특허 거래의 투명성 및 윤리적 사업 관행 증진을 위한 2차 시장 감독 연구
- 미국 정부가 보유한 특허에 관한 연구
- 심사 과정에서의 특허 품질 및 최상의 정보 접근성에 관한 연구
제9조. 리히-스미스 미국 발명법(Leahy-Smith America Invents Act)의 개선 및 기술적 수정
- 제145조의 미국 특허청(USPTO)에 대한 민사 소송의 재심리를 폐지한다.
- 청구인이 사후심사(PGR)에서 실제로 '제기'한 쟁점들에 한해 사후심사(PGR)에 따른 금반언을 적용하며, 청구인이 사후심사(PGR)에서 '제기할 수 있었을' 쟁점들에 대해서는 적용하지 않는다.
- 특허권 무효심판(IPR) 및 특허권 사후심판(PGR)에서 청구항 해석에 대한 "가장 넓은 합리적 해석" 기준을 폐지하고, 대신 미국 특허청(USPTO)이 지방법원의 청구항 해석 방법론을 따르도록 요구한다.
- 선출원주의 특허에 대한 이중특허 금지 원칙을 법제화한다.
- 비즈니스 방법 특허 심사—(1) CBM을 선발명 특허로 제한; (2) CBM의 8년 일몰 규정을 폐지하여 CBM을 영구화; (3) SAP v. Versata 사건(CBM2012-00001)에서 미국특허청(USPTO)이 제시한 "금융 상품 또는 서비스" 해석을 채택; (4) 선행기술의 범위를 확대하여 35 U.S.C. §§ 102(d) 및 (e)에 따른 선행기술을 추가로 포함.
- 특허 기간 조정—출원인이 계속심사요청서를 제출하여 심사를 재개한 시점 이후에 발생한 기간에 대해서는 "B 지연" 특허 기간 조정을 적용하지 않습니다.
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