Voorzitter Goodlatte introduceert 'Innovation Act' om misbruik van octrooigeschillen tegen te gaan
Een hoorzitting over het wetsvoorstel is al gepland voor dinsdag 29 oktober 2013, voor de voltallige Commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden, waardoor de Subcommissie Intellectueel Eigendom wordt gepasseerd.
Voorspellingen dat een van de diverse octrooiwetten die nu bij het Congres in behandeling zijn of in de pijplijn zitten, op korte termijn zullen worden aangenomen, zijn voorbarig. Zonder afsluiting in de Senaat (waarvoor 60 stemmen nodig zijn) kan elke senator afzonderlijk de goedkeuring van het wetsvoorstel blokkeren. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de wetgeving in de komende acht of negen maanden tot aan het zomerreces in 2014 zal worden bijgeschaafd en door commissies zal worden behandeld, waarbij op het laatste moment mogelijk nog afspraken worden gemaakt in de "lame duck"-sessie na de congresverkiezingen van november 2014.
Bedrijven in elke sector die door het octrooisysteem worden beïnvloed, moeten de hangende wetgeving zorgvuldig bestuderen en zich in een vroeg stadium in het debat mengen. De talrijke bepalingen in de diverse octrooiwetsvoorstellen zullen waarschijnlijk een aanzienlijke (en wellicht onbedoelde) impact hebben op de strategieën en budgetten van bedrijven op het gebied van octrooigeschillen.
Hieronder volgt een samenvatting per sectie van het wetsvoorstel, gebaseerd op de samenvatting van de commissie.
Sec. 3. Vorderingen wegens octrooi-inbreuk
- Aangescherpte vereisten voor het indienen van een eerste verzoekschrift— de vereisten voor het indienen van een eerste verzoekschrift worden aangescherpt door van de octrooihouder te eisen dat hij de octrooien en claims waarop inbreuk is gemaakt, de naam en het serienummer van het vermeende inbreukmakende product en de plaats waar elk claimelement in het vermeende inbreukmakende product is aangetroffen, identificeert.
- §285 Vergoeding van kosten– vervangt de norm voor "uitzonderlijke gevallen" voor het vergoeden van kosten door de norm die wordt gebruikt voor het toekennen van kosten tegen de Amerikaanse overheid op grond van de Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412(d) (vergoeding van kosten tenzij het standpunt van de in het ongelijk gestelde partij "substantieel gerechtvaardigd was of ... bijzondere omstandigheden een toekenning onrechtvaardig maken"). Kosten kunnen worden toegekend aan elke aangesloten partij.
- Bepaling inzake voeging— vereist voeging van partijen die een belang hebben bij het octrooi, met inbegrip van het recht om het octrooi af te dwingen of in sublicentie te geven, of het recht om schadevergoeding of licentie-inkomsten te ontvangen.
- Ontdekking in octrooizaken— beperkt ontdekking tot nadat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan over de interpretatie van de vordering.
Sec. 4. Transparantie van octrooirechten
De eiser moet de partijen, de rechtbank en het USPTO informeren over de identiteit van (1) de cessionaris van het octrooi, (2) de entiteit die het recht heeft om het octrooi in sublicentie te geven of af te dwingen, (3) de entiteit die een financieel belang heeft in het octrooi of in de eiser, en (4) de uiteindelijke moedermaatschappij van de cessionaris. Eiser heeft de voortdurende plicht om deze informatie gedurende de gehele looptijd van het octrooi bij te werken, anders loopt hij het risico het recht op verhoogde schadevergoeding te verliezen.
Sec. 5. Uitzondering voor rechtszaken door klanten
Hierdoor kan een fabrikant (of leverancier) zich mengen in een rechtszaak tegen zijn klanten, en kan de procedure tegen de klant worden opgeschort als zowel de fabrikant als de klant daarmee instemmen. Het verzoek tot opschorting moet binnen 120 dagen na de eerste inbreukclaim worden ingediend.
Sec. 6. Procedures en praktijken voor de implementatie en aanbevelingen aan de gerechtelijke conferentie
- Ontdekking van kern documenten- vereist dat de Judicial Conference regels en procedures vaststelt voor de ontdekking van kern documenten. Elke partij die om aanvullende ontdekking verzoekt, is verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de aanvullende ontdekking.
- Casemanagement— voorziet in procedures om te zorgen voor initiële openbaarmaking en vroegtijdige casemanagementbesprekingen in districtsrechtbanken en om te helpen bij het identificeren van kwesties die mogelijk doorslaggevend zijn voor de zaak.
- Afschaffing van formulier 18 (klacht wegens octrooi-inbreuk).
- Bescherming van IP-licenties bij faillissementen— vereist dat Amerikaanse rechtbanken de Amerikaanse wetgeving (11 U.S.C. § 365(n)) volgen in grensoverschrijdende faillissementszaken.
Sec. 7. Onderwijs, voorlichting en toegang tot informatie voor kleine bedrijven
- Verplicht het USPTO om educatieve middelen en voorlichtingsprogramma's aan te bieden aan kleine bedrijven die te maken hebben met misbruik van octrooigeschillen.
- Verplicht het USPTO om een website te ontwikkelen met informatie over octrooihouders (werkelijke belanghebbende partij; uiteindelijke moedermaatschappij).
Sec. 8. Onderzoek naar octrooitransacties, kwaliteit en onderzoek
- Onderzoek naar toezicht op de secundaire markt voor octrooitransacties ter bevordering van transparantie en ethische bedrijfspraktijken.
- Onderzoek naar octrooien die eigendom zijn van de Amerikaanse overheid.
- Onderzoek naar de kwaliteit van octrooien en toegang tot de beste informatie tijdens het onderzoek.
Sec. 9. Verbeteringen en technische correcties aan de Leahy-Smith America Invents Act
- Schrapt artikel 145 inzake civiele procedures de novo tegen het USPTO.
- Beperkt de uitsluiting van herziening na verlening tot kwesties die de verzoeker daadwerkelijk in de PGR aan de orde heeft gesteld, en niet tot kwesties die de verzoeker redelijkerwijs in de PGR aan de orde had kunnen stellen.
- Schrapt de norm van 'breedste redelijke interpretatie' voor claiminterpretatie in IPR en PGR, en vereist in plaats daarvan dat het USPTO de claiminterpretatiemethodologie van de districtsrechtbank volgt.
- Codificeert de doctrine van dubbele octrooiering voor octrooien die als eerste zijn aangevraagd.
- Herziening van octrooien op bedrijfsmethoden — (1) beperkt CBM tot octrooien voor eerste uitvinders; (2) schaft de vervaltermijn van 8 jaar voor CBM af, waardoor CBM permanent wordt; (3) neemt de interpretatie van het USPTO van "financieel product of financiële dienst" uit SAP v. Versata, CBM2012-00001 over; en (4) breidt het toepassingsgebied van de stand van de techniek uit met de stand van de techniek onder 35 U.S.C. §§ 102(d) en (e).
- Aanpassing van de octrooitermijn — elimineert de aanpassing van de octrooitermijn met "B-vertraging" voor elke tijd die is verstreken nadat een aanvrager de procedure heeft hervat door een verzoek tot voortzetting van het onderzoek in te dienen.
De advocaten van Foley IP blijven belangrijke juridische en wetgevende ontwikkelingen volgen en zullen onze cliënten tijdig op de hoogte houden.
Legal News Alert maakt deel uit van ons voortdurende streven om actuele informatie te verstrekken over urgente kwesties of branchegerelateerde onderwerpen die van belang zijn voor onze cliënten en collega's. Als u vragen heeft over deze Alert of het onderwerp verder wilt bespreken, neem dan contact op met uw Foley-advocaat of met:
Andrew S. Baluch
Special Counsel
Washington, D.C.
202.672.5520
[email protected]