Senado aprova projeto de lei da Câmara sobre reforma de patentes (H.R. 1249) — Agora, espera-se que o presidente assine!

Em 8 de setembro de 2011, por 89 votos a 9, o Senado aprovou a versão da Câmara dos Representantes da Lei Leahy-Smith America Invents Act (H.R. 1249), restando apenas a assinatura do presidente Obama como etapa final para tornar a reforma das patentes uma realidade (ele já declarou que está pronto para assinar este projeto de lei). Antes da votação final, o Senado votou pela rejeição ou adiamento de todas as emendas, evitando a necessidade de enviar o projeto de volta à Câmara para apreciação. Essa votação significa que o texto final da nova lei é o que consta na H.R. 1249, aprovada pela Câmara em 23 de junho de 2011 (ver http://tinyurl.com/43fuwpu). Mais informações sobre a lei podem ser encontradas emFoley.com/patentreform.

A Lei Leahy-Smith America Invents Act introduz as mudanças mais radicais na legislação de patentes dos EUA em muitas décadas, incluindo a transição dos EUA para um sistema de prioridade por data de depósito, a expansão dos direitos de usuário anterior como defesa contra violações, a eliminação de processos de interferência e a criação de novos processos do USPTO para revisão pós-concessão. Embora muitas disposições da lei só entrem em vigor pelo menos um ano após a data de promulgação, várias disposições importantes têm efeito imediato e muitas disposições terão efeito retroativo após a sua implementação gradual. (Consulte o PharmaPatentsBlog da Foley para uma análise mais detalhada das diferentes datas de entrada em vigor em http://tinyurl.com/3jvjzd4.)

Principais disposições imediatas da Lei Leahy-Smith America Invents Act

Assim que o presidente Obama assinar o projeto de lei, as seguintes disposições entrarão em vigor imediatamente:

• Disposições relacionadas com litígios:
  • Com efeito imediato e aplicável a processos pendentes, as alterações ao 35 U.S.C. § 292 eliminarão as ações qui tam por processos de marcação falsa. De acordo com a nova lei, apenas o governo dos EUA pode processar por danos estatutários, embora as pessoas que tenham sofrido um «prejuízo competitivo» devido a marcação falsa possam intentar uma ação civil por danos «adequados para compensar o prejuízo». A nova lei também prevê que a marcação com uma patente expirada não constitui uma violação do estatuto. Isto significa que praticamente todos os processos pendentes por marcação falsa terão de ser arquivados assim que a lei for promulgada.
  • Com efeito imediato e aplicável a novas ações, o novo 35 U.S.C. § 299 limitará as circunstâncias para a junção de réus em casos de violação.
  • Com efeito imediato e aplicável a novos processos, uma violaçãodo «melhor modo»não será motivo para invalidar uma patente.
  • Com efeito imediato e aplicável a novas patentes, as alterações ao 35 U.S.C. § 273 criarão uma defesa de uso comercial anterior um pouco mais ampla, mas «pessoal».
• Disposições relacionadas com a reavaliação:
  • Com efeito imediato e aplicável a novos pedidos de reexameinter partes, o padrão para a concessão de reexameinter partes mudará de «uma nova questão substancial de patenteabilidade» para «uma probabilidade razoável de que o requerente vença» em relação a pelo menos uma das reivindicações contestadas.
  • Com efeito imediato e aplicável a qualquer recurso pendente ou subsequente da Comissão em um processo de reexame ex parte, tais decisões da Comissão podem ser recorridas apenas ao Circuito Federal, e não a um tribunal distrital.
• Pedido de patente e disposições relacionadas com patentes:
  • Com efeito imediato e aplicável a pedidos pendentes, não serão concedidas patentes a «patentesde estratégia fiscal»ou a reivindicações que abranjam organismos humanos.
  • A partir de 10 dias, será adicionada uma sobretaxa de 15% a todas as taxas relacionadas com patentes, incluindo taxas de manutenção de patentes.
  • Com efeito em 10 dias, o USPTO estará autorizado a prosseguir com o seu programa“Track I”para exame prioritário com base em taxas e a cobrar uma taxa de US$ 4.800 para grandes entidades (US$ 2.400 para pequenas entidades).

Novos procedimentos de revisão pós-concessão

A lei cria dois procedimentos diferentes para a revisão pós-concessão iniciada por terceiros :

• Revisão pós-concessão: De acordo com o novo Capítulo 32 (35 U.S.C. § 32x), haverá um prazo de nove meses para contestar uma patente por qualquer motivo, incluindo 35 U.S.C. § 112. O Capítulo 32 entra em vigor em um ano para certas patentes de métodos comerciais (de acordo com procedimentos transitórios específicos indicados abaixo), mas, fora isso, será aplicável apenas a pedidos com reivindicações de prioridade que ocorram 18 meses após a data de promulgação. A revisão poderá ser concedida mediante a demonstração de que é mais provável que pelo menos uma das reivindicações contestadas não seja patenteável. A revisão pós-concessão nos termos do capítulo 32 também poderá ser concedida com base no fundamento adicional de que a petição levanta uma questão jurídica nova ou não resolvida que é importante para outras patentes/pedidos.
• RevisãoInter Partes: De acordo com o novo Capítulo 31 (35 U.S.C. § 31x), as patentes podem ser contestadas com base apenas em patentes ou publicações impressas, após o prazo para revisão pós-concessão ter expirado (ou após a conclusão de um determinado processo de revisão pós-concessão). O Capítulo 31 entra em vigor em um ano, mas estará disponível para contestar patentes emitidas antes de sua data de vigência. A revisão pode ser concedida mediante a demonstração de que o requerente tem uma probabilidade razoável de prevalecer que pelo menos uma das reivindicações contestadas é patenteável.
• O ónus da prova para o requerente será a preponderância das provaspara ambos os tipos de processos. As decisões da comissão serão passíveis de recurso apenas para o Circuito Federal.
• Ambos os capítulos incluem limitações processuais destinadas a proteger os titulares de patentes contra o uso indevido dos procedimentos de revisão, tais como impedir um requerente de solicitar uma revisão se já tiver entrado com uma ação no tribunal distrital contestando a validade e exigir a suspensão de ações judiciais posteriormente apresentadas no tribunal distrital até que o titular da patente solicite o levantamento da suspensão ou apresente uma reconvenção por violação. O procedimento de revisão inter partes também impõe limitações processuais se uma ação por violação já tiver sido apresentada pelo titular da patente. Além disso, as disposições de preclusão impedirão o requerente de levantar, em qualquer processo subsequente do USPTO, ação no tribunal distrital ou processo da ITC, qualquer motivo de invalidade que tenha sido realmente levantado ou que pudesse ter sido levantado durante o processo de revisão.
• Certas patentes de métodos comerciais estarão sujeitas a procedimentos transitórios de revisão pós-concessão. Os procedimentos estarão disponíveis um ano após a data de promulgação e serão aplicáveis a qualquer patente de método comercial abrangida, mas só poderão ser invocados por partes que tenham sido processadas ou «acusadas» de violação da patente em questão. As patentes de métodos comerciais abrangidas são definidas como aquelas que reivindicam um método ou aparelho para «realizar o processamento de dados ou outras operações utilizadas na prática, administração ou gestão de um produto ou serviço financeiro». A definição exclui expressamente as patentes para «invenções tecnológicas».

Disposições relativas ao primeiro a apresentar

• As alterações ao 35 U.S.C. § 102 aproximarão os Estados Unidos de um sistema de primeiro a registrar, mas manterão um período de carência limitado de um ano para o registo de um pedido após uma divulgação pública feita pelo inventor, feita por outra pessoa que obteve as informações divulgadas do inventor ou feita após tal divulgação pública derivada do inventor. A nova versão do § 102 será aplicável a pedidos com reivindicações de prioridade que ocorram 18 meses após a data de promulgação.
• As alterações ao 35 U.S.C. § 135 substituirão os atuais processos de interferência pertinentes ao sistema de primeiro a inventar por processos de derivação para determinar se o inventor nomeado num pedido apresentado anteriormente derivou o objeto reivindicado do inventor de um pedido apresentado posteriormente. Os processos de derivação serão aplicáveis a pedidos com reivindicações de prioridade que ocorram 18 meses após a data de promulgação. Os processos de interferência continuarão disponíveis para pedidos anteriores ao abrigo da versão «antiga» do § 135.

USPTO Autoridade responsável pela fixação de taxas — Ainda é possível desviar taxas

Um dos aspetos mais decepcionantes da Lei Leahy-Smith America Invents é que ela não impede o desvio de taxas, o que teria sido evitado pelo projeto de lei do Senado.

• Com efeito imediato, o USPTO recebe autoridade para definir o nível das taxas já permitidas por lei com base na recuperação de custos, incluindo a autoridade para oferecer uma redução de 50% nas taxas para pequenas entidades e uma redução de 75% nas taxas para entidades “micro” recém-definidas.
• Com efeito imediato, será criado no Tesouro um «Fundo de Reserva para Taxas de Patentes e Marcas Registradas» (que será separado da Conta de Dotações para Patentes e Marcas Registradas). As taxas cobradas pelo USPTO que excederem as dotações para aquele ano serão depositadas no Fundo de Reserva, mas serão necessárias leis de dotação antes que o USPTO possa gastar esses fundos.
• Conforme mencionado acima, a partir de 10 dias, será adicionada uma sobretaxa de 15% a todas as taxas relacionadas a patentes, incluindo taxas de manutenção de patentes. Os fundos arrecadados por essa sobretaxa serão depositados na Conta de Apropriação de Patentes e Marcas Registradas e estarão imediatamente disponíveis para gastos relacionados a patentes.
• Com efeito a partir de 60 dias, o USPTO cobrará uma sobretaxa de US$ 400 para pedidos que não forem apresentados eletronicamente (US$ 200 para pequenas entidades).

Disposições relativas a litígios

A Lei Leahy-Smith America Invents Act não inclui as disposições relativas a danos ou transferência de jurisdição que estavam presentes nas versões anteriores do projeto de lei do Senado.

Muitas das disposições relativas a litígios na Lei têm efeito imediato e são mencionadas acima, incluindo as alterações aos requisitos de legitimidade para ações judiciais por marcação falsa, a eliminação da violaçãodo «melhor modo»como base para invalidar uma patente e a disponibilidade de uma defesa revista de uso comercial anterior.

Uma disposição relacionada a litígios que entra em vigor em um ano e se aplica apenas a patentes concedidas após essa data é a criação da nova 35 U.S.C. § 298, que estabelece que a falha de um infrator acusado em obter um parecer de um advogado, ou em apresentar tal parecer durante o litígio, não pode ser usada para provar infração intencional ou intenção de induzir à infração.

Conclusão

Esta breve visão geral destaca as principais alterações ao sistema de patentes dos EUA que serão introduzidas pela Lei Leahy-Smith America Invents Act, mas a lei inclui muitas outras alterações importantes. Este é um momento importante para o sistema de patentes dos EUA, e todos no departamento de Propriedade Intelectual da Foley estão entusiasmados com o facto de a reforma das patentes ter finalmente se tornado uma realidade e estão ansiosos por ajudar os nossos clientes a compreender, adaptar-se e beneficiar das novas leis de patentes.

O Alerta de Notícias Jurídicas faz parte do nosso compromisso contínuo de fornecer informações atualizadas sobre questões urgentes ou assuntos do setor que afetam os nossos clientes e colegas. Se tiver alguma dúvida sobre este alerta ou quiser discutir o assunto mais detalhadamente, entre em contacto com o seu advogado da Foley ou com os seguintes profissionais:

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Sócio, Departamento de Propriedade Intelectual
Vice-presidente, Prática Química, Biotecnologia e Farmacêutica
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Liane M. Peterson
Advogada sénior, Departamento de Propriedade Intelectual
Washington, D.C.
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