IP-Rechtsstreitigkeiten Sommer 2008 Newsletter

Gesetzesaktualisierung: Gesetz zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte kommt im Senat voran
Von Jason A. Berta und Jeffrey A. Simmons

Eine neue Gesetzgebung zur Stärkung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (IP) durchläuft derzeit den Kongress und wird voraussichtlich noch vor Jahresende in Kraft treten. Der „Enforcement of Intellectual Property Rights Act of 2008” (Senatsgesetzentwurf 3325; Gesetzentwurf) wurde letzte Woche vom Justizausschuss des Senats gebilligt und wartet nun auf die Abstimmung im gesamten Senat. Das Repräsentantenhaus hat ein entsprechendes Gesetz bereits im Mai 2008 verabschiedet.

Der Gesetzentwurf wurde von Senator Patrick Leahy (D-VT) eingebracht, um weltweit gegen Fälschungen und Piraterie amerikanischer Innovationen vorzugehen. Schätzungen zufolge sind durch Verletzungen des geistigen Eigentums im Ausland 750.000 amerikanische Arbeitsplätze verloren gegangen, und jedes Jahr entgehen den USA Umsätze in Höhe von 200 Milliarden Dollar. „Geistiges Eigentum ist einer der wenigen Bereiche, in denen Amerika einen klaren Vorteil gegenüber ausländischen Wettbewerbern hat“, erklärt Senator George V. Voinovich (R-OH), Mitinitiator des Gesetzentwurfs.

Der Senatsentwurf 3325 würde der Regierung eine Reihe von Instrumenten an die Hand geben, um ihr Ziel des Schutzes amerikanischer Innovationen zu erreichen. Der Gesetzentwurf konzentriert sich in erster Linie auf die Durchsetzung von Urheber- und Markenrechten. Zu den wichtigsten Punkten des Gesetzentwurfs gehören: (1) die Ermächtigung des US-Justizministers zur Durchsetzung zivilrechtlicher Urheberrechtsgesetze; (2) die Aufstockung der Mittel für das US-Justizministerium (DOJ) zur Bekämpfung von IP-Diebstahl; und (3) die Verschärfung der Strafen für Markenrechtsverletzungen.

Erweiterte Durchsetzungsmöglichkeiten und Strafen
Die vielleicht bedeutendste Änderung des Gesetzentwurfs besteht darin, dass er dem Generalstaatsanwalt die Möglichkeit gibt, gegen einen Rechtsverletzer eine Zivilklage wegen Urheberrechtsverletzung zu erheben. Nach geltendem Recht kann der Generalstaatsanwalt nur strafrechtliche Urheberrechtsverletzungen verfolgen. Zivilrechtliche Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen sind in der Regel leichter zu beweisen als strafrechtliche Klagen, da sie weniger rechtliche Elemente enthalten und einer geringeren Beweislast unterliegen.

Die neue Gesetzgebung erhöht auch das finanzielle Risiko von Fälschungen, indem sie die gesetzlichen Strafen für Markenrechtsverletzungen verdoppelt, wodurch ein erfolgreicher Kläger bis zu 200.000 US-Dollar für eine Rechtsverletzung zurückerhalten kann.

Neue Rolle für das DOJ-
Der Gesetzentwurf zielt auch darauf ab, weltweite Fälschungen und Piraterie zu reduzieren, indem ausländische Staaten dazu gebracht werden, die Durchsetzung ihrer Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums zu verstärken. Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, würde innerhalb des DOJ eine neue Abteilung für die Durchsetzung geistigen Eigentums geschaffen werden. Diese Abteilung würde mit anderen Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um einen gemeinsamen Strategieplan gegen Fälschungen und Piraterie zu entwickeln. Die Ziele des Plans umfassen: (1) die Reduzierung gefälschter und raubkopierter Waren in den nationalen und internationalen Lieferketten; (2) die Zerschlagung der Netzwerke, die solche Waren liefern; (3) die Stärkung der Kapazitäten anderer Länder zum Schutz und zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums; und (4) die Entwicklung formeller Verfahren und internationaler Standards für einen wirksamen Schutz des geistigen Eigentums. Das DOJ wäre verpflichtet, jährlich einen Bericht über seine Aktivitäten vorzulegen.

Zur Umsetzung des gemeinsamen Strategieplans würde die Abteilung für die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums des Justizministeriums mit anderen Regierungsstellen und ausländischen Regierungen zusammenarbeiten. Insbesondere sieht eine weitere Bestimmung des Senatsentwurfs 3325 die Einrichtung einer operativen Einheit des Federal Bureau of Investigation vor, die komplexe Straftaten im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums untersuchen soll. Der Gesetzentwurf sieht außerdem die Bildung einer Task Force vor, die sich aus den Abteilungen für Computerkriminalität und organisierte Kriminalität des DOJ zusammensetzt. Der gemeinsame Strategieplan umfasst ebenfalls Programme zur Bereitstellung von Schulungen und technischer Unterstützung für ausländische Regierungen, wobei der Schwerpunkt auf den Ländern liegt, die den größten Beitrag zur Reduzierung von gefälschten und raubkopierten Produkten auf dem US-Markt leisten.

Weitere Gesetzgebung in Vorbereitung
Diese neue Gesetzgebung steht für eine zunehmende Tendenz zum Schutz amerikanischer Rechte an geistigem Eigentum. Einen Tag bevor der Justizausschuss des Senats den „Enforcement of Intellectual Property Rights Act” (Gesetz zur Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum) vorstellte, legten Senator Max Bacus (D-MT) und Senator Orrin Hatch (R-UT) den „International Intellectual Property Protection and Enforcement Act of 2008” (Gesetz zum internationalen Schutz und zur Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum) vor, der die notwendigen Mittel für die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern zur Verbesserung des Schutzes und der Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum bereitstellen würde.

Senatsabstimmung steht noch aus
Über das Gesetz zur Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum von 2008 muss noch im gesamten Senat abgestimmt werden. Wenn es angenommen wird, wird ein Vermittlungsausschuss die Unterschiede zwischen den Versionen des Senats und des Repräsentantenhauses ausräumen, bevor es dem Präsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt wird. Diese Schritte könnten schnell erfolgen, da Senator Leahy und andere Befürworter erklärt haben, dass sie die Verabschiedung des Gesetzes noch vor der Kongresspause Ende September erreichen wollen.

Um den gesamten Gesetzentwurf einzusehen, besuchen Sie bitte http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:s3325is.txt.pdf.

Bekämpfung gefälschter Waren auf eBay: Gemischte Ergebnisse in Europa und ein jüngster Sieg für eBay in den Vereinigten Staaten
Von Katherine L. Tabor

In den letzten Jahren haben Luxusgüterhändler wie Tiffany & Co., Rolex, LVMH Möet Hennessey Louis Vuitton, Hermès International und die L’Oreal Group (Einzelhändler) in verschiedenen Ländern rechtliche Schritte gegen den Online-Auktionsriesen eBay, Inc. eingeleitet, um den Verkauf von gefälschten Waren auf eBay-Websites zu bekämpfen. Wer gewinnt diesen Kampf? Bis vor kurzem lagen die Einzelhändler mit drei Siegen vorn, aber eBay hat nun zwei Siege errungen und damit fast ausgeglichen.

Die Probleme für eBay begannen im Jahr 2001, als Rolex eBay in Deutschland wegen des Verkaufs gefälschter Uhren auf der deutschen Website von eBay verklagte. Rolex blieb zunächst erfolglos, bis sich im Juni 2007 das höchste deutsche Gericht schließlich auf die Seite von Rolex stellte. Laut den von eBay bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen entschied das deutsche Gericht, dass „eBay angemessene Maßnahmen ergreifen muss, um eine Wiederholung (von gefälschten Rolex-Angeboten) zu verhindern, sobald es über eindeutig festgestellte Verstöße informiert wird”. Vor kurzem, am 30. Juni 2008, verurteilte ein französisches Gericht eBay dazu, LVMH Möet Hennessey Louis Vuitton (LVMH) und anderen Luxusgüterhändlern rund 61 Millionen US-Dollar Schadenersatz für den Verkauf gefälschter Waren auf der französischen Website von eBay zu zahlen. eBay hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Das LVMH-Urteil folgte auf eine andere Entscheidung eines französischen Gerichts, das eBay zur Zahlung von rund 31.000 US-Dollar an Hermès wegen des Verkaufs gefälschter Hermès-Taschen auf der französischen Website von eBay verurteilte.

In den letzten zwei Monaten hat eBay jedoch zwei Siege errungen, einen in den Vereinigten Staaten und einen weiteren in Belgien. Im August wies ein belgisches Gericht eine Klage der L’Oreal-Gruppe gegen eBay wegen des Verkaufs gefälschter Lancôme-Parfüms auf seiner Auktionswebsite ab. Das belgische Gericht entschied, dass eBay keine allgemeine Verpflichtung habe, seine Website auf gefälschte Produkte zu überwachen, und verurteilte L’Oreal zur Zahlung von 22.000 Dollar Gerichtskosten. L'Oréal hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen, und hat noch vier weitere Klagen gegen eBay in Europa anhängig.

Der erste Sieg von eBay vor einem amerikanischen Gericht erfolgte im Juli 2008 vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York. Im Juni 2004 reichte Tiffany Klage gegen eBay wegen direkter und mittelbarer Markenrechtsverletzung gemäß dem Lanham Act und dem Gewohnheitsrecht, wegen irreführender Werbung gemäß dem Lanham Act sowie wegen unlauteren Wettbewerbs und Verwässerung gemäß dem Lanham Act und dem Gewohnheitsrecht ein. Tiffany, Inc, und Tiffany and Co. gegen eBay, Inc., 2008 WL 2755787 (S.D.N.Y. 14. Juli 2008). Nach einer Gerichtsverhandlung im November 2007 gab Richter Richard Sullivan eine 49-seitige Stellungnahme ab, in der er feststellte, dass Tiffany seiner Beweispflicht in allen Punkten nicht nachgekommen sei, und fällte ein Urteil zugunsten von eBay. Tiffany, 2008 WL 2755787 bei *56.

In Bezug auf die direkte Markenrechtsverletzung entschied das Gericht, „dass die Verwendung der Marken von Tiffany durch eBay in seiner Werbung, auf seinen Homepages und in über Yahoo! und Google gekauften gesponserten Links eine geschützte, nominative faire Nutzung der Marken darstellt”. Id. at *1. Nach Ansicht des Gerichts konnten die auf eBay verkauften Tiffany-Schmuckstücke auf keine andere Weise identifiziert werden; eBay verwendete die Marken von Tiffany nur in dem erforderlichen Umfang, und eBay unternahm nichts, was darauf hindeuten würde, dass Tiffany die Verwendung der Marken durch eBay sponserte oder befürwortete. Ebenso stellte das Gericht fest, dass der Kauf von gesponserten Links durch eBay in den Suchmaschinen Google und Yahoo! keine direkte Markenrechtsverletzung darstellte, da diese Verwendung der Marken von Tiffany „effektiv identisch“ mit der Verwendung des Namens Tiffany durch eBay auf der eBay-Website war. Id. at *31.

Ein Großteil der Stellungnahme konzentrierte sich darauf, ob die Handlungen von eBay eine mittelbare Markenrechtsverletzung darstellten – nämlich, ob eBay für die Verletzung haftbar war, obwohl es nicht die Partei war, die die gefälschten Waren verkaufte. Richter Sullivan wandte den vom Obersten Gerichtshof in der Rechtssache Inwood Labs, Inc. gegen Ives Labs, Inc., 546 U.S. 844 (1982) festgelegten Test für eine Mitverletzung an, wonach Tiffany nachweisen musste, dass eBay seine Dienste weiterhin „an jemanden erbrachte, von dem es wusste oder Grund zu der Annahme hatte, dass er eine Markenrechtsverletzung begeht”. Das Gericht fand Beweise dafür, dass eBay „allgemeines Wissen” darüber hatte, dass „ein Teil der auf seiner Website verkauften Tiffany-Waren gefälscht sein könnte”. Tiffany, 2008 WL 2755787, S. 37-38. Das Gericht befand jedoch, dass ein solches allgemeines Wissen nicht ausreichte, um eine Mitverantwortung zu begründen, da „das Gesetz spezifischere Kenntnisse darüber verlangt, welche Artikel rechtsverletzend sind und welcher Verkäufer diese Artikel anbietet, bevor eBay Maßnahmen ergreifen muss“, um den Verkauf von Fälschungen zu unterbinden. Id. bei *2. Das Gericht erkannte wiederholt an, dass eBay, sobald es konkrete Kenntnis von gefälschtem Tiffany-Schmuck auf seiner Website hatte, Maßnahmen ergriff, um die Angebote zu entfernen und den Service auszusetzen. Id. bei *1-2, 36-45.

Nach Ansicht von Richter Sullivan verpflichtet das Gesetz eBay nicht, proaktivere Maßnahmen zu ergreifen, um den Verkauf gefälschter Waren auf seiner Website einzudämmen, solange keine konkreten Fälle von Rechtsverletzungen bekannt sind. Der Richter wies das Argument zurück, eBay müsse „seine Website überwachen und Angebote für Tiffany-Schmuck präventiv entfernen, bevor diese Angebote veröffentlicht werden“. Id. at *1. Das Gericht argumentierte, dass nicht eBay, sondern der Markeninhaber „letztendlich die Verantwortung für den Schutz seiner Marke tragen muss”. Id. at *2. Am 11. August 2008 gab Tiffany bekannt, dass es gegen das Urteil des New Yorker Bezirksgerichts Berufung einlegen werde.

Obwohl sie mit fast identischen Sachverhalten konfrontiert waren, sind die europäischen und US-amerikanischen Gerichte, die sich mit der Frage befasst haben, ob eBay für den Verkauf gefälschter Waren auf seinen Websites haftbar ist, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen. Mit der Berufung von Tiffany, den verbleibenden L'Oreal-Fällen in Europa und der Berufung von eBay gegen die LVMH-Entscheidung geht der Rechtsstreit also weiter, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung in diesem Bereich weiterentwickeln wird und ob letztendlich die Einzelhändler oder eBay obsiegen werden.

Haben Sie Ihre Patente ausgeschöpft? Eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wirkt sich auf Patentlizenzen aus
Von George C. Best

Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten vom vergangenen Juni hat die Doktrin der Erschöpfung von Patentrechten präzisiert und wird sich auf die Durchführbarkeit einiger Patentlizenzierungsstrategien auswirken.

Die Doktrin der Erschöpfung von Patentrechten „sieht vor, dass der erste autorisierte Verkauf eines patentierten Artikels alle Patentrechte an diesem Artikel erlischt“.¹ Sobald ein Patentinhaber einen patentierten Gegenstand verkauft hat, kann er daher in der Regel keine Patentverletzungsklage einreichen, um den späteren Weiterverkauf dieses Gegenstands zu verhindern. Obwohl diese Doktrin seit langem besteht, war unklar, ob sie auch für Patentansprüche gilt, die sich auf Verfahren beziehen. Darüber hinaus nutzten Patentinhaber manchmal kreative Lizenzierungstechniken, um die einschränkenden Auswirkungen der Doktrin zu umgehen. In der Rechtssache Quanta Computer, Inc. gegen LG Elecs., Inc.² entschied der Oberste Gerichtshof einstimmig, dass die Doktrin für Verfahrenspatente gilt und dass die Lizenzvereinbarung des Patentinhabers die Anwendung der Doktrin nicht ausschließt.

Sachlicher Hintergrund
Im Jahr 1999 erwarb LG Electronics, Inc. (LG) ein Patentportfolio, das die streitgegenständlichen Patente umfasste.³ Diese Patente beanspruchten Verfahren zur Verwaltung des Datenflusses innerhalb eines Computers.⁴

LG hat ein Patentportfolio, einschließlich dieser Patente, an Intel lizenziert.⁵ Im Rahmen der Lizenzvereinbarung war Intel berechtigt, Computerkomponenten herzustellen und zu verkaufen, die die patentierten Verfahren nutzten.⁶ Die Vereinbarung sah jedoch vor, dass keine Lizenz „an Dritte für die Kombination von lizenzierten Produkten einer der beiden Parteien mit Artikeln, Komponenten oder Ähnlichem, die von anderen Quellen als LG oder Intel erworben wurden“, gewährt wird.⁷ Eine separate Vereinbarung (die Rahmenvereinbarung) verpflichtete Intel, seine Kunden schriftlich darüber zu informieren, dass sich die Lizenz von Intel „weder ausdrücklich noch stillschweigend auf Produkte erstreckt, die Sie durch die Kombination eines Intel-Produkts mit einem Nicht-Intel-Produkt herstellen”.⁸

Quanta Computer, Inc. (Quanta) hat Intel-Komponenten gekauft und die im Rahmenvertrag vorgeschriebene Mitteilung erhalten.⁹ Ungeachtet dieser Mitteilung kombinierte Quanta die Intel-Produkte mit verschiedenen Nicht-Intel-Komponenten, um Computersysteme herzustellen.¹⁰ Infolgedessen verklagte LG Quanta wegen Verletzung seiner Patente.

Das Bezirksgericht gab Quanta im summarischen Verfahren Recht und entschied, dass die Patente erschöpft seien, da Intel über eine Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf der Komponenten verfügte, die keine wesentliche nichtverletzende Verwendung hatten.¹¹ Das Bezirksgericht präzisierte später seine Entscheidung und stellte fest, dass nur die Ansprüche auf Vorrichtungen und nicht die Ansprüche auf Verfahren erschöpft seien.¹²

Das Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den Federal Circuit (Federal Circuit) bestätigte das Urteil teilweise und hob es teilweise auf.¹³ Es bekräftigte seine früheren Urteile, wonach die Doktrin der Erschöpfung von Patentrechten nicht für Verfahrensansprüche gilt. Alternativ entschied es, dass die Patente von LG nicht erschöpft waren, da LG Intel keine Lizenz für den Verkauf der Intel-Produkte an Quanta zur Verwendung in Kombination mit Nicht-Intel-Produkten erteilt hatte.¹⁴

Entscheidungen
Die Entscheidungdes Obersten Gerichtshofs enthielt drei wichtige Feststellungen: (1) Patentansprüche für Verfahren können durch den Verkauf eines Produkts, das das patentierte Verfahren verkörpert, erschöpft sein, (2) ein Patent ist durch den bedingungslosen Verkauf eines Produkts, das die beanspruchte Erfindung im Wesentlichen verkörpert, erschöpft, und (3) die fragliche Lizenzvereinbarung schützte den Patentinhaber nicht vor der Erschöpfung des Patents.

Verfahrensansprüche können erschöpft sein
In früheren Fällen hatte der Federal Circuit entschieden, dass Verfahrensansprüche nicht der Doktrin der Erschöpfung von Patentrechten unterliegen.¹⁵ Der Oberste Gerichtshof hob diese Regel auf und entschied, dass Verfahrensansprüche durch den Verkauf eines Geräts, das das beanspruchte Verfahren verkörpert, erschöpft werden können.¹⁶ Das Gericht begründete dies damit, dass eine gegenteilige Regel einen Anreiz für die Parteien darstellte, während der Patentanmeldung Geräteansprüche in Verfahrensansprüche umzuwandeln, und eine „Umgehung der Erschöpfung” ermöglichte.¹⁷ „Ein solches Ergebnis würde gegen den seit langem geltenden Grundsatz verstoßen, dass, wenn ein patentierter Gegenstand „einmal rechtmäßig hergestellt und verkauft wurde, keine Beschränkung seiner Verwendung zum Vorteil des Patentinhabers impliziert werden darf”.¹⁸

Ein zweiteiliger Test zur Feststellung, ob ein Verkauf ein Patent erschöpft
Der Oberste Gerichtshof stellte klar, dass ein Patent durch den ersten autorisierten Verkauf eines Produkts, das das Patent verkörpert, erschöpft wird und dass der Verkauf eines unvollständigen Produkts ein Patent erschöpfen kann. Der Gerichtshof stellte einen zweiteiligen Test zur Feststellung bereit, ob der Verkauf eines unvollständigen Produkts die Patentrechte an diesem Produkt erschöpft.

Erstens darf das unvollständige Produkt keinen anderen sinnvollen Verwendungszweck haben als die Ausübung der Patente. Bei dieser Entscheidung verwies das Gericht darauf, ob das Produkt wesentliche Merkmale des patentierten Produkts oder die erfinderischen Aspekte der patentierten Verfahren verkörperte.¹⁹ Das Gericht unterschied auch zwischen der Nutzung des Patents und der Verletzung des Patents. Somit wird die Erschöpfungsdoktrin nicht durch die Möglichkeit von Verkäufen im Ausland außer Kraft gesetzt, bei denen die patentierte Technologie ohne Verletzung des Patents genutzt würde.²⁰

Zweitens muss das unvollständige Produkt „das Patent im Wesentlichen verkörpern“ und „das Patent fast vollständig umsetzen“.²¹ Somit erschöpft der Verkauf eines unvollständigen Produkts das Patent, wenn der einzige „zur Umsetzung des Patents erforderliche Schritt die Anwendung gängiger Verfahren oder das Hinzufügen von Standardteilen ist“.²² Bei dieser Schlussfolgerung unterschied das Gericht die fraglichen Patente von sogenannten „Kombinationspatenten“, bei denen die Kombination der Elemente selbst den erfinderischen Aspekt des Patents ausmacht.²³

In der Praxis wird dieser Test in vielen Situationen schwer anzuwenden sein. Ob ein bestimmtes Produkt die Erfindung „wesentlich verkörpert“ oder ob es sich bei dem Patent um ein „Kombinationspatent“ handelt, das nicht unter die in dieser Stellungnahme dargelegten Regeln fällt, dürfte Gegenstand künftiger Rechtsstreitigkeiten sein.

Entwurf von Vereinbarungen
In Bezug auf die Einzelheiten dieses Falles analysierte das Gericht die Bestimmungen der Vereinbarungen zwischen dem Patentinhaber und dem Lizenznehmer. Das Gericht stellte zwar fest, dass der Lizenznehmer zu diesen Verkäufen berechtigt war, doch lässt die Begründung des Gerichts darauf schließen, dass künftige Lizenzen so formuliert werden können, dass die Anwendung der Erschöpfung des Patentrechts vermieden wird.

Das Gericht entschied, dass die Verkäufe zulässig waren, da die Lizenzvereinbarung die Möglichkeit des Lizenznehmers, das Produkt zu verkaufen, in keiner Weise einschränkte. Die Lizenz verpflichtete den Lizenznehmer lediglich, seine Kunden darüber zu informieren, dass sie keine Lizenz für die Patente erhielten. Trotz dieser Verpflichtung waren die Patente erschöpft, da (1) keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass der Lizenznehmer die erforderliche Mitteilung unterlassen hatte, und (2) die Mitteilungspflicht in einer separaten Vereinbarung enthalten war und nicht in die Lizenzvereinbarung selbst aufgenommen worden war.²⁴ Das Gericht stellte jedoch fest, dass die Erschöpfung nur die Geltendmachung von Patentrechten verhindert, aber nicht unbedingt andere durch die Lizenzvereinbarung gewährte Rechte einschränkt.²⁵ Unter bestimmten Umständen kann der Patentinhaber daher eine Klage wegen Vertragsbruchs geltend machen, auch wenn eine Klage wegen Patentverletzung nicht mehr möglich ist.

Auswirkungen des Urteils im Fall Quanta
Das Urteildes Gerichts hat mehrere Auswirkungen. Erstens sollten Parteien, denen eine Patentverletzung vorgeworfen wird, Lizenzvereinbarungen sorgfältig prüfen, um festzustellen, ob die Rechte des Patentinhabers erschöpft sind. Insbesondere sollten die Parteien prüfen, welche Einschränkungen eine Lizenzvereinbarung gegebenenfalls für das Recht zum Verkauf von Produkten vorsieht, die die Patente „wesentlich verkörpern”.

Zweitens müssen Patentinhaber, die eine Erschöpfung vermeiden möchten, künftig ihre Lizenzen sorgfältig formulieren, um dieses Ziel zu erreichen. Zu den Strategien, die in dieser Hinsicht wirksam sein könnten, gehören (1) die sorgfältige Begrenzung des Umfangs der Rechte der Lizenznehmer, sodass nur ein eng gefasster Bereich von Verkäufen oder Verwendungen genehmigt wird, während potenzielle kartellrechtliche Probleme vermieden werden, oder (2) die Lizenzierung mehrerer Endnutzer der beanspruchten Erfindung, anstatt sich auf einen einzigen großen Hersteller zu konzentrieren.

Darüber hinaus lässt das in Quanta verkündete Erschöpfungsprinzip eine Frage hinsichtlich der Auswirkungen des Verkaufs von sich selbst reproduzierenden patentierten Gütern wie Saatgut oder Bakterienkulturen offen. Es ist möglich, dass der Verkauf solcher Produkte ein Patentrecht erschöpft, da sie das Patent im Wesentlichen verkörpern. Unternehmen, die solche Produkte verkaufen, sollten prüfen, ob ihre aktuellen Lizenzen sie vor Erschöpfung schützen.

Zusammenfassung
Da die Quanta-Entscheidung bedeutet, dass Patentrechte leichter erschöpft werden können, hat ein Patentinhaber möglicherweise nur eine einzige Chance, eine Lizenz zu vergeben. Diese Entscheidung erhöht daher die Bedeutung einer sorgfältigen Lizenzierungsstrategie, wobei besonderes Augenmerk auf die Ausarbeitung von Lizenzvereinbarungen zu legen ist.

Ist das Bereitstellen von Tonaufnahmen zum Herunterladen eine „Verbreitung” urheberrechtlich geschützter Werke?
Von Brian J. McNamara

Gerichte und Urheberrechtsinhaber haben weiterhin Schwierigkeiten, traditionelle Konzepte des Urheberrechts an das Internet und insbesondere an den Peer-to-Peer-Austausch von Musikdateien anzupassen. Ein weiteres Beispiel dafür gab es im April 2008, als ein US-Bezirksgericht in Arizona einen Antrag von Musikaufzeichnungsunternehmen auf ein summarisches Urteil wegen Urheberrechtsverletzung gegen einen Beklagten ablehnte, der Tonaufnahmen über die Website KaZaA zum Download bereitgestellt hatte. Das Gericht zeigte zwar Verständnis für die Schwierigkeiten, die Internet-Filesharing-Systeme für Urheberrechtsinhaber mit sich bringen, kam jedoch unter anderem zu dem Schluss, dass das bloße Bereitstellen einer Kopie einer Tonaufnahme zum Download über das Internet keine „Verbreitung” des Werks im Sinne des Urheberrechtsgesetzes 17 U.S.C. § 501(a) darstellt. Atlantic Recording Corp. gegen Howell, 554 F. Supp. 2d 976 (D. Ariz. 2008).

Im Januar 2006 lud ein Ermittler der Plattenfirmen 12 der 56 Tonaufnahmen herunter, die die Angeklagten Pamela und Jeffery Howell in einem öffentlich zugänglichen gemeinsamen KaZaA-Ordner gespeichert hatten. Herr Howell gab zu, das KaZaA-Konto eröffnet zu haben, um Pornografie und kostenlose öffentliche Software zu teilen, bestritt jedoch, Musik über KaZaA heruntergeladen, Musik in einen für andere zugänglichen gemeinsamen Ordner gestellt oder anderweitig die Weitergabe der Musikdateien genehmigt zu haben. Herr Howell gab an, dass er CDs mit den Songs besitze und die Songs für den persönlichen Gebrauch auf seinen Computer kopiert habe. Darüber hinaus sagte Herr Howell aus, dass er nicht gewusst habe, dass sich Musikdateien in dem freigegebenen Ordner befanden, dass er nicht gewusst habe, ob diese Dateien aufgrund einer Fehlfunktion des Computers oder des Betriebssystems entstanden seien, und dass andere Personen Zugriff auf den Computer und das KaZaA-Konto gehabt hätten.

Die Frage, mit der sich das Bezirksgericht zu befassen hatte, war, ob die Handlungen von Herrn Howell eine „Verbreitung” urheberrechtlich geschützter Werke darstellten, die gegen das Urheberrechtsgesetz verstößt. Das Urheberrechtsgesetz gewährt Urheberrechtsinhabern das ausschließliche Recht, Kopien urheberrechtlich geschützter Werke zu „verbreiten”. 17 U.S.C. § 106(3). Das Gesetz definiert jedoch den Begriff „Verbreitung“ nicht. Howell, 554 F. Supp. 2d bei 981.

Die Plattenfirmen argumentierten, dass die bloße Bereitstellung von Aufnahmen für die Öffentlichkeit, unabhängig davon, ob jemand sie jemals herunterlädt, eine „Verbreitung” im Sinne des Urheberrechtsgesetzes darstellen sollte. Zur Untermauerung ihres Arguments stützten sich die Unternehmen auf die Entscheidung des Berufungsgerichts des Vierten Bezirks in der Rechtssache Hotaling gegen Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 118 F.3d 199 (4th Cir. 1997). In der Rechtssache Hotaling hatte eine Bibliothek nicht autorisierte Mikrofiche-Kopien des Werks des Klägers an ihre Zweigstellen geschickt , und die Zweigstellen ermöglichten der Öffentlichkeit die Einsichtnahme in die nicht ausleihbaren Mikrofiche-Werke, ohne Aufzeichnungen über die Einsichtnahmen zu führen. Obwohl es aufgrund dieser Vorgehensweise unmöglich war, nachzuweisen, dass die Werke tatsächlich eingesehen wurden, entschied das Gericht, dass die Bibliothek unrechtmäßige Kopien „verbreitet” hatte, als sie die Werke in ihrem Katalog auflistete und sie der ausleihenden oder stöbernden Öffentlichkeit zugänglich machte.

Das Bezirksgericht wies dieses Argument zurück und schloss sich damit anderen Gerichten an, die Hotaling als „unvereinbar mit dem Urheberrechtsgesetz“ befunden hatten. „Die bloße Bereitstellung einer nicht autorisierten Kopie des urheberrechtlich geschützten Werks für die Öffentlichkeit“, so das Bezirksgericht, „verletzt nicht das ausschließliche Verbreitungsrecht des Urheberrechtsinhabers.“ 554 F. Supp. 2d bei 983. Stattdessen entschied das Bezirksgericht, dass „die überwiegende Mehrheit der Rechtsprechung“ davon ausgeht, dass „eine Verbreitung im Sinne des Urheberrechtsgesetzes nur dann vorliegt, wenn eine Kopie des Werks den Besitzer wechselt“. Id. Das Bezirksgericht fügte hinzu, dass es im Urheberrechtsgesetz keine Grundlage dafür gibt, eine Haftung für den Versuch der Verbreitung zu begründen, unabhängig davon, wie wünschenswert eine solche Haftung aus politischer Sicht sein mag.

Die Position des Bezirksgerichts zur Haftung für versuchten Vertrieb ist interessant, wenn man sie im Lichte der Analyse des Obersten Gerichtshofs zur Rolle der Absicht in einem anderen Fall zum Thema Peer-to-Peer-Filesharing betrachtet, Metro Goldwyn Mayer gegen Grokster, Inc., 545 U.S. 913 (2005). Grokster befasste sich mit der sekundären Haftung für die Anstiftung und Beihilfe zu Rechtsverletzungen durch andere. Der Oberste Gerichtshof berücksichtigte bei der Feststellung der Schuld den Nachweis der Absicht des Vertreibers der Peer-to-Peer-Software, „eine bekannte Nachfrage nach Urheberrechtsverletzungen zu befriedigen”. Grokster, 545 U.S. bei 939. Man könnte sich zu Recht fragen, unter welchen Umständen eine Schuld aufgrund der Absicht einer Partei, sich an der unbefugten Verbreitung von Tonaufnahmen zu beteiligen (primäre Haftung), nachgewiesen werden könnte, ohne dass tatsächlich ein Nachweis der Verbreitung erforderlich ist. Wenn beispielsweise ein freigegebener Ordner Hunderte oder Tausende von Tonaufnahmen enthält, kann es unpraktisch sein, nachzuweisen, welche bestimmten Aufnahmen der Beklagte tatsächlich verbreitet hat und wie oft solche Verbreitungen stattgefunden haben.

Könnte ein Kläger unter Anwendung der „Absichts“-Grundsätze aus Grokster auf die primäre Haftung für Urheberrechtsverletzungen, wie beispielsweise in Howell, erfolgreich argumentieren, dass der Beklagte durch die Bereitstellung einer großen Anzahl solcher Dateien über einen gemeinsamen Ordner eines Peer-to-Peer-Systems eine schuldhafte Absicht zur Verletzung der Verbreitungsrechte des Urheberrechtsinhabers an allen Dateien in diesem Ordner zeigt, zumindest um eine Unterlassungsverfügung zu rechtfertigen, oder sollten die Gerichte Beweise für die tatsächliche Verbreitung jeder einzelnen Datei verlangen?

Obwohl die Kläger in der Rechtssache Howell kein solches Argument vorgebracht haben, könnten sich die Parteien und Gerichte angesichts der anhaltenden Kampagne der Musikindustrie gegen unbefugtes Filesharing in Zukunft damit konfrontiert sehen.

In der Sache Bilski: Der Federal Circuit hört mündliche Argumente zu Geschäftsmethoden
Von C. Edward Polk, Jr.

Im letzten Jahr ist die Frage, was patentierbare Gegenstände sind – insbesondere Patente für Geschäftsmethoden –, in den Vordergrund des Patentrechts gerückt, wobei der Fall „In re Bilski” im Mittelpunkt dieser Kontroverse stand. Das US-Patent- und Markenamt (PTO) lehnte Bernard Bilskis Patentanmeldung ab, die sich auf Methoden zur Verwendung von Hedging-Kontrakten zur Verringerung des Risikos von Schwankungen des Großhandelspreises einer bestimmten Ware bezog. In seiner Ablehnung machte das PTO geltend, dass die Erfindung von Herrn Bilski nicht patentierbar sei, unter anderem weil sie ohne den Einsatz eines Computers oder einer anderen Art von Maschine umgesetzt werden könne. Ein Gremium des Bundesberufungsgerichts hörte die erste Berufung von Herrn Bilski im Oktober 2007 an, und im Februar 2008 gewährte das Bundesberufungsgericht von sich aus eine Anhörung vor dem gesamten Richtergremium. Das Bundesberufungsgericht hörte die mündlichen Ausführungen am 8. Mai 2008 an.

Im Berufungsverfahren forderte der Federal Circuit die Parteien und interessierte Amici Curiae auf, ergänzende Schriftsätze einzureichen, damit das Gericht fünf Fragen im Plenum prüfen konnte:

(1) Ist Anspruch 1 der Patentanmeldung 08/833,892 gemäß 35 U.S.C. § 101 patentfähig?

(2) Welcher Maßstab sollte bei der Entscheidung darüber gelten, ob ein Verfahren gemäß § 101 patentfähig ist?

(3) Ist der beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig, weil er eine abstrakte Idee oder einen mentalen Prozess darstellt? Wann schafft ein Anspruch, der sowohl mentale als auch physische Schritte enthält, einen patentfähigen Gegenstand?

(4) Muss ein Verfahren oder Prozess zu einer physikalischen Umwandlung eines Gegenstands führen oder an eine Maschine gebunden sein, um gemäß § 101 patentfähig zu sein?

(5) Ob es angebracht ist, die Rechtssachen State Street Bank & Trust Co. gegen Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) und AT&T Corp. gegen Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999) in diesem Fall zu überprüfen, und wenn ja, ob diese Fälle in irgendeiner Hinsicht aufgehoben werden sollten?

Während viele Amici kein Interesse daran hatten, sich zu Frage (1) (der Patentierbarkeit der spezifischen Ansprüche von Herrn Bilski) zu äußern, waren die meisten sehr daran interessiert, wie das Gericht letztendlich die in den Fragen (2) bis (5) enthaltenen rechtlichen Probleme lösen würde. Tatsächlich führte die Aufforderung des Federal Circuit zur Einreichung ergänzender Schriftsätze dazu, dass mehr als 40 Amicus-Schriftsätze von einer Vielzahl von Wirtschafts- und Berufsverbänden eingereicht wurden.

During oral argument, the PTO asserted that a process is patentable only if that process is either tied to a particular machine or transforms a tangible article to a different state. The PTO contended that Mr. Bilski’s claim covered nothing more than an “abstract idea” and, thus, was not patentable. The PTO cited Supreme Court precedent to support its position. See, e.g., Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 184 (1981) (“Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”) (quoting Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70 (1972))<span lang="EN">; Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 588 n.9 (1978) („Dieses Gericht hat einen Prozess nur dann als unter die gesetzliche Definition fallend anerkannt, wenn er entweder an einen bestimmten Apparat gebunden war oder dazu diente, Materialien in einen „anderen Zustand oder eine andere Sache“ zu verwandeln.“) (unter Verweis auf Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 787-88 (1876)).

Während der Verhandlung und in seinen Schriftsätzen hob das PTO die neuen Arten von Patentansprüchen hervor, die von Patentanmeldern vorgebracht werden. Das PTO verwies auf aktuelle Ansprüche, die rechtliche Methoden zum Abschluss eines Vertrags, Lehrmethoden, Methoden zur Führung eines Gesprächs und das berüchtigte Schaukelpatent (z. B. Methoden zum Schaukeln auf einer Spielplatzschaukel) abdecken. Während der Verhandlung äußerten einige Richter Bedenken, ob der vom PTO vorgeschlagene Test nicht zu starr sei und neue Ideen, beispielsweise in der Computer- und Softwareindustrie, behindern würde.

Umgekehrt argumentierte Herr Bilski vor Gericht , dass ein Verfahren patentierbar sein sollte , wenn es lediglich ein „praktisches Ergebnis” hervorbringt, unabhängig davon, ob der Anspruch an eine bestimmte Maschine gebunden ist oder etwas Greifbares umwandelt. Wie die Position des PTO stützt auch die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs die Position von Herrn Bilski. Siehe z. B. Benson , 409 U.S. bei 71 („Es wird argumentiert , dass ein Verfahrenspatent entweder an eine bestimmte Maschine oder Vorrichtung gebunden sein oder dazu dienen muss, Gegenstände oder Materialien in einen „anderen Zustand oder eine andere Sache“ zu verwandeln. Wir vertreten nicht die Auffassung, dass kein Verfahrenspatent jemals zulässig sein könnte, wenn es nicht die Anforderungen unserer früheren Präzedenzfälle erfüllt.“); Flook, 409 U.S. bei 71 („Die gesetzliche Definition von ‚Verfahren‘ ist weit gefasst. … Es kann jedoch argumentiert werden, dass dieses Gericht ein Verfahren nur dann als unter die gesetzliche Definition fallend anerkannt hat, wenn es entweder an eine bestimmte Vorrichtung gebunden war oder dazu diente, Materialien in einen ‚anderen Zustand oder eine andere Sache‘ zu verwandeln. … Wie in Benson gehen wir davon aus , dass ein gültiges Verfahrenspatent auch dann erteilt werden kann, wenn es eine dieser Voraussetzungen unserer früheren Präzedenzfälle nicht erfüllt.”). Während der Verhandlung äußerten einige Richter des Federal Circuit Bedenken, ob der ergebnisorientierte Test einen sinnvollen Standard für die Patentierbarkeit darstellen würde.

Es ist zwar sicherlich schwierig vorherzusagen, wie der Federal Circuit letztendlich über den Fall entscheiden wird, doch mehrere Richter und Amici stellten in Frage, ob sich dieser Fall auf den falschen Abschnitt des Patentgesetzes konzentrierte. Tatsächlich könnte das PTO den Federal Circuit dazu gezwungen haben, diesen Fall ausschließlich nach § 101 zu entscheiden, indem es während der Prüfung keine Ablehnungen aufgrund des Standes der Technik vorgenommen hat. Es wurde jedoch vorgeschlagen, dass es besser sei, die Kategorien patentierbarer Gegenstände gemäß 35 U.S.C. § 101 weit gefasst zu halten und die vom PTO vorgebrachten Bedenken unter anderen Abschnitten des Patentgesetzes zu behandeln, beispielsweise unter den Neuheitsanforderungen von § 102, den Anforderungen an die Nicht-Offensichtlichkeit von § 103 und den Anforderungen an die Bestimmtheit von § 112. Dies scheint der Fall zu sein, da Hedge-Transaktionen schon lange vor der Einreichung des Antrags von Herrn Bilski beim PTOexistierten .

Foleys Büro in Shanghai legt einen Blitzstart hin

Foley feierte seine wachsende Präsenz in China mit der offiziellen Eröffnung seines Büros in Shanghai am 2. Juni 2008. Zu den Eröffnungsfeierlichkeiten gehörten ein Galaempfang im Shanghai Museum und Rundtischgespräche zu einer Reihe von Themen, die für die Geschäftstätigkeit in China von entscheidender Bedeutung sind, darunter die Herausforderungen der Internationalisierung auf dem globalen Pharmamarkt und fortgeschrittene Fragen des geistigen Eigentums in China.

Foley war bereits gut auf dem chinesischen Rechtsmarkt etabliert, da das Unternehmen umfangreiche juristische Arbeit für die chinesische Regierung geleistet hatte, darunter als internationaler Rechtsberater für das Exekutivkomitee der Special Olympic World Games 2007. Die chinesische Regierung erteilte Foley im Dezember 2007 die Genehmigung zur Eröffnung einer Repräsentanz in Shanghai.

Das neue Büro befindet sich im Jin Mao Tower, einem Wahrzeichen Shanghais, und wird von Catherine Sun, Vorsitzende der Asienpraxis der Kanzlei, geleitet. Frau Sun, die sowohl einen Abschluss der Rechtswissenschaften der Universität Peking als auch der George Washington University Law School besitzt, verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Beratung und Prozessführung im Bereich des geistigen Eigentums, einschließlich Fragen des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen (M&A), internationalem Technologietransfer, Lizenzierung und Portfoliomanagement.

In diesem Monat hat das Büro in Shanghai weiter expandiert und mit Yan Zhao einen weiteren IP-Anwalt in sein wachsendes Team von Rechtsexperten aufgenommen. Herr Zhao hat einen Abschluss in Elektrotechnik von der Peking-Universität und einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Peking-Universität und der George Washington University Law School. Herr Zhao verfügt über mehrjährige Erfahrung als IP-Anwalt bei Huawei Technologies, HP Singapur, Deacons Hongkong und Weil, Gotshal & Manges in Shanghai. Er bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Prozessführung, Lizenzierung und IP-Management in verschiedenen Bereichen der Elektro- und Mechaniktechnologie mit.

Die Eröffnung des Büros in Shanghai erfolgte nach den tragischen Folgen des Erdbebens der Stärke 8,0 in der chinesischen Provinz Sichuan. Foley und seine Mitarbeiter spendeten gemeinsam mehr als 500.000 RMB, um den Bau erdbebensicherer Schulen in Sichuan zu unterstützen. Mit den Spenden können mindestens zwei sichere Grundschulen wieder aufgebaut werden. Die Kanzlei plant eine langfristige Unterstützung der von ihr finanzierten Schulen, einschließlich zusätzlicher Hilfe, sobald die Schüler zurückkehren.

Sharon R. Barner, Vorsitzende der IP-Abteilung von Foley, sagte, die Spende sei Teil des umfassenden Engagements von Foley für China. „Die Anwälte von Foley engagieren sich stets für die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, einschließlich unserer neuesten Gemeinde – Shanghai und Großchina.“

Foley erweitert seine Büros in New York und Boston um fünf renommierte IP-Prozessanwälte

Foley setzte das stetige Wachstum seiner nationalen IP-Prozesspraxis fort und hat kürzlich vier renommierte Partner und einen Senior Counsel in seinen Büros in New York und Boston aufgenommen.

Im vergangenen Frühjahr sind Andrew Baum, Robert S. Weisbein und Karin Segall als Partner in die New Yorker Kanzlei Foley eingetreten und bringen umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Markenrecht, Urheberrecht, unlauterer Wettbewerb und irreführende Werbung mit. Andy und Rob verfügen beide über langjährige Erfahrung in der Vertretung von Mandanten in Rechtsstreitigkeiten in den Bereichen Markenrecht, Urheberrecht, unlauterer Wettbewerb und irreführende Werbung. Andy vertritt ein breites Spektrum von Mandanten aus den Bereichen Verlagswesen, Luxusgüter, interaktive Unterhaltung und Einrichtungsbranche. Zu Robs Mandanten zählen große Unternehmen aus den Bereichen Internet, Telekommunikation, Elektronik und Einzelhandel. Karin Segall bringt 15 Jahre Erfahrung in der Bearbeitung einer Vielzahl von IP-Angelegenheiten mit, insbesondere im Bereich der Beratung und Prozessführung in Marken- und Urheberrechtsfragen. Karin verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Bearbeitung von Widerspruchs- und Löschungsverfahren vor dem Trademark Trial and Appeal Board.

Die beiden weiteren Neuzugänge bei Foley, Marc N. Henschke und Nicole Gage, verstärken das IP-Prozessführungsteam in der Bostoner Kanzlei von Foley zusätzlich. Marc kam als Partner zu Foley und verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in allen Bereichen der Wirtschaftsprozessführung. Marc hat besondere Erfahrung in der Prozessführung bei Patentverletzungsfällen im Hochtechnologiesektor, darunter Computersoftware, E-Commerce-Anwendungen, Mobiltelefone und Videokameras. „Alles, was mit Hightech zu tun hat, ist mein Spezialgebiet“, sagt er. „Was mir besonders gefällt, ist, dass ich jedes Mal in einen neuen Bereich vordringe und etwas Neues lerne.“ Nicole kam als Senior Counsel zu Foley in Boston und verfügt über umfangreiche Erfahrung in Patent- und Markenrechtsstreitigkeiten vor mehr als einem Dutzend Bundesbezirksgerichten und dem Federal Circuit. Nicole hat außerdem umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Mandanten hinsichtlich der Nutzung, des Schutzes und der Durchsetzung von Marken sowie in der Verfolgung und Verteidigung von Klagen vor dem Trademark Trial and Appeal Board.

„Wir freuen uns sehr, fünf Anwälte dieses Kalibers in unser Team aufzunehmen“, sagte Sharon R. Barner, Vorsitzende der IP-Abteilung von Foley. „Dies ist Teil des kontinuierlichen Engagements von Foley, in den großen Städten des Landes erstklassige Fachkräfte für IP-Rechtsstreitigkeiten bereitzustellen.“