Micron gegen Rambus: Vorsicht vor den Folgen der Beweisvernichtung!
Von Thomas I. Elkind ([email protected]) und A. Bryce Rufener ([email protected])
Eine kürzlich getroffene Entscheidung des Bundesbezirksgerichts von Delaware erinnert eindringlich daran, dass die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Dokumenten lange vor Beginn eines Rechtsstreits entstehen kann. In der Rechtssache Micron Tech., Inc. gegen Rambus Inc., 255 F.R.D. 135 (D. Del. 2009) (Rambus) befand das Gericht als Sanktion für die umfangreiche Vernichtung von Beweismitteln durch Rambus 12 Patente von Rambus gegenüber Micron für nicht durchsetzbar. Das Gericht fand klare und überzeugende Beweise für böswillige Absicht seitens Rambus, das nach dem Zeitpunkt, zu dem ein Rechtsstreit vernünftigerweise vorhersehbar war, die Vernichtung Tausender relevanter Dokumente angeordnet hatte. Rambus hat Berufung eingelegt.
Dieser Fall ist eine warnende Lehre für jedes Unternehmen, das einen Rechtsstreit in Betracht zieht. Erstens sollten Sie sicherstellen, dass alle relevanten Dokumente aufbewahrt werden, da sonst schwerwiegende Konsequenzen drohen. Zweitens sollten Sie eine Dokumentensperre einrichten, sobald ein Rechtsstreit vernünftigerweise vorhersehbar ist.
Geschichte des Rechtsstreits
Das1990 gegründete Unternehmen Rambus reichte schnell Patentanträge für seine Erfindungen im Bereich der dynamischen Direktzugriffsspeicher (DRAM) ein, die unter dem Namen „RDRAM” vermarktet wurden. Mehrere Jahre lang war Rambus mit der Lizenzierung von RDRAM erfolgreich, doch Mitte der 1990er Jahre befürchtete Rambus, dass seine Kunden und Partner die Technologie von Rambus zur Entwicklung konkurrierender Produkte nutzten. Rambus' Plan, um Branchenführer zu bleiben, bestand darin, ein „Patentminenfeld” zu schaffen.
Im Januar 1998 begann Rambus mit der Ausarbeitung eines Lizenzierungsrahmens und einer Prozessstrategie, um sein Patent-Minenfeld zu schützen und durchzusetzen. Als Teil der Prozessstrategie erhielten die Mitarbeiter von Rambus im Juli 1998 per E-Mail eine Richtlinie zur Aufbewahrung von Dokumenten und nahmen an zwei Präsentationen zu dieser Richtlinie teil. In einer der Präsentationen wurde die Richtlinie als Vorstufe zu einem Rechtsstreit charakterisiert, und Rambus-Mitarbeiter sagten aus, dass ihnen mitgeteilt wurde, die Richtlinie sei eine „Vorbereitung auf einen Rechtsstreit”. Daraufhin veranstaltete Rambus am 3. September 1998 seinen ersten offiziellen unternehmensweiten „Shred Day”, an dem etwa 400 Kartons mit Dokumenten vernichtet wurden. Es wurden keine Aufzeichnungen darüber geführt, was vernichtet wurde, aber aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Dokumente im Zusammenhang mit Vertrags- und Lizenzverhandlungen, Patentverfolgung, Finanzen und Vorstandssitzungen vernichtet wurden. Bis Ende 1998 hatte Rambus potenzielle Prozessziele, Klagegründe und Gerichtsstände identifiziert und Anspruchstabellen erstellt, in denen Micron eine Rechtsverletzung vorgeworfen wurde.
Rambus setzte seine Vorbereitungen für den Rechtsstreit im Laufe des Jahres 1999 fort. Im April 1999 wies das Unternehmen externe Anwälte, die mehrere Rambus-Patente verfolgt hatten, an, ihre Patentakten zu „bereinigen”. Im Laufe von vier Monaten löschten die externen Anwälte mehr als 60 Rambus-Patentakten. Einige Monate später legten Rambus und seine externen Anwälte vierteljährliche Ziele fest, darunter die Vorbereitung einer Prozessstrategie für ein bis drei Hersteller, die Vorbereitung auf einen Prozess innerhalb von 30 Tagen und die Durchführung einer „1999 Shredding Party bei Rambus”, die später als „Veranstaltung zur Einhaltung der Aufbewahrungspflicht für Dokumente” bezeichnet wurde. Im August 1999 veranstaltete das Unternehmen einen weiteren Shred Day, bei dem 300 Kisten mit Dokumenten vernichtet wurden. Erst im Dezember 1999, einen Monat bevor Rambus eine Patentverletzungsklage einreichte, veranlasste das Unternehmen die Aufbewahrung relevanter Dokumente für den Rechtsstreit. Nachdem der erste Rechtsstreit beigelegt worden war, nahm der externe Rechtsbeistand im Juni 2000 die Vernichtung der Patentakten von Rambus wieder auf. Micron reichte im August 2000 die vorliegende Klage ein, und Ende 2000 vernichtete Rambus im Zusammenhang mit einem Umzug weitere 480 Kartons mit Dokumenten.
Sanktionen
Das Gericht genehmigte harte Sanktionen gegen Rambus und erklärte die 12 Rambus-Patente aufgrund der Vernichtung von Beweismitteln für nicht durchsetzbar gegenüber Micron. Nach Ansicht des Gerichts waren die Handlungen von Rambus so schwerwiegend, dass sie die Integrität des Gerichtsverfahrens beeinträchtigten. Die vernichteten Dokumente waren sowohl auffindbar als auch für die Verteidigung von Micron relevant. Das Gericht gab vor, die mildeste Sanktion zu wählen, um eine Ungerechtigkeit gegenüber Micron zu vermeiden und von ähnlichem Verhalten abzuschrecken. Das Gericht lehnte übliche Sanktionen wie nachteilige Anweisungen an die Geschworenen und den Ausschluss von Beweisen als „unpraktisch und nahezu bedeutungslos” in diesem Fall ab und stellte ferner fest, dass die Auferlegung von Gebühren und Kosten „völlig unangemessen” sei.
Schlussfolgerungen
Die Botschaft des Rambus-Urteils ist klar: Prozessparteien und Anwälte müssen Dokumente sorgfältig aufbewahren, sobald ein Rechtsstreit „vernünftigerweise vorhersehbar” ist – wenn ein Rechtsstreit anhängig oder unmittelbar bevorsteht oder wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass ein Rechtsstreit vorhersehbar ist. Das Gericht stellte zwar fest, dass das Verhalten von Rambus in Bezug auf die Vernichtung von Dokumenten umfangreich war, jedoch kann jede Vernichtung von Dokumenten oder Beweismitteln zu Sanktionen führen. Es gibt einfach keine sichere Möglichkeit, dieses System zu umgehen. Wie Rambus erfahren musste, wird das „Beseitigen” von Dateien vor einem Rechtsstreit zwangsläufig entdeckt, was dramatische negative Folgen hat. Alle Unternehmen, die aus legitimen Gründen elektronische oder papiergebundene Dokumente vernichten möchten, sollten eine Richtlinie zur Aufbewahrung von Dokumenten implementieren und darauf vorbereitet sein, diese Richtlinie auszusetzen, sobald ein Rechtsstreit unmittelbar bevorsteht.
In der Sache Ferguson: Das Neueste vom Bundesberufungsgericht zu patentierbaren Gegenständen
Von Adam E. Crawford ([email protected])
Das Berufungsgericht für den Federal Circuit hat kürzlich eine weitere wichtige Entscheidung getroffen, die Patente für Geschäftsmethoden einschränkt und die Rechtslage hinsichtlich patentfähiger Gegenstände klärt. In der Rechtssache In re Ferguson, 2009 WL 565074 (Fed. Cir. 6. März 2009) stützte sich das Gericht auf den in der Rechtssache In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) festgelegten „Maschinen- oder Transformations”-Test, um zu dem Schluss zu kommen, dass die fraglichen Methoden- und „Paradigmen”-Ansprüche nicht patentierbar waren. Richter Newman stimmte dem Ergebnis zu, gab jedoch eine starke zustimmende Meinung ab, in der er feststellte, dass „die Mehrheit des Gremiums weiter geht als notwendig und angemessen ist, indem sie die Bilski-Meinung neu definiert und eine Obiter dictum darlegt, die über die Fakten dieses Falles hinausgeht”.
Die Patentanmeldung von 1999 enthielt Ansprüche, die sich auf ein Verfahren zur Vermarktung eines Produkts und Paradigmen für die Vermarktung von Software bezogen. Anspruch 1, der für die Verfahrensansprüche repräsentativ ist, enthielt Beschränkungen wie „Entwicklung einer gemeinsamen Marketingkraft“, „Nutzung dieser gemeinsamen Marketingkraft zur Vermarktung einer Vielzahl verschiedener Produkte“, „Erlangung eines Anteils am Gesamtgewinn“ der Unternehmen, die die Produkte herstellen, und „Erlangung eines ausschließlichen Rechts zur Vermarktung“ der Produkte. Anspruch 24, der für die Paradigmenansprüche repräsentativ ist, bezog sich auf ein „Paradigma für die Vermarktung von Software“, bei dem ein Marketingunternehmen Software verschiedener Softwareunternehmen im Austausch gegen einen Anteil an den Einnahmen der verschiedenen Softwareunternehmen vermarktet.
Die Beschwerdekammer für Patente (Board of Patent Appeals and Interferences) wies alle Ansprüche zurück und erklärte, dass die Verfahrensansprüche auf eine abstrakte Idee gerichtet seien und daher nicht patentfähig seien und dass die Paradigma-Ansprüche in keine der vier Kategorien gesetzlicher Gegenstände gemäß Abschnitt 101 passten.
Der Federal Circuit bestätigte die Entscheidung der Kammer und erklärte, dass seine jüngste Entscheidung in der Rechtssache Bilski maßgeblich sei, und bekräftigte, dass der „Maschinen- oder Transformationstest des Obersten Gerichtshofs“ der „einzige“ Test zur Bestimmung der Patentierbarkeit eines Verfahrens gemäß Abschnitt 101 sei. Nach diesem Test ist ein beanspruchter Prozess patentierbar, „wenn: (1) er an eine bestimmte Maschine oder Vorrichtung gebunden ist oder (2) er einen bestimmten Gegenstand in einen anderen Zustand oder eine andere Sache umwandelt”.
In der Berufung argumentierte Ferguson, dass die Verfahrensansprüche den ersten Teil des Tests des Obersten Gerichtshofs erfüllten, da sie mit einer gemeinsamen Marketingkraft verbunden seien. Das Gericht wies Fergusons Argument zurück und erklärte, dass eine gemeinsame Marketingkraft keine Maschine sei – also kein „konkretes Ding, das aus Teilen oder bestimmten Vorrichtungen und Kombinationen von Vorrichtungen besteht“. Die Verfahrensansprüche erfüllten auch nicht den zweiten Teil des Tests, da die einzigen angeblichen „Umwandlungen” in den Ansprüchen diejenigen von geschäftlichen oder rechtlichen Beziehungen beim Aufbau einer Marketingkraft waren, und das Gericht betonte, dass solche Umwandlungen in Bilski ausdrücklich ausgeschlossen worden waren.
Das Gericht wies Fergusons einzigartige Ansprüche auf ein Paradigma zurück und stellte fest, dass diese Ansprüche in keine der vier Kategorien patentierbarer Gegenstände gemäß Abschnitt 101 (Verfahren, Maschinen, Erzeugnisse und Stoffzusammensetzungen) passten. Insbesondere entschied das Gericht, dass die Paradigmenansprüche nicht auf „Verfahren” ausgerichtet waren, da keine Abfolge von Handlungen erforderlich war. Sie waren auch nicht auf „Erzeugnisse” ausgerichtet, da ein Marketingunternehmen selbst kein Artikel sein kann, der aus einem Herstellungsprozess hervorgeht. Schließlich wies das Gericht Fergusons Argument zurück, dass ein Unternehmen eine physische Sache und daher mit einer Maschine vergleichbar sei, da die Ansprüche keine konkrete Sache aus Teilen oder Vorrichtungen beschrieben. Stattdessen entschied das Gericht, dass die Paradigmenansprüche lediglich „eine abstrakte Idee – ein Geschäftsmodell für ein immaterielles Marketingunternehmen” beschreiben.
In ihrer zustimmenden Stellungnahme kritisierte Richterin Newman die weiterhin enge Auslegung der Mehrheit hinsichtlich der Frage, was einen patentierbaren Gegenstand darstellt, sowie die Unsicherheit, die diese enge Auslegung geschaffen hat. Insbesondere merkte Richterin Newman an, dass die heutige wissensbasierte Wirtschaft unter den bisherigen Gesetzen zur Patentierbarkeit florierte und dass sie keinen politischen Grund dafür sieht, wissensbasierte Technologien nun aus dem Schutz des Patentsystems herauszunehmen. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen, so Richterin Newman, erfordert die Politik „verstärkte Anreize für Innovationen und Investitionen in neue Dinge und neue Industrien, nicht aber eine Reduzierung der bestehenden Anreize“.
Die Äußerungen von Richter Newman lassen darauf schließen, dass Patente für Geschäftsmethoden und die Grenzen der patentierbaren Gegenstände weiterhin Gegenstand heftiger Debatten vor dem Bundesberufungsgericht sein werden. In der Zwischenzeit müssen sich Prozessparteien, die um die Gültigkeit von Ansprüchen auf Geschäftsmethoden streiten, darauf einstellen, den Maschinen- oder Transformationstest rigoros anzuwenden.
Warum das, was in Ihrem Produkt steckt, wichtiger denn je ist: Der Federal Circuit klärt die Herstellerhaftung für Mitverletzung
Von George C. Best ([email protected]) und Lorna L. Tanner ([email protected])
Viele moderne Produkte sind komplexe Geräte, die viele verschiedene Aufgaben erfüllen können. Eine kürzlich ergangene Entscheidung des Federal Circuit erhöht die Bedeutung des Verständnisses und der Analyse der Funktionen jedes einzelnen Teils dieser Geräte. Wenn auch nur ein kleiner Teil des Geräts für die Durchführung eines patentierten Verfahrens angepasst ist, kann der Verkäufer für eine mittelbare Patentverletzung haftbar gemacht werden.
Am 23. Dezember 2008 überprüfte und präzisierte der Federal Circuit die Standards für die Feststellung der Haftung für mittelbare Verletzung und Anstiftung zur Verletzung in der Rechtssache Ricoh Co. gegen Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008). Eine Partei, die ein Gerät zum Einsatz in einem patentierten Verfahren verkauft oder zum Verkauf anbietet, kann für eine Mitverletzung haftbar gemacht werden, wenn sie weiß, dass das Gerät speziell für die Verwendung in einer Verletzung hergestellt oder angepasst wurde und kein handelsüblicher Artikel ist, der für eine wesentliche nicht verletzende Verwendung geeignet ist. 35 U.S.C. § 271(c). Obwohl dieser spezielle Fall Computerhardware betrifft, ist die Entscheidung auf andere Bereiche weitreichend anwendbar.
Hintergrund
Die Ricoh Company legte Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts ein, mit dem ihre Klage gegen mehrere Beklagte abgewiesen wurde. Eine der Klagen bezog sich darauf, dass die Beklagte Quanta Storage, Inc. zur Verletzung von zwei Patenten beigetragen und diese veranlasst habe, die Verfahren zum Schreiben von Informationen auf beschreibbare optische Datenträger in Computerlaufwerken beanspruchen. Quanta verkauft optische Laufwerke an NU Technologies, die diese wiederum an Verbraucher weiterverkauft. Wenn Verbraucher die Laufwerke zum Speichern von Informationen verwenden, arbeiten die Hardware und die eingebettete Software in einer Weise, die angeblich die Patente von Ricoh verletzt.
Mitwirkende Patentverletzung
Das Bezirksgericht wies Ricohs Klage wegen mitwirkender Patentverletzung ab, da die Laufwerke für eine wesentliche nicht rechtsverletzende Verwendung geeignet waren – nämlich zum Lesen von Informationen, die bereits auf einer in das Laufwerk eingelegten Disc gespeichert waren. Da die Patente nur Verfahren zum Schreiben von Informationen auf die Discs beanspruchen, entschied das Bezirksgericht, dass der Verkauf der beanstandeten Laufwerke rechtlich gesehen keine mitwirkende Patentverletzung darstellte.
Der Federal Circuit widersprach dieser Auffassung und hob die Entscheidung auf. Nach Ansicht des Federal Circuit hätte das Bezirksgericht nicht die Funktionen und Verwendungszwecke des gesamten von Quanta verkauften Geräts analysieren dürfen. Ricoh hatte argumentiert, dass Teile der Laufwerke eigenständige und separate Komponenten seien, die ausschließlich zur Durchführung der angeblich rechtsverletzenden Verfahren verwendet würden. Der Federal Circuit schloss sich dieser Auffassung an und kam zu dem Schluss, dass sich die Analyse der mittelbaren Rechtsverletzung auf die einzelnen Komponenten des Laufwerks hätte konzentrieren müssen.
Bei seiner Entscheidung stützte sich der Federal Circuit auf zwei wegweisende Fälle, in denen es um die Mitverletzung von Urheberrechten ging – Sony Corp. of America gegen Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 415 (1984) und Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. gegen Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005). Insbesondere überprüfte der Federal Circuit die Erörterung des Obersten Gerichtshofs zur Politik, die der Ausnahme der „wesentlichen nicht rechtsverletzenden Nutzung” zugrunde liegt. Der Federal Circuit kam zu dem Schluss, dass der Oberste Gerichtshof diese Ausnahme nicht so auslegte, dass sie sich auf Fälle erstreckt, in denen eine rechtsverletzende Komponente mit etwas anderem gebündelt war.
Der Federal Circuit entschied daher, dass „Quanta es nicht gestattet sein sollte, sich seiner Haftung als Mitverletzer zu entziehen, indem es lediglich einen Mikrocontroller in ein größeres Produkt mit einigen zusätzlichen, trennbaren Funktionen einbaut, bevor es dieses importiert und verkauft.“ Nach Ansicht des Federal Circuit könnte eine gegenteilige Entscheidung die Haftung für Rechtsverletzungen auf den Endnutzer beschränken und damit den grundlegenden Zweck der Haftung für Mitverletzungen zunichte machen.
Im Rahmen der Zurückverweisung hat das Bezirksgericht zu entscheiden, ob die beanstandeten Produkte „Hardware- oder Softwarekomponenten enthalten, die außer zur Umsetzung der von Ricoh beanspruchten Verfahren keine wesentliche nicht rechtsverletzende Verwendung haben“. Wird keine wesentliche nicht rechtsverletzende Verwendung festgestellt, ist eine Feststellung der mittelbaren Rechtsverletzung wahrscheinlich.
Ein wichtiger Rechtsstreit
Obwohl dieser spezielle Fall Computerhardware betrifft, hat die Entscheidung weitreichende Auswirkungen auf andere Bereiche, darunter medizinische und andere mechanische Geräte. Da nicht rechtsverletzende Verwendungen, die ausschließlich auf zusätzlichen Funktionen eines Multifunktionsgeräts beruhen, die Haftung für eine Mitverletzung nicht ausschließen, muss die Funktion jeder einzelnen Komponente des Geräts verstanden und analysiert werden. Daher können Analysen zur Ausübungsfreiheit detaillierter und zeitaufwendiger werden.
Was sollten Unternehmen tun? Bisher hatten viele Patentanmelder Abschnitt 271(c) genauso wie das Bezirksgericht ausgelegt. Angesichts der Klarstellung durch den Federal Circuit sollten innovative Unternehmen Methodenpatente nicht als Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Dominanz in ihrem Bereich übersehen. Nach Ricoh werden Methodenpatente ein nützliches Instrument sein, um Wettbewerber abzuschrecken, insbesondere in Fällen, in denen das Gerätepatent abgelaufen ist oder anfällig für Angriffe auf seine Gültigkeit ist. Darüber hinaus sollten Vereinbarungen mit nachgelagerten Unternehmen, die die Komponenten zusammenpacken, so gestaltet werden, dass sie angemessene Entschädigungen und Garantien bieten.
Nach dem Sieg im Bratz®-Prozess will Mattel seinem Konkurrenten MGA die Kontrolle über die Puppen entziehen
Von Robert A. Lawler ([email protected])
Nach einem mehr als vier Jahre andauernden erbitterten Rechtsstreit geht der Kampf zwischen dem Spielzeugriesen Mattel Inc., Hersteller derBarbie®-Puppen, und dem Newcomer MGA Entertainment Inc. weiter, wobei es nach der Urteilsverkündung um die Eigentumsrechte und die Kontrolle über die äußerst beliebtenBratz®-Puppen und -Merchandising-Artikel geht. Der Konflikt begann 2004, als Mattel behauptete, die Urheberrechte an den Bratz-Puppen zu besitzen, da deren Schöpfer Carter Bryant die Puppen während seiner Anstellung bei Mattel entworfen hatte. MGA schaltete sich später in den Fall ein und beanspruchte ebenfalls das Eigentumsrecht an der lukrativen Franchise. (Carter Bryant gegen Mattel, Inc., C.D.Cal. 2:04-cv-9049-SGL-RNB und konsolidierte Klagen). Im August 2008 befand eine Jury, dass MGA Urheberrechtsverletzungen und Vertragsverletzungen begangen hatte, und sprach Mattel eine Entschädigung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu.
Obwohl jedes Unternehmen zuversichtlich ist, dass es in der Berufung obsiegen wird, beginnen sich die Interessen der Parteien in einem wichtigen Punkt anzunähern: der Erhaltung des Werts der Bratz-Produktlinie und des geistigen Eigentums (IP), während MGA gegen die Urteile des Bezirksgerichts Berufung einlegt.
Nach dem Urteil der Jury erließ das Gericht am 3. Dezember 2008 drei Beschlüsse. In einem Beschluss stützte sich das Gericht auf die Feststellung der Jury, dass die Urheberrechte an den skulpturalen Formen der Puppen, dem Namen „Bratz“ und den einzelnen Bratz-Figuren schutzfähige Eigentumsrechte darstellten. Das Gericht erklärte Mattel zum Eigentümer „aller Rechte, Titel und Interessen ... an den Bratz-bezogenen Werken, Ideen und Konzepten”. Da Mattel seit ihrer Entstehung Inhaber der Urheberrechte war, entschied das Gericht ferner, dass Bryants Übertragung seiner Entwürfe an MGA im September 2000 ungültig war, und verhängte eine konstruktive Treuhandschaft zugunsten von Mattel für alle von MGA gehaltenen Bratz-Urheberrechtsregistrierungen.
Als nächstes erließ das Gericht eine Verfügung, die MGA die Herstellung, den Verkauf oder die Werbung für Bratz-Puppen untersagte, die die Urheberrechte von Mattel verletzten. MGA wurde verpflichtet, alle Unterlagen, Verpackungen und Fertigungstechnologien im Zusammenhang mit den Bratz-Puppen an Mattel zu übergeben und alle rechtsverletzenden Produkte aus dem Handel zurückzurufen. Unabhängig davon erließ das Gericht eine dritte Verfügung, mit der eine konstruktive Treuhandschaft für die Bratz-bezogenen Marken und Internet-Domainnamen auferlegt und MGA angewiesen wurde, diese an Mattel zu übertragen.
Die Anordnung des Gerichts versetzte Mattel somit in die Lage, aus dem Rechtsstreit mit dem vollständigen Eigentumsrecht an der Bratz-Produktlinie hervorzugehen. Gleichzeitig zerstörten die Anordnungen des Bezirksgerichts MGA, das einen großen Teil seiner Einnahmen aus der Bratz-Produktlinie erzielt. Angesichts dieser düsteren Aussichten beantragte MGA umgehend die Aussetzung der Anordnungen bis zur Entscheidung über die Berufung und machte geltend, dass die einstweilige Verfügung MGA irreparablen Schaden zufügen würde und dass durch die Entscheidungen des Gerichts während und nach dem Verfahren zahlreiche Berufungsgründe entstanden seien.
Um seine Interessen an der Bratz-Produktlinie zu wahren, drängte Mattel schnell auf die Ernennung eines Insolvenzverwalters, der die Kontrolle über die Bratz-Geschäfte von MGA übernehmen sollte. Unter Verweis auf die Behauptungen von MGA in den beim Bezirksgericht und beim Ninth Circuit eingereichten Unterlagen, wonach das Unternehmen unmittelbar von Insolvenz bedroht sei, argumentierte Mattel, dass MGA möglicherweise nicht in der Lage sein würde, das Urteil der Jury zu bezahlen und die Bratz-bezogenen geistigen Eigentumsrechte zu wahren. Mattel behauptete außerdem, dass MGA im Laufe des Rechtsstreits Informationen zurückgehalten und widersprüchliche Aussagen zu seiner finanziellen Lage gemacht habe.
Mattel warf MGA und seinem CEO Isaac Larian außerdem vor, fragwürdige Geschäftspraktiken angewendet zu haben, darunter den Verkauf von Bratz-Produkten über nicht offengelegte Unternehmen, die Verschleierung von Unternehmensfinanzierungen durch Offshore-Gesellschaften und die Umleitung von Bratz-Gewinnen in Millionenhöhe an Verwandte von Larian. Ohne einen Insolvenzverwalter, so Mattel, würde MGA sowohl Marktanteile verlieren als auch den Wert der Bratz-Produktlinie und des geistigen Eigentums mindern.
Letztendlich handelte das Gericht im Interesse der Erhaltung der Rentabilität der Bratz-Franchise und der potenziellen Interessen beider Parteien, indem es die dauerhafte einstweilige Verfügung bis Ende 2009 aussetzte. Zu Mattels Enttäuschung lehnte das Gericht es ab, MGA unter Zwangsverwaltung zu stellen, sodass MGA und Larian die Kontrolle über die Produktion und den Vertrieb der Bratz-Produktlinie behalten konnten. Als Zeichen dafür, dass das Gericht Bedenken hinsichtlich der Aufrichtigkeit und finanziellen Stabilität von MGA hatte, beauftragte Richter Larson einen forensischen Wirtschaftsprüfer mit der Überprüfung aller Aspekte der Geschäftstätigkeit von MGA in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Das Gericht erklärte, dass die Ergebnisse der forensischen Prüfung „es dem Gericht ermöglichen würden, zu entscheiden, ob die Bestellung eines Insolvenzverwalters gerechtfertigt ist oder nicht”.
Nach dem Urteil der Geschworenen vom 26. August 2008 wurden mehr als 700 neue Einträge in die Liste der beim Bezirksgericht anhängigen Verfahren aufgenommen. Die Kontrolle über die Geschäftstätigkeit und die Finanzen von MGA wird wahrscheinlich während des gesamten Berufungsverfahrens ein wichtiger Streitpunkt zwischen den Parteien vor dem Bezirksgericht bleiben. Die weiteren Entwicklungen hinsichtlich der Aufsicht des Gerichts über MGA werden mit Interesse verfolgt werden, da das Gericht bestrebt ist, die Interessen der Parteien auszugleichen und die Bratz-Produktlinie als wirtschaftlich wertvolles Eigentum zu erhalten.
Da die Bratz-Klage nun vor dem Ninth Circuit verhandelt wird, macht dieser Fall deutlich, dass Rechtsstreitigkeiten nach der Urteilsverkündung ebenso komplex und kostspielig sein können wie Rechtsstreitigkeiten vor der Verhandlung. Wenn ein günstiges Urteil möglicherweise ein Eingreifen des Gerichts erfordert, um den Wert des geistigen Eigentums und den damit verbundenen Goodwill der Verbraucher zu schützen und zu erhalten, sollten die Prozessparteien zusätzlich zum normalen Berufungsverfahren auch diese Aktivitäten in ihrem Budget berücksichtigen.
DMCA-Schutz für Online-Dienstleister: Der sichere Hafen wird noch sicherer
Von Andrew Baum ([email protected])
Ein weiteres kalifornisches Bundesgericht hat die „Safe Harbor“-Bestimmungen des Digital Millennium Copyright Act (DMCA) für Online-Dienstleister weit ausgelegt. In der Rechtssache UMG Recordings, Inc. et al. gegen Veoh Networks, Inc. et al., 2008 U.S. Dist. LEXIS 104980 (C.D. Cal. 29. Dezember 2008) wies das Gericht die Behauptung von UMG zurück, dass Veoh aufgrund des Kopierens, Verarbeitens und Anbietens von Zugriff auf hochgeladene Videoinhalte nicht mehr unter die Safe-Harbor-Immunität falle. Damit verschaffte das Gericht den Eigentümern und Betreibern von Websites, die nutzergenerierte Inhalte anbieten, einen weiteren wichtigen Sieg.
Veoh betreibt eine Website, die ähnlich wie YouTube Zugang zu von Nutzern hochgeladenen Videos bietet. UMG behauptete, dass seine urheberrechtlich geschützten Werke ohne seine Zustimmung auf Veoh hochgeladen worden seien. Veoh berief sich auf den Safe-Harbor-Schutz als „Dienstleister” gemäß Abschnitt 512(c) des DMCA. UMG reichte einen Antrag auf Teil-Zusammenfassungsurteil ein und machte geltend, dass Veoh keinen Anspruch auf Safe-Harbor-Schutz habe, da die angebliche Verletzung der Urheberrechte von UMG durch Veoh nicht „aufgrund der Speicherung auf Anweisung eines Nutzers” erfolgt sei, wie es Abschnitt 512 (c)(1) vorschreibt.
Die Grundlage für den Antrag von UMG war, dass Veoh nicht einfach nur speichert, was es empfängt. Vielmehr verwendet Veoh zur Organisation, Indizierung und besseren Zugänglichkeit des Materials eine Software, die vier Funktionen erfüllt: (1) automatische Erstellung von Kopien aller hochgeladenen Videos im „Flash-Format” (um sie universell abspielbar zu machen), (2) automatische Erstellung von Kopien, die das Video in 256-Kilobyte-„Chunks” aufteilen (um die Übertragung zu erleichtern), (3) den Nutzern den Zugriff auf hochgeladene Videos per Streaming zu ermöglichen und (4) den Nutzern das Herunterladen ganzer Videodateien zu ermöglichen. UMG argumentierte, dass der Fall einfach sei: Das Gesetz beschränke die Haftung nur auf die „Speicherung auf Anweisung eines Nutzers”, und die vier Funktionen hätten „nichts mit ‚Speicherung’ zu tun und würden sicherlich nicht ‚auf Anweisung eines Nutzers’ durchgeführt”. Veoh entgegnete darauf, dass diese Funktionen unter die Safe-Harbor-Bestimmungen des DMCA fallen, „da sie aufgrund der Speicherung auf Anweisung der Nutzer erfolgen und den Zugriff auf die von den Nutzern gespeicherten Dateien erleichtern sollen”.
Das Gericht stimmte zu, dass der Wortlaut des Gesetzes die Frage klärt, konzentrierte sich jedoch auf die ersten drei Wörter der Klausel in Abschnitt 512(a) –„aufgrund der Speicherung auf Anweisung eines Nutzers“ – und befand die Bedeutung für „ziemlich eindeutig“. Es stellte fest, dass „‚aufgrund von‘ ‚als Folge von‘ oder ‚etwas, das zurückzuführen ist auf ...‘ bedeutet. So verstanden ist die Anzeige oder Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Inhalten auf Veoh ‚eine Folge von‘ oder ‚zurückzuführen auf‘ die Tatsache, dass Nutzer die Inhalte auf die Server von Veoh hochgeladen haben, um sie auf andere Weise zugänglich zu machen.“ Die Safe-Harbor-Bestimmung wäre sinnlos, so das Gericht, wenn nicht nur die Speicherung von Benutzermaterial geschützt wäre, sondern auch die notwendigen Funktionen, um dieses Material anderen zugänglich zu machen. Nach Ansicht des Gerichts würde der Zweck des DMCA – „die robuste Entwicklung und weltweite Expansion des elektronischen Handels, der Kommunikation, Forschung, Entwicklung und Bildung im digitalen Zeitalter zu fördern“ – vereitelt, wenn Dienstleister allein dadurch haftbar gemacht werden könnten, dass sie Zugang zu Werken gewähren, die auf Anweisung der Nutzer gespeichert wurden.
UMG argumentierte außerdem, dass unter „Dienstanbieter“ im Sinne von Abschnitt 512(c) lediglich Unternehmen zu verstehen sind, die Webhosting-Dienste anbieten, und dass „Nutzer“ keine Einzelpersonen sind, sondern Betreiber von Websites, die Material auf dem System oder Netzwerk des Webhosts speichern. Das Gericht wies das Argument von UMG jedoch zurück und stellte fest, dass ein „Dienstleister“ in Abschnitt 512(k)(1)(B) als „Anbieter von Online-Diensten oder Netzwerkzugang oder Betreiber von Einrichtungen dafür“ definiert ist, und entschied ohne weitere Diskussion, dass Veoh die wörtliche Definition erfüllt.
Diese Entscheidung steht im Einklang mit mehreren früheren Entscheidungen von Bezirksgerichten im Neunten Gerichtsbezirk, die Betreibern von Einzelhandels-Websites wie Amazon und eBay Safe-Harbor-Schutz gewährt haben: Corbis Corp. gegen Amazon.com, Inc. 351 F. Supp. 2d 1090 (W.D. Wash. 2004) (Schutz vor Rechtsverletzungen durch Anbieter, die Websites unter Verwendung von Tools und Formularen erstellen, die vom Beklagten bereitgestellt werden); Hendrickson v. Ebay, Inc., 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001) (ebenso); Hendrickson gegen Amazon.com, Inc., 298 F. Supp. 2d 914 (C.D. Cal. 2003) (Schutz vor dem Verkauf rechtsverletzender Waren durch Nutzer über eine Website). Die Entscheidung folgt einer anderen aktuellen Entscheidung, die Veoh betrifft, IO Group, Inc. gegen Veoh Networks, Inc., 2008 U.S. Dist. LEXIS 65915 (N.D. Cal. 20. August 2008), in der ebenfalls die Forderungen eines Inhaltsinhabers zurückgewiesen wurden, der die Last der Überwachung von Rechtsverletzungen auf den Betreiber einer Website mit nutzergenerierten Inhalten abwälzen wollte.
Während sich die Rechtsprechung zu den Safe-Harbor-Bestimmungen von Abschnitt 512(c) des DMCA weiterentwickelt, deutet die Tendenz im Neunten Bundesberufungsgericht darauf hin, dass Website-Eigentümer und -Betreiber, die nach einer Benachrichtigung umgehend Maßnahmen zur Beseitigung von Rechtsverletzungen ergreifen und sich ansonsten strikt an die wörtlichen Anforderungen von Abschnitt 512(c) halten, keine finanzielle Haftung für Urheberrechtsverletzungen aufgrund der unverschuldeten Veröffentlichung von nutzergenerierten Inhalten zu befürchten haben.
Website-Verlinkung: Können nicht autorisierte Links Markenrechte verletzen?
Von Cynthia B. Stevens ([email protected])
Websites enthalten regelmäßig Links zu anderen Websites oder Webseiten. Trotz der hohen Kompetenz der heutigen Internetnutzer hat ein Bezirksgericht kürzlich entschieden, dass solche Links potenziell eine Haftung nach dem Lanham Act begründen können.
In der Rechtssache Jones Day gegen BlockShopper, LLC, firmierend als BlockShopper.com, Aktenzeichen 08-cv-4572 (N.D. Ill.), behauptete eine Anwaltskanzlei, dass BlockShopper, eine Website für Immobiliennachrichten, bei der Berichterstattung über Immobilientransaktionen zweier Mitarbeiter der Kanzlei unzulässige Links zur Website der Kanzlei gesetzt habe. In den Berichten verwendete BlockShopper das Markenzeichen der Kanzlei, um diese als Arbeitgeber der Mitarbeiter zu identifizieren, und verwendete die Namen der Mitarbeiter als tief eingebettete Links zur Website der Kanzlei. Wenn ein Internetnutzer in den Berichten auf die Namen der Mitarbeiter klickte, wurde er direkt zur Biografie des jeweiligen Mitarbeiters auf der Website der Anwaltskanzlei weitergeleitet. Die Anwaltskanzlei machte geltend, dass die Verlinkung ihre Marke verwässerte und eine Markenrechtsverletzung, eine falsche Herkunftsangabe und unlauteren Wettbewerb darstellte.
BlockShopper beantragte die Abweisung der Klage der Kanzlei mit der Begründung, dass die Verlinkung zur Website der Kanzlei keine Verwirrung bei den Verbrauchern hervorrufen oder zu einer Verwässerung führen könne, da die Marke der Kanzlei zur Identifizierung des Arbeitgebers der Mitarbeiter und nicht als „Quelle identifizierende Marke der Nachrichtendienste von BlockShopper” verwendet werde. Die Anwaltskanzlei räumte ein, dass es BlockShopper freistünde, ihre Marke zur Identifizierung als Arbeitgeber der Mitarbeiter zu verwenden und „öffentlich zugängliche Informationen” über die Immobilientransaktionen und den Hintergrund der Mitarbeiter zu nutzen. Die Kanzlei beharrte jedoch darauf, dass die Verwendung der tief eingebetteten Links durch BlockShopper eine Verwässerung darstelle und die Gefahr einer Verwechslung schaffe. Zur Begründung ihres Antrags auf Abweisung der Klage führte BlockShopper mehrere Fälle an, in denen Links nicht als Verletzung oder Verwässerung angesehen wurden. Das Gericht lehnte den Antrag jedoch ab, da es der Ansicht war, dass die Klage die Elemente der Markenverwirrung und -verwässerung ausreichend darlegte und die Argumente von BlockShopper rechtliche und sachliche Fragen aufwarfen, die nicht für eine Entscheidung über einen Antrag auf Abweisung geeignet waren.
Der Fall BlockShopper erregte die Aufmerksamkeit vieler, die befürchteten, dass die Entscheidung des Gerichts jeden, der tief eingebettete Links verwendet, Markenrechtsansprüchen und erheblichen Prozesskosten aussetzen würde. Obwohl viele Beobachter eine Entscheidung in der Sache wünschten, wurde kürzlich bekannt gegeben, dass BlockShopper sich zu einem Vergleich entschlossen hat. Als Teil des Vergleichs erklärte sich BlockShopper bereit, die Namen der Kanzlei oder ihrer Anwälte nicht mehr als Deep Embedded Links zu verwenden, sondern stattdessen die vollständige URL zur Website der Kanzlei anzugeben.
Die BlockShopper-Entscheidung öffnet die Tür für weitere Klagen, wonach Website-Links eine Haftung nach dem Lanham Act begründen können. Es ist jedoch keineswegs klar, ob andere Gerichte dieser Entscheidung folgen werden oder ob Parteien, die solche Klagen erheben, tatsächlich nachweisen können, dass Links die für einen Obsieg in der Sache erforderliche Verwässerung und Verwirrung verursachen.
Jon Dudas, ehemaliger oberster Patentbeamter der Vereinigten Staaten, wechselt zu Foley
Im vergangenen Monat trat Jon Dudas, ehemaliger Unterstaatssekretär für geistiges Eigentum und Direktor des US-Patent- und Markenamts (USPTO), als Partner in die Kanzlei Foley in Washington D.C. ein, wo er sich auf IP-Rechtsstreitigkeiten und öffentliche Angelegenheiten konzentrieren wird. Laut Herrn Dudas war „der Eintritt bei Foley ein logischer nächster Schritt, nachdem ich die Ehre hatte, beim USPTO zu arbeiten. Die Praxisgruppe für geistiges Eigentum der Kanzlei wird sowohl im Bereich der IP-Rechtsstreitigkeiten als auch der Strafverfolgung regelmäßig unter den Top 10 des Landes geführt, und ihre Plattform bietet mir eine großartige Gelegenheit, in dieser entscheidenden Zeit weiterhin Innovation und geistiges Eigentum zu fördern.“
Herr Dudas wurde 2004 von George W. Bush zum Leiter des USPTO ernannt. In seiner Funktion als oberster Patentbeamter des Landes leitete Herr Dudas persönlich eine beispiellose Anzahl von Missionen zur Zusammenarbeit und Entwicklung im Bereich Patente mit der Europäischen Union, China, Japan, Korea und anderen Ländern. Diese Bemühungen dürften für Amerikaner, die Patentrechte in Asien und weltweit begründen und durchsetzen wollen, von Nutzen sein. Zu seinen bemerkenswertesten Erfolgen zählt, dass Herr Dudas als erster Direktor eine vollständige Finanzierung des USPTO erreichte und die Umleitung von Gebühren in andere Regierungsprogramme verhinderte – eine Leistung, die intensive Verhandlungen erforderte und bei Unternehmen, die Patentanmeldungen einreichen, auf allgemeine Zustimmung stößt.
Bevor er die Leitung des USPTO übernahm, bekleidete Herr Dudas eine Reihe hochrangiger Regierungsämter, darunter stellvertretender Unterstaatssekretär im Handelsministerium und stellvertretender Direktor des USPTO sowie Berater des Unterausschusses für Gerichte und geistiges Eigentum des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses. Während seiner Tätigkeit für das Repräsentantenhaus war Herr Dudas maßgeblich an der Verabschiedung des American Inventor's Protection Act von 1999, des Digital Millennium Copyright Act und des Anti-Counterfeiting Consumer Protection Act von 1996 beteiligt. Vor seiner Tätigkeit für das Repräsentantenhaus war Herr Dudas als Rechtsanwalt in Chicago tätig, wo er sich als Prozessanwalt auf Marken- und Urheberrechtsfragen spezialisierte.
„Jon ist eine unglaubliche Bereicherung für unsere Mandanten“, sagte Sharon Barner, Vorsitzende der IP-Abteilung von Foley. „Er kann wertvolle Unterstützung in Fragen leisten, die von der Patentreformgesetzgebung im Kongress bis hin zur multinationalen Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums reichen, und er wird eine wichtige Rolle in der globalen IP-Praxis von Foley spielen.“
