Bundesberufungsgericht lehnt Einführung eines „Verhandlungsprivilegs für Vergleichsverhandlungen” ab
Entwürfe von Lizenzvereinbarungen und Mitteilungen zu Lizenzverhandlungen können im Rahmen der Beweisaufnahme vorgelegt werden.
Am 9. April 2012 gab das Berufungsgericht für den Federal Circuit mutmaßlichen Patentverletzern ein potenziell wirkungsvolles neues Ermittlungsinstrument an die Hand, um auf der Grundlage früherer Patentlizenzen festzustellen, was eine angemessene Lizenzgebühr ist und was nicht. In der Rechtssache In re MSTG, Misc. Docket No. 996, Fed. Cir., 9. April 2012, entschied das Gericht, dass „Vergleichsverhandlungen im Zusammenhang mit angemessenen Lizenzgebühren und Schadensberechnungen nicht durch das Vergleichsverhandlungsprivileg geschützt sind” und dass „das Bezirksgericht seine Ermessensfreiheit bei der Anordnung der Vorlage der Vergleichsverhandlungsunterlagen nicht eindeutig missbraucht hat”. Diese Entscheidung ist eine Erweiterung der Entscheidung des Federal Circuit aus dem Jahr 2010 in der Rechtssache ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010), die den Weg für die Offenlegung von Lizenzvereinbarungen ebnete, die zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten geschlossen wurden.
Die Frage, ob Vergleichsverhandlungen privilegiert und somit vor der Offenlegung geschützt sind, war für den Federal Circuit eine Frage der ersten Eindrücke, über die sich die Berufungsgerichte und Bezirksgerichte uneinig sind. Im Fall MSTG lehnte es der Federal Circuit jedoch ausdrücklich ab, ein neues „Vergleichsverhandlungsprivileg” in Patentfällen zu schaffen, das die Offenlegung von Vergleichsverhandlungen im Zusammenhang mit angemessenen Lizenzgebühren und Schadensersatz verhindern würde. Mutmaßliche Rechtsverletzer können nun Entwürfe von Lizenzvereinbarungen und Mitteilungen über Lizenzverhandlungen zwischen dem Patentinhaber/Lizenzgeber und Dritten offenlegen. Die Entscheidung entspricht einem aktuellen Trend zur Ausweitung des Umfangs der Offenlegung im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen und könnte sich auf die Art und Weise auswirken, wie Vergleichsverhandlungen in Zukunft geführt werden, sowie auf den Umfang der Informationen, die mutmaßlichen Rechtsverletzern zur Verfügung stehen, insbesondere in Rechtsstreitigkeiten mit nicht praktizierenden Unternehmen (NPEs), bei denen es tendenziell eine größere Anzahl früherer Lizenzen gibt.
Hintergrund
Die Entscheidung des MSTG ergab sich aus einem Antrag auf Erlass einer Mandamus-Verfügung auf der Grundlage einer Anordnung des US-Bezirksgerichts für den nördlichen Bezirk von Illinois, in der der Kläger MSTG, Inc. gezwungen wurde, Dokumente im Zusammenhang mit Lizenzverhandlungen zwischen MSTG und sechs anderen Unternehmen, darunter frühere Beklagte in dem Rechtsstreit, vorzulegen. In dem Antrag wurde das Bundesberufungsgericht gebeten, als erste Entscheidung zu klären, ob solche Mitteilungen im Zusammenhang mit angemessenen Lizenzgebühren und Schadensersatzansprüchen aufgrund des Privilegs der Vergleichsverhandlungen vor der Offenlegung geschützt sind, und zweitens, ob das Bezirksgericht angesichts der Faktenlage in diesem Fall durch die Anordnung der Vorlage eindeutig seine Ermessensfreiheit missbraucht hat.
Das Bezirksgericht lehnte zunächst die Offenlegung der Vergleichsverhandlungen ab, da die Vergleichsvereinbarungen bereits vorgelegt worden waren und der Beklagte keine Notwendigkeit für eine Offenlegung der zugrunde liegenden Vergleichsverhandlungen nachgewiesen hatte. Nachdem jedoch der Sachverständige von MSTG seine Meinung zu einer angemessenen Lizenzgebühr für die mutmaßliche Rechtsverletzung abgegeben hatte, überprüfte das Bezirksgericht seine Entscheidung und ordnete die Vorlage der Verhandlungsunterlagen an, da diese möglicherweise Informationen enthielten, die zeigten, dass die Gründe, auf die sich der Sachverständige von MSTG bei seiner Schlussfolgerung gestützt hatte, fehlerhaft waren. Ein weiterer Grund für das Bezirksgericht, die Offenlegung zuzulassen, war die Tatsache, dass sich der Schadensgutachter von MSTG auf die Aussage eines MSTG-Führungskräften zu den „geschäftlichen Gründen” von MSTG für den Abschluss der Lizenzvereinbarungen stützte. Unter diesen Umständen hielt es das Bezirksgericht für unfair, wenn MSTG diese Gründe dann vor einer weiteren Prüfung schützen würde.
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts
Bei der Analyse der Urteile des Bezirksgerichts berücksichtigte der Federal Circuit zunächst die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Frage, ob ein neues Verhandlungsprivileg gemäß Federal Rule of Evidence 501 anerkannt werden sollte. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass keiner der Faktoren die Schaffung eines neuen Privilegs in diesem Fall rechtfertigte, da die Nichtanerkennung eines solchen Privilegs nicht „den Zweck“ einer staatlichen Gesetzgebung vereitelte; der US-Kongress ein solches Privileg nie anerkannt hatte; das Privileg nicht in der Liste der vom Beratenden Ausschuss der Justizkonferenz in seinem Vorschlag für die Federal Rules of Evidence empfohlenen Beweisprivilegien enthalten war; die Anerkennung des Privilegs nicht erforderlich ist, um eine Einigung zu fördern; das Privileg zu vielen Ausnahmen unterliegen würde, wodurch es unwirksam würde; und es andere wirksame Methoden zur Offenlegung gab, um den Umfang der Offenlegung zu begrenzen.
Ebenso stellte der Federal Circuit fest, dass es kein Ermessensmissbrauch seitens des Bezirksgerichts war, die Offenlegung zu erzwingen: „Aus Gründen der Fairness kann MSTG nicht gleichzeitig seinen Sachverständigen auf Informationen über die Vergleichsverhandlungen stützen lassen und die Offenlegung derselben Verhandlungen verweigern.“ Der Federal Circuit entschied zwar, dass Dokumente und Informationen zu Vergleichsverhandlungen offenlegungspflichtig sein können, wies jedoch ausdrücklich darauf hin, dass „noch nicht entschieden wurde, inwieweit Beweise für Vergleichsverhandlungen gemäß Regel 408 zulässig wären“.
Das Bezirksgericht E.D. Texas verlangt ebenfalls die Offenlegung von Lizenzentwürfen und Verhandlungsunterlagen.
Ein Bezirksgericht in Texas hat möglicherweise die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts in der Rechtss ache MSTG vorweggenommen, da es letzte Woche in der Rechtssache Charles E. Hill & Associates, Inc. gegen ABT Electronics, Inc., 2-09-cv-00313 (E.D. Tex. 4. April 2012, Beschluss) (Gilstrap, J.) ähnlich argumentierte. In diesem Fall gab das Gericht dem Antrag des Beklagten statt, die Vorlage von Entwürfen für Lizenzvereinbarungen und Korrespondenz bezüglich Lizenzverhandlungen zwischen dem Kläger und Dritten zu verlangen, die zur Beilegung früherer Ansprüche aus den geltend gemachten Patenten geschlossen worden waren. Das Gericht stellte zwar fest, dass die Vorlage solcher Vereinbarungen „die Ausnahme und nicht die Regel” sei, und behielt sich eine Entscheidung über die Beweiskraft der Informationen vor, dennoch wurde dem mutmaßlichen Verletzer gestattet, diese Informationen einzusehen.
Interessanterweise stellte das Gericht ferner fest, dass in Fällen, in denen das Geschäft des Klägers in der Prozessführung und Lizenzvergabe besteht und er nicht offen mit den Beklagten auf dem Markt konkurriert, die Vergleichsverhandlungen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung spielen, ob die Vergleichsvereinbarungen selbst den Wert der Patente korrekt widerspiegeln.
Schlussfolgerung
MSTG scheint eine Erweiterung der früheren Entscheidung des Federal Circuit in der Rechtssache ResQNet.com zu sein, in der das Gericht feststellte, „dass die zuverlässigste Lizenz in dieser Akte aus einem Rechtsstreit hervorgegangen ist“. Dort hob das Gericht die Festsetzung der angemessenen Lizenzgebühren durch das Bezirksgericht auf und verwies den Fall zurück, damit das Bezirksgericht die Möglichkeit hatte, die Berechnung der angemessenen Lizenzgebühren sowie die Ereignisse und Fakten, die sich im Rahmen der gerichtlichen Einigungen ereignet hatten, erneut zu prüfen.
Da nun die Möglichkeit besteht, Informationen über Lizenzverhandlungen und Vereinbarungen zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten einzuholen, erweitert sich der Umfang der schadensbezogenen Offenlegung und kann sich letztlich darauf auswirken, wie künftige Vergleichsverhandlungen geführt werden und welche Informationen zwischen den Vergleichsparteien ausgetauscht werden. Darüber hinaus scheinen solche Offenlegungsanträge besonders relevant und gegen Patentinhaber/Lizenzgeber durchsetzbar zu sein, deren einziges oder hauptsächliches Geschäftsfeld die Prozessführung und die Lizenzierung patentierter Technologien ist.
Die jüngste In Sachen MSTG Fall kann sein online gefunden.
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