USPTO ändert Regeln zur Anpassung der Patentlaufzeit nach Einlegung einer Beschwerde

In einer Bekanntmachung im Federal Register vom 16. August 2012 gab das USPTO endgültige Regeln bekannt, die die Art und Weise ändern, wie die Patentlaufzeitanpassung (PTA) nach Einreichung einer Beschwerde berechnet wird. Die endgültigen Regeln folgen im Allgemeinen den im Dezember 2011 vorgeschlagenen Regeln und behandeln die „Berufungsprüfung” für PTA-Zwecke als begonnen, wenn die Zuständigkeit für eine Patentanmeldung auf die Kammer übergeht. Gemäß der Bekanntmachung im Federal Register gelten die neuen PTA-Abzüge für Patentanmeldungen, für die am oder nach dem 17. September 2012 eine Beschwerde eingelegt wurde, und die neuen PTA-Berechnungen werden auf Patentanmeldungen angewendet, für die am oder nach dem 17. September 2012 eine Zulassungsmitteilung ausgestellt wurde. Andere Patentinhaber können möglicherweise von den Regeländerungen profitieren, wenn sie rechtzeitig Anträge auf Überprüfung der ihren Patenten nach den aktuellen Regeln gewährten PTA einreichen können.

Das Gesetz zur Anpassung der Patentlaufzeit

Das PTA-Gesetz (35 USC § 154(b)) entschädigt Antragsteller für drei verschiedene Arten von Verzögerungen durch das USPTO:

Eine „A“-Verzögerung entsteht, wenn das Patentamt nicht innerhalb der festgelegten Fristen handelt (z. B. Erlass einer ersten Amtshandlung innerhalb von 14 Monaten, Erlass einer zweiten Amtshandlung oder Erteilung innerhalb von 4 Monaten nach einer Antwort und Erteilung eines Patents innerhalb von 4 Monaten nach Zahlung der Erteilungsgebühr).

Eine „B“-Verzögerung tritt ein, wenn das Patentamt innerhalb von drei Jahren nach dem tatsächlichen Anmeldetag der Patentanmeldung kein Patent erteilt.

Eine Verzögerung der Kategorie „C“ tritt ein, wenn die Anmeldung Gegenstand einer Interferenz oder eines Einspruchs ist oder einer Geheimhaltungsanordnung unterliegt.

Patentlaufzeitanpassung und Rechtsmittel

PTA für Eine Verzögerung wird gewährt, wenn das USPTO es versäumt, „innerhalb von vier Monaten nach dem Datum, an dem die Beschwerde eingelegt wurde, auf eine Beschwerde zu reagieren“.

Andererseits ist die PTA für die B-Verzögerung (auch als „3-Jahres-Verzögerung” bezeichnet) nicht für

die Zeit, die für ein [Interferenz]verfahren gemäß Abschnitt 135(a) aufgewendet wird, die Zeit, die für die Verhängung einer [Geheimhaltungs]anordnung gemäß Abschnitt 181 aufgewendet wird, oder die Zeit, die für die Berufungsprüfung durch die Patentbeschwerdekammer oder durch ein Bundesgericht aufgewendet wird.

(PTA für B-Verzögerung wird auch nicht für die Zeit gewährt, die durch einen Antrag auf weitere Prüfung verbraucht wird.)

Wie oben erwähnt, kann PTA für C-Verzögerungen für Verzögerungen anfallen, die von B-Verzögerungen ausgeschlossen sind. In Bezug auf C-Verzögerungen fällt PTA jedoch nur für folgende Fälle an:

Berufungsprüfung durch die Patentbeschwerdekammer oder durch ein Bundesgericht in einem Fall, in dem das Patent aufgrund einer Entscheidung in der Überprüfung erteilt wurde, mit der eine ablehnende Entscheidung über die Patentierbarkeit aufgehoben wurde . . . .

Wenn also ein Antragsteller gegen eine Ablehnung Berufung einlegt und vor der Kammer gewinnt, entsteht während der Berufung keine Verzögerung B, wohl aber eine Verzögerung C. Wenn ein Antragsteller gegen eine Ablehnung Berufung einlegt und vor der Kammer nicht gewinnt, wird für die Dauer der Berufung keine PTA gewährt, selbst wenn der Antrag zur weiteren Bearbeitung zurückverwiesen wird.

Die Lücke bei der Anpassung der Patentlaufzeit nach der Berufungsmitteilung

Ich habe zuerst über die Lücke zwischen PTA und Berufungsbescheid im September 2010. Wie ich in diesem Artikel erläutert habe, lehnt das USPTO gemäß den aktuellen PTA-Regeln die Gewährung einer B-Verzögerung ab, sobald eine Beschwerde eingereicht wurde, selbst wenn keine tatsächliche „Beschwerdeprüfung” durch die Kammer stattfindet. Dies kann vorkommen, wenn eine Beschwerde eingereicht wird, um die Anhängigkeit aufrechtzuerhalten, während ein Prüfer eine Antwort nach der endgültigen Entscheidung prüft, oder wenn der Prüfer das Verfahren nach Einreichung einer Beschwerdeschrift wieder aufnimmt. Da es nie zu einer Entscheidung der Kammer in solchen Fällen getroffen wird, kommen die Anmeldungen nicht für eine C-Verzögerung in Frage. Daher können Antragsteller möglicherweise nicht für erhebliche Verzögerungen durch das USPTO entschädigt werden, die nach Einreichung einer Beschwerde auftreten können.

Die neuen Regeln des USPTO befassen sich mit der PTA-Lücke nach der Einlegung einer Berufung

 Die neuen Vorschriften des USPTO beheben die Lücke bei der PTA nach der Einlegung der Beschwerde, indem sowohl der Beginn der B-Verzögerungsausnahmefrist als auch der Beginn der C-Verzögerungsgewährungsfrist auf den Zeitpunkt verschoben werden, zu dem die Zuständigkeit für die Anmeldung gemäß 37 CFR § 41.35(a) auf die Kammer übertragen wird (in der Regel der Zeitpunkt, zu dem eine Erwiderungsschrift eingereicht wird, oder der Zeitpunkt, zu dem die Frist für die Einreichung einer Erwiderungsschrift abläuft). Diese Änderungen scheinen die Regeln stärker an den Wortlaut des Gesetzes anzupassen, der beide Zeiträume in Bezug auf die „Berufungsprüfung durch die Kammer” definiert.

Es überrascht nicht, dass die endgültigen Vorschriften auch eine neue Art der Verzögerung durch den Antragsteller definieren – das Versäumnis, innerhalb von drei Monaten nach einer Beschwerdeanzeige eine Beschwerdeschrift oder einen Antrag auf Fortsetzung der Prüfung einzureichen. Diese Abzugsmöglichkeit steht im Einklang mit dem PTA-Gesetz, das es dem USPTO erlaubt, „Vorschriften zu erlassen, die die Umstände festlegen, die eine Verzögerung durch den Antragsteller darstellen“, und das besagt, dass eine „Verzögerung von mehr als drei Monaten“ bei bestimmten Maßnahmen eine Verzögerung durch den Antragsteller darstellt. Insbesondere gilt dieser PTA-Abzug für Anmeldungen, für die am oder nach dem 17. September 2012 eine Beschwerdemitteilung eingereicht wurde.

Welche Patente können von diesen Regeländerungen profitieren? 

Das grundlegende Datum für die neuen Berechnungen der B-Verzögerungsausnahme und des C-Verzögerungsstartdatums ist der 17. September 2012. 

Gemäß der Bekanntmachung im Bundesregister wird das USPTO die neuen Berechnungen auf Anmeldungen anwenden, für die am oder nach dem 17. September 2012 eine Zulassungsmitteilung ausgestellt wird.

Die Bekanntmachung im Bundesregister beschreibt außerdem drei Umstände, unter denen auch andere Patente von den Regeländerungen profitieren können, sofern ein rechtzeitiger Antrag auf Überprüfung am oder nach dem 17. September 2012 gestellt werden kann:

1. Wiederaufnahmeverfahren, das aufgrund einer Zurückverweisung aus einem rechtzeitig eingereichten Zivilverfahren vor einem Bundesgericht eingeleitet wurde.
2. Überprüfungsverfahren, das aufgrund eines fristgerechten Antrags auf Überprüfung der PTA gemäß 37 CFR § 1.705(d) (z. B. innerhalb von zwei Monaten nach dem Ausstellungsdatum des Patents) eingeleitet wurde, in dem der Patentinhaber argumentiert, dass diese Änderungen für das Patent gelten.
3. Überprüfungsverfahren, das aufgrund eines fristgerechten Antrags auf Überprüfung einer nach den geltenden Vorschriften getroffenen PTA-Entscheidung eingeleitet wurde (z. B. innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Entscheidung).

 Dies scheint mindestens drei Gruppen auszuschließen, die ebenfalls von diesen Regeländerungen profitieren sollten, ohne eine Zivilklage gegen das USPTO anstrengen zu müssen:

1. Patentinhaber, deren Frist für die rechtzeitige Beantragung einer erneuten Prüfung der PTA gemäß 37 CFR § 1.705(d) zwischen jetzt und dem 17. September 2012 abläuft, da ihre Patente vor dem 17. Juli 2012 erteilt wurden.
2. Patentinhaber, deren Frist für die rechtzeitige Beantragung einer Überprüfung von PTA-Entscheidungen nach den derzeitigen Vorschriften zwischen jetzt und dem 17. September 2012 abläuft, da die Entscheidungen vor dem 17. Juli 2012 getroffen wurden.
3. Patentinhaber, die dieses Problem in rechtzeitigen Anträgen auf Überprüfung vorgebracht haben und in den PTA-Entscheidungen des USPTO darauf hingewiesen wurden, dass sie erneut eine Überprüfung beantragen könnten, wenn das USPTO seine Auslegung ändern sollte:

Soweit die endgültige Regelung zur Überarbeitung der Bestimmungen zur Verlängerung und Anpassung der Patentlaufzeit im Zusammenhang mit der Berufungsprüfung die in dieser Entscheidung angewandte Auslegung der Berufungsprüfung ändert, wird dem Patentinhaber eine Frist von einem (1) Monat oder dreißig (30) Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, ab dem Datum der endgültigen Regelung eingeräumt, um einen Antrag auf Überprüfung zu stellen.

Patentinhaber, die sich in einer der ersten beiden Situationen befinden, sollten erwägen, jetzt rechtzeitig einen Antrag auf Überprüfung zu stellen und das USPTO dazu auffordern, die am 17. September 2012 in Kraft tretenden Regeländerungen anzuwenden. Patentinhaber, die sich in der dritten Situation befinden, sollten in der Lage sein, innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten der Regeländerungen einen Antrag auf Überprüfung zu stellen, wobei sie sich auf den Wortlaut der früheren Entscheidungen berufen können. Darüber hinaus sollten alle Patentinhaber, die sich noch innerhalb der 180-Tage-Frist für die Einreichung einer PTA-Zivilklage befinden, dies in Betracht ziehen, insbesondere wenn es um einen erheblichen PTA-Betrag geht.