Bundesberufungsgericht klärt Frage der offensichtlichen Doppelpatentierung zwischen Produkten und Verfahren

In Eli Lilly and Company gegen Teva Parenteral Medicines, Inc.bestätigte der Federal Circuit die Entscheidung des Bezirksgerichts, dass das Patent von Eli Lilly für Pemetrexed nicht aufgrund einer offensichtlichen Doppelpatentierung ungültig ist. Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts liefert wichtige Leitlinien zu einem der komplexesten Bereiche der US-Patentrechtsprechung und erläutert, wie Informationen in der Beschreibung bei der Analyse einer Doppelpatentierung verwendet werden können, erörtert, wann eine offensichtliche Doppelpatentierung zwischen Produkt- und Verfahrensansprüchen auftreten kann, und weist darauf hin, dass unerwartete Ergebnisse für eine offensichtliche Doppelpatentierung relevant sein können.

Das streitige Patent

Das betreffende Patent, US-Patent 5.344.932, bezieht sich auf das Produkt Alimta® (Pemetrexed) von Eli Lilly, das zur Behandlung von fortgeschrittenem nicht-squamösem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs eingesetzt wird. Die Ansprüche 1, 2 und 7 beschreiben Markush-Gruppen, die eine Reihe von strukturell verwandten Antifolat-Verbindungen umfassen, darunter Pemetrexed. Anspruch 3 bezieht sich speziell auf Pemetrexed, dessen Struktur nachstehend wiedergegeben ist:

Pemetrexed und die anderen strukturell verwandten Antifolate, die im Patent '932 beansprucht werden, zeigen eine Antikrebswirkung, indem sie folatspezifische Enzyme hemmen, die selektiv die DNA-Synthese regulieren (TS-Hemmung), wodurch das Wachstum und die Teilung von Krebszellen gehemmt werden. Im Gegensatz dazu hemmen Antifolate nach dem Stand der Technik sowohl die DNA- als auch die RNA-Synthese, was für normale Zellen, die die RNA-Synthese nutzen, toxisch sein kann.

Das Patent '932 ist Teil einer Patentfamilie, zu der auch das US-Patent 5.028.608 und das US-Patent 5.248.775 gehören, die beide vor der Erteilung des Patents '932 erteilt wurden.

Anspruch 3 des Patents '608 beschreibt eine Antifolatverbindung, die sich von Pemetrexed nur dadurch unterscheidet, dass sie einen fünfgliedrigen Thiophenring im Arylbereich aufweist, im Gegensatz zum sechsgliedrigen Phenylring von Pemetrexed:

Anspruch 7 des Patents '775 beschreibt eine Zwischenverbindung, die laut Patent '775 zur Herstellung von Pemetrexed verwendet werden kann.

Die Entscheidung des Bezirksgerichts

Drei Generikahersteller, Teva Parenteral Medicines, Inc., Barr Laboratories, Inc. und APP Pharmaceuticals, LLC (zusammen „Teva“), reichten verkürzte Zulassungsanträge für neue Arzneimittel (Abbreviated New Drug Applications, ANDAs) mit Paragraph-IV-Bescheinigungen ein, in denen sie geltend machten, dass das Patent '932 ungültig, nicht durchsetzbar oder durch ihre vorgeschlagenen Generika nicht verletzt sei. Die vor dem Federal Circuit zu klärende Frage der Ungültigkeit war, ob das Patent '932 aufgrund einer offensichtlichen Doppelpatentierung gegenüber Anspruch 3 des Patents '608 oder Anspruch 7 des Patents '775 ungültig ist.

Teva brachte folgende Argumente vor:

Das Patent '608: Pemetrexed ist gegenüber der im Patent '608 beanspruchten Verbindung '608 offensichtlich, da die im Stand der Technik bekannten Antifolatverbindungen eine Phenylgruppe in der Arylposition aufwiesen (der einzige Unterschied zwischen Pemetrexed und der Verbindung '608), was die „herkömmliche Weisheit” lieferte, den Thiophenring der Verbindung '608 durch eine Phenylgruppe zu ersetzen.

Das Patent '775:Pemetrexed ist eine naheliegende Verwendung für das Zwischenprodukt '775, insbesondere wenn man die Spezifikation '775 betrachtet, in der ein Verfahren zur Synthese von Pemetrexed unter Verwendung des Zwischenprodukts '775 beschrieben wird. Selbst ohne diese Offenbarung hätte ein erfahrener Chemiker, dem das Zwischenprodukt '775 vorgelegt worden wäre, „Pemetrexed als naheliegendes Endprodukt erkannt“.

Das Bezirksgericht schloss sich den Argumenten von Teva nicht an.

In Bezug auf das Patent '608 stellte das Bezirksgericht fest, dass ein Fachmann sich nicht nur auf den Arylbereich konzentriert hätte, wie Teva behauptet, sondern „Änderungen außerhalb des Arylbereichs angestrebt hätte, um die TS-Hemmung zu verbessern, und die Einführung einer Phenylgruppe in die Verbindung '608 aufgrund früherer Berichte über Toxizität bei analogen Antifolatstrukturen vermieden hätte“. Beispielsweise war Methotrexat, eine Antifolatverbindung mit einer Phenylgruppe in der Arylposition, in der Technik bekannt und weist unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Toxizität auf.

In Bezug auf das Patent '775 stellte das Bezirksgericht fest, dass das Patent '932 nicht Anspruch das Zwischenprodukt aus dem Patent '775 beansprucht und daher „die Lehren aus der Beschreibung des Patents '775 nicht anwendbar waren”. Das Gericht stellte außerdem fest, dass Pemetrexed aufgrund der „vielen möglichen Optionen”, die einem Fachmann für die Verwendung des Zwischenprodukts zur Verfügung standen, gegenüber dem Zwischenprodukt aus dem Patent '775 nicht naheliegend gewesen wäre.

Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts

Teva brachte vor dem Bundesberufungsgericht ähnliche Argumente vor:

Das Patent 608

• • Unter Berufung auf die Entscheidung des Federal Circuit aus dem Jahr 2009 in der Rechtssache Amgen Inc. gegen Hoffman-La Roche Ltd. argumentierte Teva, dass das Bezirksgericht einen Fehler begangen habe, da „die korrekte Analyse nur die Unterschiedezwischenden streitigen Ansprüchen umfasst, sodass alle gemeinsamen Merkmale der Ansprüche – in diesem Fall alle außer den Arylregionen der Verbindung '608 und Pemetrexed – von der Prüfung ausgeschlossen würden.”
  • Teva wiederholte sein Argument der „allgemein anerkannten Weisheit”, das auf früheren Antifolaten basierte.
  • Teva argumentierte, dass das Bezirksgericht einen Fehler begangen habe, als es feststellte, dass „eine Phenylgruppe im strukturellen Kontext der Verbindung '608 unerwünscht ist“.
  • Teva argumentierte, dass „die Prinzipien des Bioisosterismus“ zum Ersatz der Thiophen-Gruppe durch eine Phenyl-Gruppe geführt hätten.

Das Patent '775

• • Unter Berufung auf die Entscheidung des CCPA von 1931 in der Rechtssache In re Byck und die Entscheidung des Federal Circuit von 2010 in der Rechtssache Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. gegen Eli Lilly & Co. argumentierte Teva, dass die Offenlegung des Patents '775 zur Verwendung des Zwischenprodukts '775 zur Herstellung von Pemetrexed den Anspruch des Patents '932 auf Pemetrexed offensichtlich mache.

Der Federal Circuit wies die Argumente von Teva zurück.

Der Federal Circuit stellte fest, dass wie bei jeder Offensichtlichkeitsanalyse auch bei einer Offensichtlichkeitsanalyse im Zusammenhang mit Doppelpatentierung Unterschiede zwischen den Ansprüchen „nicht isoliert betrachtet werden können – die Ansprüche müssen als Ganzes betrachtet werden“. Daher kam der Federal Circuit zu dem Schluss, dass das Bezirksgericht „keinen Fehler begangen hat, indem es geprüft hat, ob ein Fachmann motiviert gewesen wäre, die Verbindung '608 zu modifizieren, um Pemetrexed herzustellen, wenn man die Verbindungen als Ganzes betrachtet“.

In der Sache betonte der Federal Circuit, dass eine Analyse der Offensichtlichkeit einer Doppelpatentierung im chemischen Kontext „einen Grund“ für die Modifizierung einer chemischen Struktur sowie „eine begründete Erwartung des Erfolgs“ dieser Modifizierung erfordert. Der Federal Circuit stellte fest, dass Lilly Beweise für „zeitgenössische Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem Gebiet der TS“ vorgelegt hatte, wonach die Substitution einer Phenylgruppe in der Verbindung '608 angesichts „früherer Berichte über damit verbundene Unwirksamkeit und Toxizität“ unerwünscht gewesen wäre. Der Federal Circuit stellte keinen Fehler in der Art und Weise fest, wie das Bezirksgericht die Beweise gewichtet und die Frage zugunsten von Lilly entschieden hatte.

In Bezug auf das Patent '775 betonte der Federal Circuit, dass eine Analyse der offensichtlichen Doppelpatentierung auf einem Vergleich der streitigen Ansprüche beruhen sollte, „wobei die schriftliche Beschreibung des früheren Patents nur insoweit berücksichtigt wird, als dies für die Auslegung seiner Ansprüche erforderlich ist.” Dies liegt daran, dass

Der Schwerpunkt der Doktrin der offensichtlichen Doppelpatentierung … liegt darauf, einen Patentinhaber daran zu hindern, eine offensichtliche Variante dessen zu beanspruchen, was er zuvor beansprucht hat, nicht jedoch auf dem, was er zuvor offenbart.

Der Federal Circuit befasste sich mit Byck und Sun sowie zwei weiteren Fällen, in denen die Spezifikation des früheren Patents herangezogen wurde, um die Ansprüche des späteren Patents gemäß der Doktrin der offensichtlichen Doppelpatentierung für ungültig zu erklären: Geneva Pharmaceuticals, Inc. gegen GlaxoSmithKline PLC ( Fed. Cir. 2003) und Pfizer, Inc. gegen Teva Pharmaceuticals USA, Inc. ( Fed. Cir. 2008).  In Byck beanspruchte das streitige Patent eine isolierte Spule, die mit einer Phenol-Öl-Zusammensetzung beschichtet war, aber der Patentinhaber hatte dieselbe Phenol-Öl-Zusammensetzung bereits in einem Patent patentiert, das ihre Verwendung zur Beschichtung von Spulen offenlegte. In Sun beanspruchte das streitige Patent Verfahren zur Verwendung von Gemcitabin zur Behandlung von Krebs, aber das frühere Patent beanspruchte Gemcitabin und lehrte, dass es zur Behandlung von Krebs nützlich sei.  In Geneva beanspruchte der Patentinhaber Verfahren zur Verwendung von Clavulansäure zur Behandlung antibiotikaresistenter Bakterien, besaß jedoch ein früheres Patent, das Clavulansäure beanspruchte und deren Verwendung gegen dieselben Bakterien offenlegte. In Pfizer beanspruchte das streitige Patent Verfahren zur Verabreichung eines entzündungshemmenden Arzneimittels, aber der Patentinhaber hatte zuvor dasselbe Arzneimittel in einem Patent patentiert, das dessen Verwendung in denselben Verfahren offenlegte.

Der Federal Circuit charakterisierte diese Fälle als „eine begrenzte Ausnahme“:

Byck, Geneva, Pfizer und Sun befassen sich somit „mit der Situation, in der ein früheres Patent einen Wirkstoff beansprucht und dessen Verwendbarkeit in der Beschreibung offenlegt, während ein späteres Patent ein Verfahren zur Verwendung dieses Wirkstoffs für einen bestimmten, in der Beschreibung des früheren Patents beschriebenen Zweck beansprucht“. ... Darüber hinaus hatten in jedem dieser Fälle die Ansprüche, die als nicht patentierbar angesehen wurden, dieselbe Verbindung oder Zusammensetzung gemeinsam – das heißt, jede später patentierte „Verwendung“ stellte eine oder die offen gelegte Verwendung für die zuvor beanspruchte Substanz dar.

Der Federal Circuit unterschied zwischen den streitigen Ansprüchen:

• Pemetrexed und das „775 Intermediate“ sind zwei unterschiedliche Verbindungen.
• Pemetrexed kann durch viele verschiedene Verfahren hergestellt werden, die das Zwischenprodukt '775 nicht erfordern.
• Das Patent '775 „bot keinen Schutz für Pemetrexed“ und das Patent '932 „beinhaltet oder erfordert nicht die Verwendung des Zwischenprodukts '775“.

Dementsprechend bestätigte der Federal Circuit die Entscheidung des Bezirksgerichts, wonach die Ansprüche des Patents '932 nicht wegen offensichtlicher Doppelpatentierung ungültig sind.

Unerwartete Ergebnisse

In einem Teil der Entscheidung, der selbst eine Obiter dictum sein könnte, stellte der Federal Circuit fest, dass die Weigerung des Bezirksgerichts, Lillys Beweise für unerwartete Ergebnisse zu berücksichtigen, offenbar auf einem missverstandenen Obiter dictum in Geneva beruhte. In dem Bestreben, diesen Aspekt der Rechtsprechung zu offensichtlichen Doppelpatenten zu klären, erklärte der Federal Circuit:

Das Bezirksgericht stützte sich auf eine Fußnote in Geneva, in der wir lediglich darauf hingewiesen haben, dass die Prüfung sekundärer Erwägungen nicht erforderlich , nicht aber, dass solche Beweise unzulässig oder irrelevant sind. ... Die kategorische Zurückweisung der Beweise von Lilly durch das Bezirksgericht war daher fehlerhaft. Wenn solche Beweise vorgelegt werden, sollten sie berücksichtigt werden; ein Tatsachenfinder „muss sich mit der Beurteilung einer Offensichtlichkeitsklage zurückhalten, bis er alle relevanten Beweise, einschließlich derjenigen, die sich auf objektive Erwägungen beziehen, geprüft hat.“ ...

Offensichtliche Doppelpatentierung beim USPTO

Die offensichtliche Doppelpatentierung ist einer der Punkte auf der Checkliste der USPTO-Prüfer, die bei der Prüfung einer Patentanmeldung zu berücksichtigen sind. MPEP § 804enthält Leitlinien zu diesem Thema und sieht vor, dass „bei der Prüfung, ob die in einem Anspruch einer Anmeldung definierte Erfindung eine offensichtliche Variante der in einem Patentanspruch definierten Erfindung gewesen wäre, die Offenbarung des Patents nicht als Stand der Technik herangezogen werden darf“. Das MPEP führt jedoch weiter aus: „Dies bedeutet nicht, dass die Offenbarung des Patents gänzlich unberücksichtigt bleiben muss.“  Gemäß dem MPEP sind beispielsweise folgende Verwendungen der Beschreibung zulässig: „als Wörterbuch zum Erlernen der Bedeutung eines Begriffs im Patentanspruch“ und als Verweis auf „die Teile der Beschreibung, die die Patentansprüche stützen“.

Produktansprüche vs. Verfahrensansprüche

Während Patentinhaber die in dieser Entscheidung enthaltene Erörterung der Gründe für die Urteile in den Fällen Byck, Geneva, Pfizer und Sun begrüßen mögen, bringen diese Fälle die Antragsteller dennoch in eine schwierige Lage. Ein Patent für ein neues Produkt muss eine praktische Verwendung für dieses Produkt offenlegen, um die Anforderungen von 35 USC §§ 101 und 112 zu erfüllen. Wenn der Patentinhaber auch Verfahren zur Verwendung dieses Produkts beanspruchen möchte, kann ihm dies durch die Doktrin der offensichtlichen Doppelpatentierung untersagt werden. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, besteht darin, sowohl Produkt- als auch Verfahrensansprüche in der ursprünglichen Patentanmeldung anzumelden. Wenn der Prüfer eine Beschränkungsanforderung stellt und verlangt, dass die Ansprüche in separaten Anmeldungen verfolgt werden, schützt 35 USC § 121 die Ansprüche vor einer offensichtlichen Doppelpatentierung, solange die erteilten Ansprüche mit den Ansprüchen übereinstimmen, die der Beschränkungsanforderung unterlagen. Obwohl diese Strategie nicht in jeder Situation funktioniert, sollten Antragsteller sie im Auge behalten, wenn sie sowohl Produkt- als auch Verfahrensansprüche erhalten möchten.