Bundesberufungsgericht entscheidet, dass Käufer berechtigt ist, eine Kartellklage nach dem Walker-Verfahren einzureichen

In Ritz Camera & Image, LLC gegen Sandisk Corp.entschied der Federal Circuit, dass ein Direktkäufer eines patentierten Produkts berechtigt ist, eine Walker-Process-Kartellklage einzureichen, auch wenn er nicht berechtigt ist, eine Feststellungsklage zur Ungültigkeitserklärung des Patents einzureichen. Der Fall gelangte aufgrund einer Zwischenberufung vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien vor Gericht.

Walker-Verfahren Kartellrechtliche Ansprüche

Eine Kartellklagenach dem „Walker-Verfahren“basiert auf der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 1965 in der Rechtssache Walker Process Equipment, Inc. gegen Food Machinery & Chemical Corp., in der das Gericht feststellte, dass „eine kartellrechtliche Haftung entstehen kann, wenn eine Partei ein Patent nutzt, um ein Monopol zu erlangen oder aufrechtzuerhalten, wenn das Patent durch vorsätzlichen Betrug gegenüber dem Patent- und Markenamt („PTO“) erlangt wurde“.

Wie vom Bundesberufungsgericht erläutert, „legteWalker Process zwei Bedingungen für die kartellrechtliche Haftung aufgrund der betrügerischen Erlangung eines Patents fest:“

1. Zunächst muss der Kläger nachweisen, dass der Beklagte das betreffende Patent durch wissentliches und vorsätzliches Betrügen des Patentamts erlangt hat oder (im Falle eines Rechtsnachfolgers) dass der Beklagte das Patent in Kenntnis der betrügerischen Art und Weise, in der es erlangt wurde, aufrechterhalten und durchgesetzt hat.
2. Zweitens muss der Kläger alle Elemente nachweisen, die ansonsten erforderlich sind, um eine Anklage wegen Monopolbildung gemäß dem Sherman Act zu begründen.

Die von Sandisk aufgeworfene Frage lautet, ob eine Walker-Prozess- Kartellklage „von einem direkten Käufer von Waren, die durch das Patent geschützt sind, erhoben werden kann, selbst wenn der Käufer keiner Gefahr einer Klage wegen Patentverletzung ausgesetzt ist und keine andere Grundlage hat, um eine Feststellungsklage auf Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit des Patents zu erwirken“.

Der Federal Circuit entschied, dass ein Direktkauf eine solche Klage begründen kann eine solche Klage einreichen kann, ungeachtet seiner fehlenden Klagebefugnis zur Einreichung einer Feststellungsklage zur Ungültigkeitserklärung des Patents.

Die streitigen Patente

Bei den streitgegenständlichen Patenten handelt es sich um die US-Patente Nr. 5.172.338 und Nr. 5.991.517 von Sandisk, die sich auf eine Technologie beziehen, die „für das Flashspeichergeschäft des Unternehmens von zentraler Bedeutung ist“.

Ritz behauptete, Sandisk habe durch die betrügerische Beschaffung der Patente gegen Abschnitt 2 des Sherman Act (15 USC § 2) verstoßen. Insbesondere argumentierte Ritz:

• Sandisk „hat es versäumt, bekannte Stand der Technik offenzulegen und hat gegenüber dem Patentamt falsche Angaben gemacht.“
• Sandisk „etablierte seine Monopolstellung, indem es diese Patente gegen seine Konkurrenten durchsetzte und die Kunden der Konkurrenten bedrohte“.
• „Diese Handlungen haben dazu geführt, dass Direktkäufer überhöhte, über dem Wettbewerbsniveau liegende Preise zahlen mussten.“

Ständige Anforderungen

Der Federal Circuit sah keinen Grund, die Voraussetzungen für die Klagebefugnis bei Feststellungsklagen auf Walker-Process-Ansprüche anzuwenden.

Eine Walker-Prozess -Kartellklage ist ein separater Klagegrund, der sich von einer Patentfeststellungsklage unterscheidet. … [W]ährend eines der Elemente der Kartellklage die betrügerische Erlangung eines Patents ist, zielt die Klage „nicht direkt auf die Aufhebung des Patents ab“.

Das Gericht zitierte die Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs in der Rechtss ache Walker Process zu dem Grundsatz, dass „das Interesse am Schutz von Patentinhabern vor ‚unzähligen schikanösen Klagen‘ nicht dazu genutzt werden [kann], die Geltendmachung von Rechten aus den Kartellgesetzen zu vereiteln“, und stellte fest, dass „die hohen Anforderungen an den Nachweis einer Klage nach Walker Process“ eine „Flut von Rechtsstreitigkeiten“ verhindern würden. Daher entschied das Gericht:

Da Direktkäufer in der Regel berechtigt sind, Kartellklagen zu erheben, und da die Entscheidung im Fall Walker Process Käufer nicht daran hinderte, diese besondere Art von Kartellklage zu erheben, sind wir der Ansicht, dass Ritz aufgrund seines Status als Direktkäufer berechtigt ist, seine Klage nach dem Walker Process weiterzuverfolgen, auch wenn es keine Feststellungsklage auf Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit des Patents hätte erheben können.

Das Zusammenspiel zwischen Walker-Prozess und Therasense

Es ist unklar, ob die Entscheidung des Federal Circuit aus dem Jahr 2011 in der Rechtss ache Therasensedirekte Auswirkungen aufWalker-Process-Klagen hat, die bereits betrügerisches Verhalten voraussetzen. Es ist jedoch möglich, dass die Anforderung des „wissentlichen und vorsätzlichen Betrugs gegenüber dem Patentamt” im Lichte von Therasense ausgelegt wird, sodass die zurückgehaltenen Informationen und/oder die angeblichen Falschdarstellungen „wesentlich” für die Patentierbarkeit sein müssen, um eine Klage zu stützen, es sei denn, der Kläger kann Betrug durch „grobes Fehlverhalten” nachweisen. In diesem Fall reichte Ritz Camera die Klage vor der Therasense-Entscheidung ein, hat aber seitdem seine Klage aufrechterhalten.