USPTO führt gemäß dem AIA Technical Corrections Act wesentliche Änderungen bei der Anpassung der Patentlaufzeit ein

Am 1. April 2013 veröffentlichte das USPTO eine „vorläufige endgültige Regelung” zur Patentlaufzeitanpassung (PTA), um die im AIA Technical Corrections Act enthaltenen Änderungen des PTA-Gesetzes umzusetzen. Obwohl die Regeländerungen sofort in Kraft treten, wird das USPTO schriftliche Stellungnahmen berücksichtigen, die innerhalb von 60 Tagen, d. h. bis zum 31. Mai 2013, eingereicht werden.

Das Gesetz über technische Korrekturen der AIA

Der AIA Technical Corrections Act, der aus HR 6621 hervorgegangen ist, hat mehrere wesentliche Änderungen am PTA-Gesetz vorgenommen.

Eine Reihe von Änderungen wirkt sich auf die PTA für nationale Phase-Anmeldungen in den USA aus, indem der „Beginn der nationalen Phase“ als gleichwertig mit dem Anmeldetag einer direkten US-Anmeldung (eine Anmeldung gemäß 35 USC § 111(a)) behandelt wird. Diese Änderungen wirken sich auf die Berechnung der „Verzögerung A” und der „Verzögerung B” aus und sind in den Änderungen zu § 154(b)(1)(A) und (B) enthalten. Eine weitere Änderung ermöglicht es dem USPTO, seine erste PTA-Entscheidung „spätestens zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents” statt mit der Zulassungsmitteilung zu treffen. Diese Änderung spiegelt sich in den Änderungen zu § 154(b)(3) wider. Eine bedeutendere Änderung betrifft die Berufung gegen PTA-Entscheidungen durch die Änderung von § 154(b)(4).

(Siehe diesen Artikel für eine ausführlichere Erörterung der möglichen Auswirkungen dieser Änderungen.)

Gemäß den Bestimmungen des AIA Technical Corrections Act traten diese gesetzlichen Änderungen am 14. Januar 2013 (dem Datum des Inkrafttretens) in Kraft und gelten für „Verfahren, die an oder nach diesem Datum begonnen haben“. Nach Angaben des USPTO beginnt ein PTA-„Verfahren”, wenn das USPTO bei der Erteilung eines Patents seine PTA-Entscheidung trifft. Daher hat das USPTO festgelegt, dass die meisten dieser Regeländerungen für Patente gelten, die am oder nach dem 14. Januar 2013 erteilt wurden, auch wenn das USPTO die neuen Verfahren noch nicht anwendet.

Änderungen in Bezug auf nationale Phase-Anmeldungen in den USA

37 CFR § 1.702 wird durch Überarbeitung von Absatz (a)(1) dahingehend geändert, dass die vierzehnmonatige Frist für die Erteilung einer ersten Amtshandlung oder einer Zulassungsmitteilung in einer nationalen Phase einer US-Anmeldung gegenüber dem USPTO mit dem Datum des Beginns der nationalen Phase zu laufen beginnt.

§ 1.702 Gründe für die Anpassung der Patentlaufzeit aufgrund von Verzögerungen bei der Prüfung gemäß dem Patent Term Guarantee Act von 1999 (ursprüngliche Anmeldungen, mit Ausnahme von Geschmacksmustern, die am oder nach dem 29. Mai 2000 eingereicht wurden).
(a) * * *
(1) Versenden Sie mindestens eine der folgenden Mitteilungen gemäß 35 U.S.C. 132 oder eine Zulassungsmitteilung gemäß 35 U.S.C. 151 spätestens vierzehn Monate nach dem Datum, an dem die Anmeldung gemäß 35 U.S.C. 111(a) eingereicht wurde, oder dem Datum des Beginns der nationalen Phase gemäß 35 U.S.C. 371(b) oder (f) in einer internationalen Anmeldung;
* * * * *
(b) Dreijährige Anhängigkeit. * * *

Nach dem ursprünglichen Gesetz und der bisherigen Regelung begann diese vierzehnmonatige Frist erst an dem „Tag, an dem eine internationale Anmeldung die Anforderungen des Abschnitts 371 erfüllte“, einschließlich der Einreichung einer unterzeichneten Erfindereideserklärung. Diese Änderung ermöglicht es Antragstellern in der nationalen Phase in den USA, die neue Möglichkeit zu nutzen, die Einreichung einer unterzeichneten Erfindereideserklärung/Erfindungserklärung zu verzögern, ohne den Verlust einer potenziellen PTA zu riskieren, da für den Beginn der nationalen Phase keine unterzeichnete Erfindereideserklärung/Erfindungserklärung eingereicht werden muss.

Parallele Änderungen werden an 37 CFR § 1.703 vorgenommen:

§ 1.703 Anpassungszeitraum der Patentlaufzeit aufgrund von Verzögerungen bei der Prüfung.
(a) * * *
(1) Die Anzahl der Tage, falls vorhanden, in dem Zeitraum, der am Tag nach dem vierzehnten Monat nach dem Datum beginnt, an dem die Anmeldung gemäß 35 U.S.C. 111(a) eingereicht wurde, oder dem Tag des Beginns der nationalen Phase gemäß 35 U.S.C. 371(b) oder (f) in einer internationalen Anmeldung und endet mit dem Datum der Versendung entweder einer Maßnahme gemäß 35 U.S.C. 132 oder einer Zulassungsmitteilung gemäß 35 U.S.C. 151, je nachdem, was zuerst eintritt;
* * * * *

Der AIA Technical Corrections Act hat auch das PTA-Gesetz dahingehend geändert, dass die Dreijahresfrist in 35 USC § 154(b)(1)(B) für US-amerikanische nationale Phase-Anmeldungen ab dem „Datum des Beginns der nationalen Phase gemäß 35 U.S.C. 371” berechnet wird. Laut der Bekanntmachung im Federal Register war für die Umsetzung dieser Gesetzesänderung keine Regeländerung erforderlich, da das USPTO bereits die bisherige Gesetzesformulierung („tatsächliches Anmeldedatum der Anmeldung in den Vereinigten Staaten”) so ausgelegt hatte, dass sie für eine internationale Anmeldung das Datum des Beginns der nationalen Phase gemäß 35 U.S.C. 371 bedeutet.

Änderungen in Bezug auf die PTA-Festlegung des USPTO

37 CFR § 1.705 wird dahingehend geändert, dass das USPTO seine PTA-Entscheidung (nur) zusammen mit dem erteilten Patent bekannt gibt und dass die Frist von zwei Monaten für die Einreichung eines Antrags auf Überprüfung verlängert werden kann. Mit den Änderungen dieser Vorschrift werden auch die Absätze (d) und (e) gestrichen und Absatz (f) wird zu Absatz (d) umbenannt.

§ 1.705 Feststellung der Anpassung der Patentlaufzeit.
(a) Das Patent enthält eine Mitteilung über jede Anpassung der Patentlaufzeit gemäß 35 U.S.C. 154(b).
(b) Jeder Antrag auf Überprüfung der im Patent angegebenen Anpassung der Patentlaufzeit muss in Form eines Antrags auf Anpassung der Patentlaufzeit gestellt werden, der spätestens zwei Monate nach dem Datum der Patenterteilung eingereicht werden muss. Diese Frist von zwei Monaten kann gemäß den Bestimmungen von § 1.136(a) verlängert werden. Einem Antrag auf Anpassung der Patentlaufzeit gemäß diesem Abschnitt müssen folgende Unterlagen beigefügt werden:
* * * * *

Dies sind wesentliche Änderungen der PTA-Verfahren. Gemäß dem AIA Technical Corrections Act ist das USPTO nicht mehr verpflichtet, seine vorläufige PTA-Entscheidung zusammen mit der Zulassungsmitteilung zu übermitteln, sondern erst bei Erteilung des Patents. Laut Kommentar in der Bekanntmachung im Federal Register:

Das Amt plant, weiterhin einen Hinweis auf die Anpassung der Patentlaufzeit mit der Erteilungsmitteilung [die in der Regel zwei Wochen vor der Patenterteilung versandt wird] zu geben, aber die auf dem Patent angegebene Anpassung der Patentlaufzeit gemäß 35 U.S.C. 154(b) ist die „offizielle” Mitteilung über die Entscheidung des Amtes zur Anpassung der Patentlaufzeit.

Während die Regeln die bisherige zweimonatige Frist nach der Erteilung für die Anfechtung einer PTA-Entscheidung beibehalten, sehen die Regeln nun vor, dass diese Frist gemäß 37 CFR § 1.136(a) von Rechts wegen um bis zu fünf weitere Monate verlängert werden kann.

Das Dilemma von 35 USC § 154(b)(3)(C) und 37 CFR § 1.705(c)

Obwohl das AIA Technical Corrections Act den Zeitpunkt, zu dem das USPTO seine PTA-Entscheidung treffen muss, auf das Datum der Patenterteilung verschoben hat, wurden keine entsprechenden Änderungen an 35 USC § 154(b)(3)(C) vorgenommen. Dieser Abschnitt des PTA-Gesetzes sieht die Wiederherstellung der gesamten oder eines Teils der gemäß 35 USC § 154(b)(2)(C) verkürzten Anpassungsfrist vor, wenn der Antragsteller nachweist, dass er trotz aller Sorgfalt nicht in der Lage war, innerhalb der Dreimonatsfrist zu antworten. Dieser Abschnitt des PTA-Gesetzes verlangt, dass ein solcher Nachweis „vor der Erteilung des Patents“ erbracht wird. Daher muss ein Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß 35 USC § 154(b)(3)(C) (umgesetzt in 37 CFR § 1.705(c)) weiterhin vor der Erteilung des Patents gestellt werden.

37 CFR § 1.705(c) wird wie folgt geändert, um ihn an andere Änderungen der PTA-Regeln anzupassen:

§ 1.705 Feststellung der Anpassung der Patentlaufzeit.
*****
(c) Jeder Antrag auf Wiederherstellung der gesamten oder eines Teils der gemäß § 1.704(b) verkürzten Anpassungsfrist aufgrund der Nichtbeantwortung einer Zurückweisung, eines Einspruchs, einer Argumentation oder eines anderen Antrags innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Versands der Mitteilung des Amtes, in der der Anmelder über die Zurückweisung, den Einspruch, die Argumentation oder den anderen Antrag informiert wurde, muss vor der Erteilung des Patents gestellt werden. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Jedem Antrag auf Wiederherstellung der gesamten oder eines Teils der gemäß § 1.704(b) gemäß diesem Absatz verkürzten Anpassungsfrist muss außerdem Folgendes beigefügt werden:
* * * * *

37 CFR § 1.704 wird wie folgt geändert, um den Änderungen in 37 CFR § 1.705(c) zu entsprechen:

§ 1.704 Verkürzung der Anpassungsfrist der Patentlaufzeit.
* * * * *
(e) Die Einreichung eines Antrags gemäß § 1.705(c) auf Wiederherstellung der verkürzten Patentlaufzeitanpassung gilt nicht als Versäumnis, angemessene Anstrengungen zum Abschluss der Bearbeitung (Bearbeitung oder Prüfung) der Anmeldung gemäß Absatz (c)(10) dieses Abschnitts zu unternehmen.

Das USPTO hat keine weiteren Hinweise dazu gegeben, wann und wie Antragsteller einen Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß § 1.705(c) vor der Erteilung, wenn das USPTO seine PTA-Entscheidung erst bei der Erteilung trifft. Tatsächlich müssen Antragsteller, die sich auf 35 USC § 154(b)(3)(C) berufen möchten, eine „Wiederherstellung” beantragen, bevor das USPTO eine „Kürzung gemäß 35 USC § 154(b)(2)(C)” vornimmt. Es ist wahrscheinlich, dass Antragsteller im Voraus wissen, wann eine solche Reduzierung voraussichtlich vorgenommen wird, sodass sie vermutlich zu einem beliebigen Zeitpunkt vor der Erteilung einen Antrag auf „Wiederherstellung” stellen können, beispielsweise wenn die verspätete Antwort eingereicht oder die Ausstellungsgebühr bezahlt wird.

Änderungen bei Zivilklagen vor Bezirksgerichten gegen PTA-Entscheidungen

Eine weitere wesentliche Änderung der PTA-Satzung, die durch den AIA Technical Corrections Act in Kraft getreten ist, betrifft den Zeitpunkt, zu dem ein Patentinhaber eine Zivilklage vor einem Bezirksgericht einreichen kann, um eine PTA-Entscheidung anzufechten. In der ursprünglichen Fassung war das Recht, eine Zivilklage vor einem Bezirksgericht einzureichen, unabhängig von einem Antrag auf Überprüfung durch das USPTO. Das USPTO hat den AIA Technical Corrections Act so ausgelegt, dass das Recht, eine Zivilklage vor einem Bezirksgericht zu erheben, davon abhängig ist, dass beim USPTO ein Antrag auf Überprüfung gestellt wurde. Die Auslegung des USPTO ist in der Bekanntmachung im Federal Register dargelegt:

Der AIA Technical Corrections Act ändert 35 U.S.C. 154(b)(4) dahingehend, dass „ein Antragsteller, der mit einer Entscheidung des Direktors gemäß Absatz (3) nicht einverstanden ist, innerhalb von 180 Tagen nach Erteilung des Patents beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von Virginia eine Zivilklage gegen den Direktor einreichen kann“ zu „Ein Antragsteller, der mit der Entscheidung des Direktors über den Antrag des Antragstellers auf Überprüfung gemäß Absatz (3)(B)(ii) nicht einverstanden ist, hat das ausschließliche Recht, innerhalb von 180 Tagen nach dem Datum der Entscheidung des Direktors über den Antrag des Antragstellers auf Überprüfung eine Zivilklage gegen den Direktor beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von Virginia einzureichen.“ Siehe 126 Stat. auf Seite 2457.

Diese Änderung von 35 U.S.C. 154(b)(4) stellt klar, dass: (1) eine Zivilklage gemäß 35 U.S.C. 154(b)(4) keine Alternative zu einem Antrag auf Überprüfung einer Patentlaufzeitanpassung gemäß 35 U.S.C. 154(b)(3) darstellt, sondern das Rechtsmittel für einen Antragsteller ist, der mit der Entscheidung des Direktors über den Antrag des Antragstellers auf Überprüfung nicht zufrieden ist; und (2) eine Zivilklage gemäß 35 U.S.C. 154(b)(4) das ausschließliche Rechtsmittel für einen Antragsteller ist, der mit der Entscheidung des Direktors über den Antrag des Antragstellers auf Überprüfung nicht einverstanden ist.

Nach dieser Auslegung von 35 USC § 154(b)(4) muss ein Patentinhaber, der eine gerichtliche Überprüfung einer PTA-Zuerkennung beantragt, zunächst innerhalb von sieben Monaten nach dem Erteilungsdatum des Patents einen Antrag auf Überprüfung der PTA beim USPTO stellen, die Entscheidung des USPTO über den Antrag auf Überprüfung einholen und innerhalb von 180 Tagen nach der Entscheidung des USPTO über den Antrag auf Überprüfung eine Zivilklage vor einem Bezirksgericht einreichen.

Gültigkeitsdaten

Gemäß der Bekanntmachung im Bundesregister gelten die Änderungen zu 37 CFR § 1.702, 1.703 und 1.705 gelten für alle Patente, die am oder nach dem 14. Januar 2013 (dem Datum des Inkrafttretens des AIA Technical Corrections Act) erteilt wurden, während die Änderungen an 37 CFR § 1.704 für alle Anmeldungen gelten, für die am oder nach dem 1. April 2013 eine Zulassungsmitteilung versandt wurde.

Öffentliche Kommentare

In der Bekanntmachung im Bundesregister heißt es: „Es liegen triftige Gründe vor, diese Verfahrensänderungen ohne vorherige Ankündigung und ohne Möglichkeit zur Stellungnahme vorzunehmen und sie sofort in Kraft zu setzen, um Unstimmigkeiten zwischen den Bestimmungen von 37 CFR 1.702 bis 1.705 und 35 U.S.C. 154(b) in der durch den AIA Technical Corrections Act geänderten Fassung zu vermeiden.“ Dennoch setzt das USPTO diese Regeländerungen als „vorläufige Regelung zur Ermöglichung öffentlicher Stellungnahmen“ um, „da das Amt die Meinung der Öffentlichkeit zur Umsetzung der Änderungen von 35 U.S.C. 154(b) im AIA Technical Corrections Act durch das Amt einholen möchte“.

Wie oben erwähnt, berücksichtigt das USPTO schriftliche Stellungnahmen zu diesen Regeländerungen, die innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung der Bekanntmachung im Federal Register am 1. April 2013 eingehen, d. h. bis zum 31. Mai 2013. Das USPTO bevorzugt die Übermittlung von Stellungnahmen per E-Mail an [email protected] oder über das Federal eRulemaking Portal.