Bundesberufungsgericht entscheidet über Verkaufsverbot aufgrund einer Bestellung zwischen Patentinhaber und Lieferant

In der Rechtssache Hamilton Beach Brands, Inc. gegen Sunbeam Products, Inc. bestätigte der Federal Circuit die Feststellung des Bezirksgerichts, dass die geltend gemachten Ansprüche aufgrund einer Bestellung zwischen Hamilton Beach und seinem Lieferanten gemäß 35 USC § 102(b) ungültig waren. Richter Reyna stellt in seiner abweichenden Meinung in Frage, ob es sich bei der fraglichen Transaktion um ein „kommerzielles” Verkaufsangebot handelte. Seine Bedenken könnten zumindest teilweise durch den America Invents Act ausgeräumt werden, wenn der neue § 102(a)(1) eine Komponente der „öffentlichen Verfügbarkeit” enthält, wie das USPTO festgestellt hat. 

Das streitige Patent 

Das betreffende Patent war das US-Patent 7.947.928 von Hamilton Beach, das sich auf den Slow Cooker Stay or Go® bezog. Dieser Slow Cooker verfügt über „Klammern, mit denen der abnehmbare Deckel des Geräts am Gehäuse des Kochers befestigt wird, um das Auslaufen während des Transports zu verhindern“. Der repräsentative Anspruch 1 beschreibt dieses Merkmal wie folgt:

mindestens eine Klammer, die zwischen dem Deckel und der Seitenwand des Gehäuses angebracht ist, wobei die mindestens eine Klammer eine Überzentrumklammer mit einem Haken und einer Verriegelung ist, wobei entweder der Haken oder die Verriegelung an entweder dem Deckel oder der Seitenwand des Gehäuses angebracht ist und der jeweils andere Teil an dem jeweils anderen Teil, also entweder dem Deckel oder der Seitenwand des Gehäuses, angebracht ist, wobei der mindestens eine Clip wahlweise mit dem Deckel und der Seitenwand des Gehäuses in Eingriff gebracht werden kann, um den Deckel wahlweise in dichtendem Eingriff mit dem Behälterrand zu halten, um ein Austreten von Lebensmitteln aus dem Inneren des Behälters zu verhindern, wobei das Gehäuse und der Deckel eine vertikale Höhe aufweisen, wobei der mindestens eine Clip vollständig innerhalb der vertikalen Höhe des Gehäuses und des Deckels angeordnet ist, um die Lagerung und den Transport des Slow Cookers zu erleichtern, wenn der mindestens eine Clip mit dem Deckel und der Seitenwand des Gehäuses in Eingriff steht.

Das Patent '928 wurde auf Grundlage einer Anmeldung mit Prioritätsdatum vom 1. März 2006 erteilt.

Das Verkaufsangebot

Der Federal Circuit fasste die entscheidenden Fakten wie folgt zusammen:

Am 8. Februar 2005 erteilte Hamilton Beach seinem Lieferanten einen Auftrag zur Herstellung seiner Stay or Go®-Schongarer. Hamilton Beach gab auf dem Bestellschein sein Werk in Tennessee als Lieferadresse und sein Büro in Virginia als Rechnungsadresse an. Hamilton Beach gab außerdem die genaue Menge – fast 2000 Einheiten –, die Teilenummer, den Stückpreis und den gewünschten Liefertermin für die Schongarer an. Am 25. Februar 2005 bestätigte der Lieferant per E-Mail den Erhalt der Bestellung und teilte mit, dass er nach Erhalt der Freigabe von Hamilton Beach mit der Produktion der Slow Cooker beginnen werde.

Der 8. Februar 2005 lag mehr als ein Jahr vor dem Prioritätsdatum 1. März 2006. Daher musste das Gericht entscheiden, ob dieser Austausch zwischen Hamilton Beach und seinem Lieferanten einen „Verkauf” oder ein „Verkaufsangebot” gemäß 35 USC § 102(b) darstellte.

Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts

Richter O’Malley verfasste die Stellungnahme für den Federal Circuit, der sich Richter Bryson anschloss. Richter Reyna verfasste eine abweichende Stellungnahme.

Das Gericht fasste die Anforderungen aus dem Fall Pfaff gegen Wellsfür ein Verkaufsverbot wie folgt zusammen:

Eine Verkaufsbeschränkung gilt, wenn vor dem Stichtag zwei Bedingungen erfüllt sind:
(1) Die beanspruchte Erfindung muss Gegenstand eines kommerziellen Verkaufsangebots sein; und
(2) die Erfindung muss patentierbar sein.

Eine Erfindung ist „patentierbar“, wenn vor dem Stichtag: (1) die Erfindung in die Praxis umgesetzt wurde; oder
(2) die Erfindung in Zeichnungen dargestellt oder in Schriften beschrieben wurde, die so ausführlich sind, dass eine Person mit durchschnittlichen Kenntnissen auf dem Gebiet der Erfindung diese in die Praxis umsetzen kann.

Bevor er sich mit der Analyse befasste, merkte Richter O’Malley an:

Es gibt keine „Lieferantenausnahme“ für das Verkaufsverbot. Daher ist es unerheblich, dass das in diesem Fall fragliche „kommerzielle Verkaufsangebot“ vom eigenen Lieferanten von Hamilton Beach und an Hamilton Beach selbst gemacht wurde.

Hamilton Beach argumentierte, dass vor dem Stichtag kein „Verkauf“ stattgefunden habe, doch das Bundesberufungsgericht widersprach dieser Auffassung. Das Gericht stellte fest, dass „ein tatsächlicher Verkauf nicht erforderlich ist“. Vielmehr „reicht ein Verkaufsversuch aus, solange dieser ‚so konkret ist, dass eine andere Partei durch einfache Annahme einen verbindlichen Vertrag abschließen könnte‘“. Unter Anwendung dieser Grundsätze auf den Austausch zwischen Hamilton Beach und seinem Lieferanten stellte das Gericht fest:

Der Lieferant von Hamilton Beach antwortete vor dem Stichtag, dass er bereit sei, die Bestellung auszuführen. Mit anderen Worten: Der Lieferant unterbreitete Hamilton Beach ein Angebot zum Verkauf der Slow Cooker. Zu diesem Zeitpunkt wurde das kommerzielle Verkaufsangebot unterbreitet, und gemäß dem geltenden Unternehmenskaufvertrag konnte Hamilton Beach das Angebot nach Belieben annehmen. Und Hamilton Beach räumt ein, … dass, hätte es zu irgendeinem Zeitpunkt nach Erhalt dieser E-Mail eine „Freigabe” erteilt, ein verbindlicher Vertrag zustande gekommen wäre. … Somit handelte es sich bei [der Antwort des Lieferanten] um ein kommerzielles Verkaufsangebot, das Hamilton Beach durch einfache Annahme in einen verbindlichen Vertrag hätte umwandeln können. Dies reichte aus, um den ersten Teil der Pfaff-Prüfungzu erfüllen.

Hamilton Beach focht auch die Feststellungen des Bezirksgerichts zum zweiten Teil des Pfaff-Tests an, aber der Federal Circuit stellte fest, dass „die Schlussfolgerung des Bezirksgerichts, dass das Produkt vor dem Stichtag patentierbar war, keinen Fehler enthält“.

Die abweichende Meinung von Richter Reyna

Richter Reyna widersprach der Auffassung, dass die Transaktionen zwischen Hamilton Beach und seinem Lieferanten ein „kommerzielles“ Verkaufsangebot im Sinne von 35 USC § 102(b) darstellen. Insbesondere kritisiert Richter Reyna die Mehrheit dafür, dass sie es versäumt habe, „zu prüfen, ob das Angebot kommerzieller Natur war, … ohne zu berücksichtigen, ob die Bestellung zu rein experimentellen Zwecken aufgegeben wurde“.

In Anbetracht der Frage, wie die Entscheidung des Gerichts auf künftige Fälle angewendet werden könnte, erklärt Richter Reyna:

Meine größten Bedenken betreffen die Auswirkungen, die dieser Fall auf zukünftige Innovatoren haben wird, insbesondere auf kleine Unternehmen und einzelne Erfinder, die nicht über eigene Prototyping- und Fertigungskapazitäten verfügen. … Nach der Mehrheitsmeinung in diesem Fall kann ein einziges Kaufangebot zu rein experimentellen Zwecken die Verkaufsbeschränkung auslösen, und die Ausnahme für experimentelle Zwecke bietet ihnen keine Rettung.

Wie würde dieser Fall nach dem America Invents Act entschieden werden?

Gemäß dem America Invents Act (AIA) würde eine potenzielle On-Sale-Bar-Aktivität gemäß 35 USC § 102(a)(1) und 35 USC § 102(b)(1) bewertet werden. Abschnitt § 102(a)(1) sieht vor, dass eine Person Anspruch auf ein Patent hat, es sei denn:

(1) Die beanspruchte Erfindung wurde vor dem wirksamen Anmeldetag der beanspruchten Erfindung patentiert, in einer gedruckten Veröffentlichung beschrieben oder öffentlich genutzt, verkauft oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

In seinen Prüfungsrichtlinien zur Umsetzung der Bestimmungen des AIA zum Erstanmelderprinzip hat das USPTO darauf hingewiesen, dass die bestehende Rechtsprechung zu den Grundsätzen des Vertragsrechts weiterhin maßgeblich dafür ist, ob ein Verkauf oder ein Verkaufsangebot stattgefunden hat.  Daher könnte die Analyse des Gerichts, ob der Austausch zwischen Hamilton Beach und seinem Lieferanten ein Verkaufsangebot oder einen Verkauf darstellte, unter dem AIA weiterhin relevant sein. Das USPTO interpretierte jedoch die Anforderung des „Verkaufs” des AIA als unterschiedlich zu der in § 102(b) in einer Weise, die für einen Fall wie diesen relevant sein könnte:

Der Ausdruck „im Verkauf“ in AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) wird so behandelt, als habe er dieselbe Bedeutung wie „im Verkauf“ in vor AIA 35 U.S.C. 102(b), mit der Ausnahme, dass der Verkauf die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muss.

Es ist zweifelhaft, dass das Angebot eines Lieferanten, dem Patentinhaber ein Produkt zu verkaufen, dazu führen würde, dass die betreffende Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Daher würde eine Transaktion zwischen einem Patentinhaber und seinem Lieferanten nicht ein ungültiges Stand der Technik gemäß § 102(a)(1) darstellen.

Sollte eine solche Transaktion aus irgendeinem Grund unter § 102(a)(1) fallen, wäre die nächste Frage, ob sie unter die Ausnahme von § 102(b)(1) fällt, die eine „Offenbarung, die ein Jahr oder weniger vor dem wirksamen Anmeldetag erfolgt ist” als Stand der Technik disqualifiziert, wenn die Offenbarung

wurde vom Erfinder gemacht … oder von einem anderen, der den offenbarten Gegenstand direkt oder indirekt vom Erfinder erhalten hat … oder [wenn] der offenbarte Gegenstand vor dieser Offenbarung vom Erfinder … oder einem anderen, der den offenbarten Gegenstand direkt oder indirekt vom Erfinder erhalten hat, öffentlich bekannt gemacht worden war.

Diese Ausnahme mag zwar für Verkäufe und Verkaufsangebote gelten, hätte Hamilton Beach jedoch nicht geholfen, da das fragliche Verkaufsangebot mehr als ein Jahr vor dem Datum der wirksamen Einreichung erfolgte.