In der Rechtssache St. Jude Medical, Inc. gegen Access Closure, Inc. befand das Bundesberufungsgericht, dass eines der Patente von St. Jude aufgrund der Doktrin der offensichtlichen Doppelpatentierung ungültig sei. Dieser Fall verdeutlicht die potenzielle Schwierigkeit, die Übereinstimmung mit einer ursprünglichen Beschränkungsanforderung in einer Patentfamilie mit mehreren Generationen aufrechtzuerhalten.
Das streitige Patent
Obwohl es in dem vor dem Bundesberufungsgericht verhandelten Fall um drei Patente von St. Jude ging, war nur eines davon von der Frage der Doppelpatentierung betroffen, nämlich das US-Patent 7.008.439 (das Janzen-Patent).
Das Janzen-Patent geht auf eine Voranmeldung zurück, die einer Beschränkungsauflage unterlag, die die Ansprüche wie folgt einschränkte:
Gruppe I. Ansprüche . . . bezogen auf eine Vorrichtung zur Abdichtung einer Punktion in einer Blutgefäßwand.
Gruppe II. Ansprüche . . . bezogen auf ein Verfahren zum Verschließen einer Punktion in einer Wand eines Blutgefäßes.
Art A: Ansprüche, die sich auf die Vorrichtung beziehen, die einen Dilatator für festes Gewebe umfasst.
Art B: Ansprüche, die sich auf die Vorrichtung beziehen, die einen hohlen Dilatator und einen Führungsdraht umfasst.
Art C: Ansprüche, die sich auf die Vorrichtung beziehen, die einen Führungsdraht und keinen Dilatator umfasst.
Gruppe I, Spezies B, wurde in der Großelternanmeldung ausgewählt, die als US-Patent 5.391.183 erteilt wurde.
Die Stammanmeldung wurde als „Teilanscheinung“ eingereicht und unterlag einer ähnlichen Beschränkungsauflage. Der Anmelder entschied sich erneut für Gruppe I, Spezies B. Die Stammanmeldung wurde als US-Patent 5.830.130 erteilt.
Die Janzen-Anmeldung wurde als „Fortsetzungsanmeldung” der Stammanmeldung eingereicht. Der Anmelder widerrief die ursprünglichen Ansprüche und „übernahm sowohl die Geräte- als auch die Verfahrensansprüche aus einem anderen Patent, um ein Interferenzverfahren anzustrengen”. Wie vom Federal Circuit zusammengefasst, „setzte sich die Janzen-Anmeldung letztendlich in der Interferenz durch und wurde sowohl mit Geräte- als auch mit Verfahrensansprüchen erteilt”.
Der Anmelder reichte eine weitere Fortsetzung der Stammanmeldung ein, die vor dem Janzen-Patent als US-Patent 5.725.498 mit Verfahrensansprüchen erteilt wurde.
Das Verfahren vor dem Bezirksgericht
St. Jude machte seine Patente gegenüber ACI geltend. Das Bezirksgericht legte die Ansprüche aus, und die Fragen der Gültigkeit und Verletzung wurden vor einem Geschworenengericht verhandelt. Wie vom Bundesberufungsgericht zusammengefasst,
Die Jury kam zu dem Urteil, dass ACI die Ansprüche 7 und 8 des Janzen-Patents verletzt habe, dass jedoch die Ansprüche 7, 8 und 9 des Janzen-Patents angesichts des Schwesterpatents '498 wegen Doppelpatentierung ungültig seien. Die Feststellung der Jury zur Doppelpatentierung implizierte die Schlussfolgerung der Jury, dass die Ansprüche 7, 8 und 9 des Janzen-Patents sich nicht in patentierbarer Weise vom Anspruch 7 des Schwesterpatents unterschieden.
Das Bezirksgericht behandelte das Urteil der Jury zur Frage der Doppelpatentierung jedoch als „beratend“, da es die Jury nicht darüber entscheiden ließ, ob 35 USC § 121 die Ungültigkeit der Ansprüche aus diesem Grund verhinderte. Das Gericht führte daher eine mündliche Verhandlung zu dieser Frage durch und entschied, dass § 121 anwendbar sei, wodurch das Janzen-Patent vor einer Doppelpatentierung bewahrt wurde.
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts
Die Stellungnahme des Bundesberufungsgerichts wurde von Richter Plager verfasst und von Richter Wallach mitgetragen. Richter Lourie verfasste eine zustimmende Stellungnahme.
Der Federal Circuit zitierte den „Safe Harbor“-Teil von § 121:
Ein Patent, das auf eine Anmeldung erteilt wird, für die eine Beschränkungsanforderung gemäß diesem Abschnitt gestellt wurde, oder auf eine Anmeldung, die aufgrund einer solchen Anforderung, darf weder im Patent- und Markenamt noch vor Gericht gegen eine Teilanmeldung oder gegen die ursprüngliche Anmeldung oder ein auf einer dieser Anmeldungen erteiltes Patent verwendet werden, wenn die Teilanmeldung vor der Erteilung des Patents auf die andere Anmeldung eingereicht wurde.
Die Argumente von ACI konzentrierten sich auf die „Übereinstimmungs“-Anforderung des Safe Harbor, die sich aus der Formulierung „als Ergebnis von“ im Gesetz ableitet. Wie vom Federal Circuit erläutert, muss für die Anwendung des Safe Harbor „die Trennlinie zwischen den „unabhängigen und unterschiedlichen Erfindungen“, die zur Einschränkungsanforderung geführt hat, beibehalten werden“.
Der Federal Circuit verwies auf einen früheren Präzedenzfall, der folgende Leitlinien zum Erfordernis der Übereinstimmung enthält:
Einerseits:
- Das Streben eines Antragstellers nach zwei oder mehr nicht ausgewählte Erfindungen in derselben Folgeanmeldung verfolgt, verstößt an sich nicht gegen die Trennlinie. Siehe Boehringer Ingelheim Int’l GmbH gegen Barr Labs, Inc., 592 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2010).
- „Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass eine Teilanmeldung, die aufgrund einer Beschränkungsauflage eingereicht wird, keine Ansprüche enthalten darf, die sich auf die Erfindung beziehen, die in den , die in der Stammanmeldung ausgewählt und zum Patent angemeldet wurden.“ Gerber Garment Tech., Inc. gegen Lectra Sys., Inc., 916 F.2d 683, 687 (Fed. Cir. 1990).
Weiter:
Die Anforderung der Übereinstimmung gilt sowohl für das wegen Doppelpatentierung angefochtene Patent (das angefochtene Patent) als auch für das als Referenz verwendete Patent.
Dementsprechend argumentierte das Gericht:
In einem Fall wie diesem erfordert die Übereinstimmung, dass das angefochtene Patent, das Referenzpatent und das Patent, für das die Beschränkungsauflage erteilt wurde (das beschränkte Patent), keine der vom Prüfer identifizierten Erfindungen beanspruchen.
Im vorliegenden Fall argumentierte ACI, dass die einzige relevante „Abgrenzung“ die zwischen den Geräteansprüchen (Gruppe I) und den Verfahrensansprüchen (Gruppe II) sei, während St. Jude argumentierte, dass jede Gruppe/Artenkombination eine eigene „Abgrenzung“ darstelle.
In dieser Frage schloss sich die Mehrheit des Bundesberufungsgerichts der Auffassung von St. Jude an. Das Gericht prüfte die USPTO-Vorschrift zur Auswahl von Arten (37 CFR § 1.146) und stellte fest, dass eine Auswahl von Arten die gleiche Wirkung hat wie eine Einschränkungsanforderung, wenn kein generischer Anspruch, der die Arten miteinander verbindet, als zulässig befunden wird. Das Gericht stellte außerdem fest, dass in der Großelternanmeldung kein generischer Anspruch vorgelegt oder zugelassen wurde. Daher entschied das Gericht, dass „die aus der Wahl der Spezies resultierende Einschränkung die Abgrenzungslinie beeinflusste. Insbesondere trennte die erste Einschränkung Gruppe I von Gruppe II, und die zweite Einschränkung wirkte zusätzlich zur ersten Einschränkung, um die Spezies zu trennen.“
Um festzustellen, ob die Trennlinie „eingehalten“ wurde, prüfte der Federal Circuit, „ob eine der gleichen eingeschränkten Erfindungen im angefochtenen Patent (dem Janzen-Patent), im Referenzpatent (dem Schwesterpatent) oder im eingeschränkten Patent (dem Großelternpatent) beansprucht wird“, und tat dies als Rechtsfrage, ohne Rücksicht auf die Entscheidung des Bezirksgerichts.
Der Federal Circuit stufte den beanspruchten Gegenstand wie folgt ein:
Großelternpatent: Gruppe I, Art B
Janzen-Patent: Gruppe I, Spezies C; Gruppe II, Spezies C
Geschwisterpatent: Gruppe II, generisch in Bezug auf die Spezies.
Das Gericht stellte fest, dass die Trennlinie zwischen dem Großelternpatent und dem Janzen-Patent eingehalten wurde, stellte jedoch fest, dass sie im Schwesterpatent nicht eingehalten wurde:
Der unabhängige Anspruch 1 des Schwesterpatents ist … ein Anspruch, der sich auf Gruppe II bezieht, jedoch nicht auf eine der Arten A, B oder C beschränkt ist …. Somit wurde die Schwesteranmeldung nicht „als Ergebnis” der Einschränkung eingereicht, da sie einen Anspruch verfolgte, der für alle Arten in Gruppe II generisch war, und sich daher mit Gruppe II, Art C aus dem Janzen-Patent überschnitt.
Nachdem festgestellt wurde, dass die Konsonanzanforderung nicht erfüllt war, entschied der Federal Circuit, dass die Safe-Harbor-Regelung von § 121 keine Anwendung findet. Angesichts der Feststellung der Jury, dass die Ansprüche 7, 8 und 9 des Janzen-Patents sich nicht in patentierbarer Weise von den Ansprüchen des Schwesterpatents unterscheiden, erklärte das Gericht die Ansprüche 7, 8 und 9 des Janzen-Patents für ungültig.
Beipflichtung von Richter Lourie
In seiner übereinstimmenden Stellungnahme weicht Richter Lourie von der Mehrheitsentscheidung hinsichtlich der Auswirkungen der Anforderung zur Wahl der Spezies ab. Insbesondere ist Richter Lourie nicht der Ansicht, dass die Anforderung zur Wahl der Spezies für die Untersuchung gemäß § 121 relevant ist.
Eine solche Anforderung für die Auswahl von Arten ist nicht mit einer Einschränkungsanforderung gleichzusetzen. Sie ist vorläufig, und ihre Folgen lassen sich vermeiden, indem der Antragsteller die Zulässigkeit eines generischen Anspruchs beantragt, der die verschiedenen Arten umfasst, oder indem er separate Anträge stellt, um den nicht ausgewählten Gegenstand zu verfolgen. Meiner Ansicht nach begehen das Bezirksgericht und die Mehrheit einen Fehler, indem sie in diesem Fall überhaupt die Auswirkungen der Anforderung zur Auswahl von Arten berücksichtigen.
Richter Lourie hätte die Feststellung der mangelnden Übereinstimmung auf das Vorhandensein sowohl von Geräteansprüchen (Gruppe I) als auch von Verfahrensansprüchen (Gruppe II) im Janzen-Patent gestützt.
Ein teures Ticket zum sicheren Hafen
Obwohl die ursprüngliche Beschränkungsanforderung in diesem Fall nur zwei Anspruchsgruppen umfasste, ist es nicht ungewöhnlich, dass mehrseitige Beschränkungsanforderungen gestellt werden, die jedes Wort eines Anspruchs in eine separate Gruppe zu unterteilen scheinen. Anmelder, die mit solchen Beschränkungsanforderungen konfrontiert sind, müssen die Vorteile des Safe Harbor von § 121 gegen die Kosten für die Bearbeitung und Aufrechterhaltung mehrerer Anmeldungen abwägen, die sich auf dieselbe Technologie (wenn nicht sogar dieselbe Erfindung) beziehen. Anmelder können versuchen, mehrere Gruppen von Ansprüchen in einer oder mehreren „Teilansprüchen” geltend zu machen, in der Hoffnung, dass der Prüfer die Beschränkungsanforderung nicht so streng auslegt. Anmelder können auch Ansprüche mit unterschiedlichem Umfang in einer oder mehreren „Fortsetzungsanmeldungen” verfolgen. Dieser Fall erinnert daran, dass diese Strategien das Risiko bergen, die für die Vermeidung von Doppelpatentierungsproblemen erforderliche Übereinstimmung zu verlieren. Manchmal ist jedoch der Preis für eine sichere Hafenregelung möglicherweise nicht lohnenswert, solange die Gültigkeit der Patente mit einer Terminal Disclaimer (endgültigen Verzichtserklärung) gerettet werden kann.