Bezirksgericht: Mitteilung über geistige Eigentumsrechte erforderlich, um der Pflicht zur Offenheit und Treu und Glauben nachzukommen

Am 2. Mai 2014 entschied Richter Davis vom Eastern District of Virginia, dass die Anwälte in einem anhängigen Patentstreitverfahren „ihrer allgemeinen Pflicht zur Offenheit und Treu und Glauben gegenüber diesem Gericht nicht nachgekommen sind“, indem sie die Tatsache nicht offengelegt haben, dass der Beklagte Anträge auf Inter-Partes-Überprüfung der streitgegenständlichen Patente gestellt hatte, während ein Antrag auf summarisches Urteil über die Ungültigkeit derselben Patente vor dem Bezirksgericht anhängig war. Richter Davis sprach zwar keine formelle Rüge gegen diese Anwälte aus, erklärte jedoch in seiner Stellungnahme, dass „die Veröffentlichung dieser Stellungnahme mehr als ausreichend ist, um alle Patentanwälte darauf hinzuweisen, dass die künftige Nicht-Offenlegung von gleichzeitig laufenden Inter-Partes-Überprüfungsverfahren vor Gericht weitaus schärfere Konsequenzen nach sich ziehen wird“ (Hervorhebung im Original).

In der Rechtssache Virginia Innovation Scis., Inc. gegen Samsung Elecs. Co., Nr. 12-cv-00548 (E.D. Vir.), ging es um fünf Patente. Im August 2013 reichten die Beklagten einen Antrag auf summarisches Urteil zur Ungültigkeit aller streitgegenständlichen Patente ein. Im September 2013 reichten die Beklagten beim PTO Anträge auf Inter-Partes-Review („IPR“) von 37 Ansprüchen aus den fünf streitgegenständlichen Patenten ein. Im Januar 2014 gab das Bezirksgericht eine 72-seitige Stellungnahme ab, die sich unter anderem mit der Gültigkeit der streitgegenständlichen Patente befasste. Am 6. März 2014 gab die PTAB dem Antrag auf Überprüfung von drei der fünf streitgegenständlichen Patente statt. Etwa eine Woche später reichte der Kläger einen Antrag auf Überprüfung der summarischen Entscheidung des Gerichts ein und machte das Gericht damit erstmals auf das IPR-Verfahren aufmerksam. Während der Anhörung zum Antrag des Klägers „sprach das Gericht die Frage an, dass die Parteien es versäumt hatten, das Gericht über die Einleitung des IPR-Verfahrens zu informieren“.  Die Anwälte der Parteien antworteten, wie vom Gericht beschrieben, dass „sie nie auf die Idee gekommen wären, dieses Gericht über ein solches paralleles Verfahren zu informieren”. Darüber hinaus „schienen die Beklagten anzudeuten, dass sie nicht daran gedacht hätten, dieses Gericht über das IPR-Verfahren zu informieren, da die Terminliste dieses Gerichts so schnell abgearbeitet wurde”.

Vor der Prüfung der Begründetheit des Antrags des Klägers erinnerte das Gericht die Parteien an ihre „allgemeine Pflicht zur Offenheit und Treu und Glauben, die die Pflicht eines Rechtsanwalts umfasst, ein Bezirksgericht über alle Entwicklungen zu informieren, die sich auf den Ausgang des Rechtsstreits auswirken könnten“, sowie an Regel 3.3 der Berufsordnung mit dem Titel „Offenheit gegenüber dem Gericht“. Das Gericht erklärte weiter, dass die Pflicht zur Offenheit gilt, „wenn verwandte Fälle gleichzeitig vor verschiedenen Gerichten anhängig sind“ sowie wenn „Verfahren vor einem Bundesbezirksgericht und damit verbundene Verwaltungsverfahren gleichzeitig anhängig sind“. Das Gericht stellte dann fest, dass „eine Patentverletzungsklage mit einer Gegenklage wegen Nichtigkeit und ein IPR-Verfahren, das die Gültigkeit derselben Patentansprüche betrifft, in diese Kategorie von verwandten Angelegenheiten fallen, die eine Benachrichtigung der jeweiligen Gerichte erfordern“.

Das Gericht erklärte: „Hätten die Parteien dieses Gericht unverzüglich über den anhängigen Antrag informiert, hätte das Gericht zumindest selbst prüfen können, welche Auswirkungen ein solches Verfahren auf die Terminplanung haben könnte und ob es das Verfahren und seine damals laufende Prüfung des Antrags der Beklagten auf summarisches Urteil wegen Ungültigkeit aussetzen wollte.“ Darüber hinaus hätten „VIS und Samsung, indem sie dieses Gericht nicht über das Bestehen des IPR-Verfahrens informiert haben, faktisch zwei Chancen gehabt, die Gültigkeit der streitigen Ansprüche anzufechten“.

Das Gericht kam zu folgendem Schluss:

Die Parteien hätten dieses Gericht unverzüglich nach Einreichung des IPR-Antrags darüber in Kenntnis setzen müssen, und die Unterlassung dieser Mitteilung stellt zumindest nach Ansicht des unterzeichnenden Richters eine eklatante Unterlassung dar. Durch die Nichtbenachrichtigung des Gerichts haben die Anwälte zumindest ihre allgemeine Pflicht zur Offenheit und Treu und Glauben gegenüber diesem Gericht verletzt, da das IPR-Verfahren eindeutig eine „Entwicklung war, die möglicherweise den Ausgang des Rechtsstreits beeinflussen könnte” – eine Tatsache, die am besten durch den Antrag des Klägers auf Überprüfung belegt wird. Angesichts des noch nicht ausgereiften Rechtszustands dieses relativ neuen PTO-Überprüfungsverfahrens bleibt die Ermahnung dieses Gerichts an alle an diesem Fall beteiligten Anwälte jedoch hinter einer formellen Rüge einzelner Anwälte zurück. Dennoch reicht die Veröffentlichung dieser Stellungnahme mehr als aus, um alle Patentanwälte darauf hinzuweisen, dass künftige Versäumnisse, dem Gericht gleichzeitige Inter-Partes-Überprüfungsverfahren offenzulegen, mit weitaus schärferen Konsequenzen geahndet werden.

Angesichts dieser jüngsten Stellungnahme wird es möglicherweise zu einer Tendenz kommen, dass Richter, darunter auch Richter Davis, in ihren Verfahrensordnungen für Patentverfahren ausdrücklich vorschreiben, dass die Parteien dem Gericht so schnell wie möglich die Existenz eines Antrags auf IPR in Bezug auf die streitgegenständlichen Patente offenlegen müssen, unabhängig davon, ob die PTAB auf den Antrag reagiert hat oder nicht.