Bundesberufungsgericht entscheidet, dass Verbraucherschutzorganisation keine Berufungsbefugnis hat, um gegen die Entscheidung zur Überprüfung des WARF-Stammzellenpatents vorzugehen
In der Rechtssache Consumer Watchdog gegen Wisconsin Alumni Research Foundationentschied der Federal Circuit, dass ein Antragsteller einer Inter-Partes-Überprüfung einen tatsächlichen Schaden nachweisen muss, der ausreicht, um die Klagebefugnis gemäß Artikel III zu begründen, um gegen eine Entscheidung des Patent Trial and Appeal Board beim Federal Circuit Berufung einzulegen. Diese Entscheidung könnte einige Parteien davon abhalten, ein Inter-Partes-Überprüfungsverfahren oder ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten, da sie möglicherweise keine Berufung gegen eine Entscheidung einlegen können, mit der das angefochtene Patent bestätigt wird.
Das streitige Patent
Das betreffende Patent war das US-Patent 7.029.913 der WARF, das sich auf menschliche embryonale Stammzellkulturen bezog. Consumer Watchdog (damals bekannt als Foundation for Taxpayer and Consumer Rights) beantragte eine Inter-Partes-Überprüfung des Patents, die unter der Kontrollnummer 95/000,154 angeordnet wurde. Der Prüfer des USPTO bestätigte die Patentierbarkeit der Ansprüche (mit einigen Änderungen) und die Kammer bestätigte dies. Consumer Watchdog legte gemäß 35 USC § 141 Berufung beim Federal Circuit ein.
Das Problem der Klagebefugnis
Obwohl das Gesetz die Möglichkeit vorsieht, dass „ein Dritter, der mit der endgültigen Entscheidung in einem Berufungsverfahren vor der Kammer nicht zufrieden ist“, beim Bundesberufungsgericht Berufung einlegen kann, ist die Zuständigkeit des Gerichts für die Verhandlung von Berufungsverfahren durch Artikel III der Verfassung der Vereinigten Staaten eingeschränkt. Wie der Bundesberufungsgerichtshof erklärt, ist „eine harte Grenze der Zuständigkeit nach Artikel III“ die Anforderung, dass die Partei, die eine Überprüfung beantragt, „nachweisen muss, dass sie einen ‚tatsächlichen Schaden‘ erlitten hat“.
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts wurde von Richter Prost verfasst und von Richter Rader und Richter Hughes mitgetragen.
Der Federal Circuit prüfte, ob Consumer Watchdog tatsächlich einen Schaden im Zusammenhang mit dem Stammzellenpatent der WARF geltend gemacht hatte, und stellte fest, dass dies nicht der Fall war.
- Consumer Watchdog behauptet nicht, dass es an Aktivitäten im Zusammenhang mit menschlichen embryonalen Stammzellen beteiligt ist, die die Grundlage für eine Klage wegen Rechtsverletzung bilden könnten.
- [Consumer Watchdog] behauptet nicht, dass es beabsichtigt, solche Aktivitäten durchzuführen.
- [Consumer Watchdog behauptet nicht], dass es sich um einen tatsächlichen oder potenziellen Lizenznehmer handelt oder dass es eine andere Verbindung zum Patent '913 oder dem beanspruchten Gegenstand hat.
Das Gericht stellte fest, dass die einzige behauptete „Schädigung” die Entscheidung der Kammer war, das Patent aufrechtzuerhalten. Das Gericht erklärte, dass dies „nicht ausreichte, um eine Klagebefugnis zu begründen”, da die Entscheidung „keine durch das Gesetzüber die Inter-Partes-Überprüfung gewährten gesetzlichen Rechte verletzte”. Das Gesetz „erlaubte zwar jedem Dritten, eine erneute Prüfung zu beantragen, und gestattete dem Dritten, daran teilzunehmen, wenn dem Antrag stattgegeben wurde“, aber es „garantierte kein bestimmtes, für den Antragsteller günstiges Ergebnis“. Somit erhielt Consumer Watchdog durch die Durchführung des erneuten Prüfungsverfahrens unabhängig vom Ergebnis alles, worauf es nach dem Gesetz Anspruch hatte.
Das Gericht erkannte die Auswirkungen von 35 USC § 141 an, erklärte jedoch, dass dieses Gesetz zwar „die Anforderungen an die Unmittelbarkeit und Abhilfbarkeit [der Klagebefugnis] lockern und alle Vorsichtsmaßnahmen aufheben kann, ... [es] jedoch nicht die Anforderung aufhebt, dass Consumer Watchdog ein konkretes, spezifisches Interesse am Ergebnis der Überprüfung haben muss.“
Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Estoppel-Bestimmungen des Gesetzes über die erneute Prüfung zumindest in diesem speziellen Fall keinen tatsächlichen Schaden begründen, der eine Klagebefugnis rechtfertigt, da es keine Anzeichen dafür gab, dass Consumer Watchdog an einem Rechtsstreit oder einem anderen Verfahren beteiligt sein würde, in dem das Patent angefochten wird und in dem die Estoppel-Bestimmungen der erneuten Prüfung Anwendung finden könnten.
Consumer Watchdog hat lediglich eine allgemeine Beschwerde bezüglich des Patents '913 vorgebracht. Die Organisation gibt an, eine gemeinnützige Verbraucherrechtsorganisation zu sein, die über die potenzielle präventive Reichweite des Patents '913 und die angebliche Belastung, die es für die steuerfinanzierte Forschung im Bundesstaat Kalifornien darstellt, besorgt ist. ... Consumer Watchdog lehnt die Entscheidung der Kammer und die Existenz des Patents '913 zwar entschieden ab, doch reicht dies nicht aus, um diesen Streitfall vor Gericht zu bringen.
Die Auswirkungen auf AIA-Patentverfahren
Obwohl dieser Fall aus einem Inter-Partes-Überprüfungsverfahren hervorgegangen ist, dürfte die Entscheidung auch für Berufungen im Rahmen der neuen AIA-Patentverfahren (Inter-Partes-Überprüfung, Nachprüfungsverfahren und Überprüfung von Patenten für geschützte Geschäftsmethoden) gelten. Tatsächlich hat die AIA denselben Paragraphen (35 USC § 141) geändert, um Berufungen durch „eine Partei einer Inter-Partes-Überprüfung oder einer Nacherteilungsüberprüfung, die mit der endgültigen schriftlichen Entscheidung der Patent Trial and Appeal Board nicht zufrieden ist“ zu ermöglichen. Diese Entscheidung könnte Parteien, die keinen tatsächlichen Schaden im Zusammenhang mit dem betreffenden Patent nachweisen können, davon abhalten, solche Verfahren einzuleiten.