Die Bedeutung von Verträgen bei gemeinsamer Patentverletzung in Patentverfahren

Es ist etwa ein Jahr her, seit der Oberste Gerichtshof seine Entscheidung inder Rechtssache Limelight gegen Akamaibezüglich der induzierten Rechtsverletzung für Methoden, die von zwei oder mehr Akteuren durchgeführt werden, getroffen hat. „Damals sagten Kommentatoren voraus, dass sich die Aufmerksamkeit auf die Vertragsanalyse zur Feststellung einer direkten statt einer induzierten Rechtsverletzung in diesen Situationen mit mehreren Akteuren, bekannt als gemeinsame oder geteilte Rechtsverletzung, verlagern würde.“  Die jüngste Entscheidung des Bundesberufungsgerichts in der Rechtssache Akamai gegen Limelight in der Zurückverweisung sowie eine Recherche aktueller Fälle vor Bezirksgerichten zeigen, dass diese Vorhersagen nun eingetroffen sind. Angesichts der Bedeutung der Vertragsanalyse für die Feststellung einer gemeinsamen Verletzung sollten Praktiker frühzeitig im Beweisverfahren Verträge einholen, um die Stärke ihrer Position zu bestimmen, und Praktiker, die Verträge entwerfen, sollten sich der möglichen Auswirkungen einer gemeinsamen Verletzung bewusst sein.

In der Rechtssache Limelight Networks, Inc. gegen Akamai Techs., Inc., 134 S. Ct. 2111 (2014) entschied der Oberste Gerichtshof, dass keine Haftung für die Veranlassung zur Verletzung eines patentierten Verfahrens bestehen kann, wenn es keinen direkten Verletzer gibt, da die Schritte des Verfahrens von verschiedenen Akteuren durchgeführt werden. Der Oberste Gerichtshof ließ jedoch die bestehende Rechtslage unberührt, wonach eine Haftung für direkte Verstöße gegeben ist, wenn der Beklagte „Anweisungen oder Kontrolle” über die anderen Akteure ausübt. Siehe Muniauction, Inc. gegen Thompson Corp., 532 F.3d 1318, 1328-29 (Fed. Cir. 2008); Aristocrat Techs. Austl. PTY Ltd. v. Int’l Game Tech., 709 F.3d 1348, 1362 (Fed. Cir. 2013); BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007). Der Federal Circuit hat kürzlich seine Stellungnahme nach der Zurückverweisung in der Rechtssache Akamai Techs., Inc. gegen Limelight Networks, Inc., Nr. 2009-1372, 2015 U.S. App. LEXIS 7856 (Fed. Cir. 13. Mai 2015) abgegeben. In der Stellungnahme wird erläutert, dass die früheren Entscheidungen in den Fällen BMC Resources und Muniauction direkt auf den Sachverhalt des vorliegenden Falls anwendbar waren und zu dem Schluss führten, dass Limelight nicht alle Schritte der geltend gemachten Verfahrensansprüche durchgeführt hatte und dass die Aktenlage keine Grundlage dafür bot, Limelight für die Handlungen seiner Kunden, die die anderen Schritte durchgeführt hatten, haftbar zu machen, sodass Limelight das geltend gemachte Patent nicht direkt verletzt hatte.

Eine Vertragsanalyse war für die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts im Fall Akamai von zentraler Bedeutung. Akamai hatte argumentiert, dass der Standardvertrag von Limelight die Inhaltsanbieter dazu verpflichtete, Schritte der beanspruchten Verfahren durchzuführen. Das Bundesberufungsgericht widersprach dieser Auffassung und begründete dies damit, dass der Standardvertrag die Kunden von Limelight nicht dazu verpflichtete, irgendwelche Schritte des Verfahrens durchzuführen. Das Gericht befand es für wichtig, dass die Kunden von Limelight selbst entschieden, welche Inhalte sie gegebenenfalls von Limelight bereitstellen lassen wollten, und erst dann die zusätzlichen Schritte durchführten. Bei der Prüfung des Vertrags wies das Gericht darauf hin, dass der Vertrag lediglich erklärte, dass die Kunden die Schritte durchführen müssten, wenn sie sich für die Inanspruchnahme der Dienste von Limelight entschieden. Der Federal Circuit kam zu dem Schluss, dass Limelight nicht stellvertretend für die Handlungen der Kunden haftbar sei, da diese in ihrem eigenen Interesse handelten.

Die jüngsten Fälle vor dem Bezirksgericht Mankes gegen Fandango, L.L.C., Nr. 5:13-CV-716, 2015 U.S. Dist. LEXIS 24016 (E.D.N.C. 26. Februar 2015) und Mankes gegen Vivid Seats Ltd., Nr. 5:13-CV-717, 2015 U.S. Dist. LEXIS 24327 (E.D.N.C. 26. Februar 2015) veranschaulichen Szenarien, in denen das Fehlen von Verträgen zu der Feststellung führte, dass keine direkte Verletzung vorlag. In diesen Fällen erklärte das Gericht, dass die Ticketreservierungssysteme der Beklagten einige der im Patent beanspruchten Schritte ausführten, während die Kinos andere Schritte ausführten. In den Klagen wurde behauptet, dass die Beklagten Anreize boten, um die Kinos zur Nutzung ihrer Reservierungssysteme zu bewegen. Das Gericht gab den Anträgen auf Urteil aufgrund der Schriftsätze zugunsten der Beklagten statt und erklärte, dass selbst wenn die Beklagten die Nutzung ihrer Reservierungssysteme durch das Angebot von Anreizen unwiderstehlich gemacht hätten, die Kinos nicht im Namen der Beklagten, sondern in ihrem eigenen Interesse handelten, indem sie die Systeme nutzten. Bei der Urteilsfindung hielt es das Gericht für bedeutsam, dass in den Klagen kein Vertrag zwischen den Beklagten und den Kinos erwähnt wurde. Das Gericht kam ferner zu dem Schluss, dass angesichts der Entscheidung in der Rechtssache Limelight, wonach für die Feststellung einer induzierten Verletzung ein direkter Verletzer erforderlich ist, keine induzierte Verletzung vorliegen könne. Im Gegensatz dazu liefert der aktuelle Fall Grecia v. VUDU, Inc., Nr. C-14-1220, 2015 U.S. Dist. LEXIS 16256 (N.D. Cal. 9. Februar 2015) ein Beispiel dafür, dass der Antrag eines Beklagten auf Klageabweisung aufgrund des Vorliegens einer angeblichen Vertragsbeziehung abgelehnt wurde. Das Gericht erklärte, dass das Vorliegen eines Vertrags für die Feststellung der Weisung oder Kontrolle bei einer gemeinsamen Rechtsverletzung relevant ist, und prüfte, ob der Vertrag der angeblich kontrollierten Partei eine Verpflichtung auferlegte, die rechtsverletzenden Handlungen durchzuführen. Das Gericht untersuchte insbesondere die folgenden Fragen: (i) den Umfang der Anweisungen an die kontrollierte Partei und die Verpflichtung der kontrollierten Partei, die zur Vollendung der Rechtsverletzung erforderlichen Handlungen vorzunehmen; und (ii) ob die Vertragsbedingungen im Allgemeinen mit einem Vertretungsverhältnis vereinbar waren, wie z. B. das Recht, den Vertrag bei Wahl der kontrollierenden Partei zu kündigen, sowie Entschädigungsverpflichtungen, die implizieren, dass die kontrollierende Partei als Auftraggeber in einem Vertretungsverhältnis handelt.

Angesichts der verstärkten Prüfung von Vertragsbedingungen zur Feststellung von Fällen gemeinsamer Patentverletzung sollten Praktiker, die bei der Ausarbeitung von Verträgen beratend tätig sind, sich der potenziellen Probleme bewusst sein und Hinweise geben, um vorhersehbare Gefahren zu vermeiden. Beispielsweise könnten Vertragsverfasser Verträge entwerfen, in denen nur die Endziele festgelegt sind, ohne dass die einzelnen Schritte zur Erreichung dieser Endziele spezifiziert oder vorgegeben werden. Darüber hinaus können Praktiker, die an gemeinsamen Verletzungsprozessen beteiligt sind, versuchen, relevante Verträge frühzeitig im Rahmen der Beweisaufnahme zu erhalten, damit die Vertragsbedingungen im Hinblick auf die Stärkung der jeweiligen Prozessposition analysiert werden können.