In einer Entscheidung des gesamten Richtergremiumsin der Rechtssache Akamai Technologies, Inc. gegen Limelight Networks, Inc., die vom Obersten Gerichtshof zurückverwiesen worden war, erweiterte der Federal Circuit die Umstände, unter denen eine Partei gemäß 35 USC § 271(a) für eine direkte Verletzung haftbar gemacht werden kann, selbst wenn sie nicht alle Schritte eines Verfahrensanspruchs ausführt. Obwohl die Entscheidung in einem Fall getroffen wurde, der Verfahren zur Bereitstellung von Inhalten über das Internet betraf, hat sie wichtige Auswirkungen auf Patente für pharmazeutische und biotechnologische Verfahren.
Verfahrensgeschichte von Akamai
Als sich das Bundesberufungsgericht erstmals mit diesem Fall befasste, entschied es, dass Limelight gemäß 35 USC § 271(b) für eine indirekte Verletzung haftbar sein könnte, selbst wenn keine Partei gemäß 35 USC § 271(a) für eine direkte Verletzung haftbar war. (Meine Zusammenfassung der ursprünglichen Per-Curiam-Entscheidung können Sie hier lesen. Der Oberste Gerichtshof gab der Berufung statt, hob diese Entscheidung auf und gab eine etwas scharfe Stellungnahme ab, in der er die „Analyse des Bundesberufungsgerichts [als] grundlegendes Missverständnis dessen, was es bedeutet, ein Verfahrenspatent zu verletzen” bezeichnete. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass keine Haftung gemäß § 271(b) bestehen kann, wenn keine direkte Verletzung gemäß § 271(a) vorliegt, und betonte, dass „ein Patent nur dann verletzt ist, wenn alle Schritte durchgeführt werden”.
Weiter gefasste Bedeutung der unmittelbaren Verletzung
Bei einem Verfahrensanspruch liegt eine direkte Verletzung gemäß § 271(a) vor, wenn alle Schritte von einer einzigen Einheit durchgeführt werden oder dieser zugerechnet werden können. Nach der Rechtsprechung des Federal Circuit können die Handlungen einer Einheit einer anderen zugerechnet werden, wenn (1) die beschuldigte Einheit die Leistung der anderen Einheit leitet oder kontrolliert oder (2) die beschuldigte Einheit und die andere Einheit Teil eines gemeinsamen Unternehmens sind. In der RechtssacheMuniauction, Inc. gegen Thomson Corp., 532 F. 3d 1318 (2008) entschied das Gericht, dass die erste Voraussetzung nur erfüllt ist, wenn „zwischen den Parteien, die die Verfahrensschritte ausführen, ein Vertretungsverhältnis besteht oder wenn eine Partei gegenüber der anderen vertraglich zur Ausführung der Schritte verpflichtet ist“.
In dieser Zurückverweisungsentscheidung folgte der Federal Circuit der Aufforderung des Obersten Gerichtshofs, § 271(a) erneut zu prüfen, und legte das Gesetz zur direkten Verletzung weiter aus als zuvor:
Wir kommen zu dem Schluss, dass nach den Tatsachen dieses Falles eine Haftung gemäß § 271(a) auch dann gegeben ist, wenn ein mutmaßlicher Rechtsverletzer die Teilnahme an einer Tätigkeit oder den Erhalt einer Leistung von der Durchführung eines oder mehrerer Schritte eines patentierten Verfahrens abhängig macht und die Art und Weise oder den Zeitpunkt dieser Durchführung festlegt.
Das Gericht bekräftigte außerdem, dass die Frage, ob eine einzelne Einheit die Handlungen einer anderen Einheit geleitet oder kontrolliert hat, eine Tatsachenfrage ist, über die die Geschworenen zu entscheiden haben.
Auswirkungen auf Patente für pharmazeutische und biotechnologische Verfahren
Obwohl es in der Rechtssache Akamai um Verfahren zur Bereitstellung von Inhalten über das Internet ging, hat diese Entscheidung wichtige Auswirkungen auf Patente für pharmazeutische und biotechnologische Verfahren, da die erweiterte Definition der direkten Verletzung den Anmeldern mehr Flexibilität bei der Definition und Anmeldung ihrer Erfindungen einräumen könnte. Zusätzliche Anspruchsmöglichkeiten können insbesondere für Ansprüche auf diagnostische und personalisierte medizinische Verfahren hilfreich sein, bei denen mehrere Akteure einzelne Schritte durchführen können, wie z. B. die Entnahme einer physiologischen Probe, deren Analyse auf einen diagnostischen Marker, die Erstellung einer diagnostischen Beurteilung und/oder die Verabreichung einer personalisierten Behandlung. Eine solche Flexibilität kann auch bei der Überwindung von Herausforderungen hinsichtlich der Patentierbarkeit von Gegenständen hilfreich sein, da Behandlungsmethoden im Allgemeinen als patentierbar gelten, selbst wenn verwandte Diagnosemethoden dies möglicherweise nicht sind.
Natürlich ist es weiterhin ratsam, Ansprüche geltend zu machen, die wahrscheinlich von einem einzigen Akteur verletzt werden, da ein Patentinhaber, der eine direkte, geteilte Verletzung geltend macht, nachweisen muss, dass ein mutmaßlicher Verletzer für die Handlungen der anderen Parteien, die die anderen Schritte ausführen, haftbar ist. Während der Federal Circuit das Urteil der Jury bestätigte, wonach Limelight haftbar ist, wenn seine Kunden mehrere Verfahrensschritte durchführen, würde eine Jury zu dem Schluss kommen, dass ein Arzt, ein Diagnostikunternehmen oder ein Pharmaunternehmen die Handlungen eines Patienten „leitet oder kontrolliert”?