Estoppel versus Ermessensspielraum: Wie entscheidet die PTAB über mehrere Anträge gegen dasselbe Patent?
Die PTAB hat Anträge desselben Antragstellers gegen dieselben Ansprüche abgelehnt, selbst wenn sich der nachfolgende Antrag auf völlig andere Stand der Technik stützte (IPR2014-00506), mit der Begründung, dass ein Antragsteller seine besten Referenzen nicht für einen späteren Versuch zurückhalten sollte. Was geschieht jedoch, wenn derselbe Antragsteller (nach Ablehnung eines ersten Antrags) einen neuen Antrag gegen einen anderen Anspruch oder andere Ansprüche desselben Patents auf der Grundlage derselben oder ähnlicher Stand der Technik einreicht? Gemäß der Entscheidung in IPR2015-00881 kann die PTAB beschließen, ein Verfahren einzuleiten, wenn sie eine begründete Wahrscheinlichkeit feststellt, dass einer oder mehrere der neu angefochtenen Ansprüche nicht patentierbar sind. Um die unterschiedlichen Ergebnisse der PTAB-Entscheidungen zu mehreren Anträgen gegen dasselbe Patent zu verstehen, muss man sich mit dem zugrunde liegenden Gesetz befassen.
Estoppel versus Ermessensspielraum der PTAB zur Ablehnung aufgrund früherer Verfahren
Die gesetzliche Estoppel-Regelung gemäß Abschnitt 315 (Abschnitt 315(e) ist die Estoppel-Bestimmung für IPR, während Abschnitt 325(e) sich auf Estoppel für PGR bezieht) verhindert nur erfolglose Antragsteller, wenn die PTAB bereits über einen bestimmten Anspruch entschieden und eine endgültige schriftliche Entscheidung zu diesem Anspruch getroffen hat, in der die Patentierbarkeit bestätigt wird (Hervorhebung hinzugefügt):
„Der Antragsteller in einer Inter-Partes-Überprüfung eines Anspruchs in einem Patent gemäß diesem Kapitel, die zu einer endgültigen schriftlichen Entscheidung gemäß Abschnitt 318 (a) führt, oder die tatsächlich betroffene Partei oder ein Vertrauter des Antragstellers darf kein Verfahren vor dem Amt in Bezug auf diesen Anspruch aus Gründen beantragen oder aufrechterhalten, die der Antragsteller während dieser Inter-Partes-Überprüfung vorgebracht hat oder vernünftigerweise hätte vorbringen können.“
Im Gegensatz dazu räumt Abschnitt 325(d) der PTAB weitreichende Ermessensfreiheit ein, jeden Antrag abzulehnen, wenn „im Wesentlichen derselbe Stand der Technik oder dieselben Argumente zuvor in einem anderen Verfahren vor dem Amt vorgebracht wurden“. Diese Bestimmung ist weiter gefasst als Abschnitt 315, da sie nicht auf bestimmte Parteien, Ansprüche oder Verfahren beschränkt ist. Gleichzeitig ist sie diskretionär, da die PTAB „entscheiden kann“, sie anzuwenden oder nicht anzuwenden.
PTAB lehnt Ausübung seines Ermessens zur Ablehnung ab
In IPR2015-00881 lehnte es die PTAB ab, von ihrem Ermessen Gebrauch zu machen, um den Antrag abzulehnen, obwohl es sich bis auf eine Referenz um denselben Stand der Technik handelte. Der Hauptgrund scheint darin zu liegen, dass sich der nachfolgende Antrag auf einen anderen Anspruch konzentrierte, obwohl in der Entscheidung auch das Vorliegen einer neuen Referenz angeführt wird. Wie oben erwähnt, würde die Estoppel-Regel hier nicht gelten, da der frühere Antrag nicht zu einer endgültigen schriftlichen Entscheidung geführt hat, da er abgelehnt wurde. Das Verständnis des Zusammenspiels zwischen der Estoppel-Regel und dem Ermessen der PTAB, einen Antrag gemäß 325(d) auf der Grundlage früherer Verfahren abzulehnen, ist sowohl für Antragsteller als auch für Patentinhaber, die mit mehreren Anträgen konfrontiert sind, von entscheidender Bedeutung.