In In re Urbanskibestätigte der Federal Circuit die Entscheidung der Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des USPTO, wonach die Ansprüche der Patentanmeldung von Urbanski offensichtlich waren. Urbanski hatte argumentiert, dass die angeführten Referenzen von ihrer Kombination abrieten, aber das Gericht stimmte mit der PTAB überein, dass ein Fachmann motiviert gewesen wäre, das Verfahren der primären Referenz gemäß den Lehren der sekundären Referenz zu modifizieren, selbst wenn dies den Verzicht auf den Vorteil der primären Referenz bedeutet hätte.
Die streitige Patentanmeldung
Die fragliche Patentanmeldung war US 11/170.614 und bezog sich auf Verfahren „zur Herstellung eines enzymatischen Hydrolysats aus Sojafasern“ mit „einer reduzierten Wasserbindungskapazität, das für die Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff geeignet ist“. Wie vom Federal Circuit zusammengefasst, war für die Berufung die Angabe relevant, „dass die Sojafaser und das Enzym 60 bis 120 Minuten lang in Wasser gemischt werden, um ein Faserprodukt mit einem beanspruchten Hydrolysegrad, Wasserhaltevermögen und Gehalt an freiem Einfachzucker zu erhalten”.
Der zitierte Stand der Technik
Die Ablehnung aufgrund von Offensichtlichkeit basierte auf zwei Referenzen, die sich auf Verfahren zur enzymatischen Hydrolyse von Ballaststoffen bezogen. Laut der Entscheidung des Federal Circuit lehrt die primäre Referenz, Gross, „ein Verfahren, das Ballaststoffe in ‚stabile, homogene kolloidale Dispersionen oder Gele‘ umwandelt“, wobei „eine relativ längere Hydrolysezeit, z. B. 5 bis 72 Stunden“, verwendet wird, während die sekundäre Referenz, Wong, „ein Sojafaserprodukt mit verbesserten sensorischen Eigenschaften, einschließlich Geschmeidigkeit und Mundgefühl, ohne den Fasergehalt wesentlich zu verringern“ unter Verwendung einer „kürzeren Hydrolysezeit, z. B. 100 bis 240 Minuten, vorzugsweise 120 Minuten“.
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts wurde von Richter Lourie verfasst und von den Richtern Bryson und Chen mitgetragen.
Das Gericht fand stichhaltige Beweise für die Feststellung der PTAB, dass „ein Fachmann angesichts von Wong motiviert gewesen wäre, das Gross-Verfahren so zu modifizieren, dass eine kürzere Reaktionszeit verwendet wird, und dass der beanspruchte Grad der Hydrolyse, die Wasserhaltekapazität und der Gehalt an freiem Einfachzucker zu erwartende Eigenschaften des Hydrolyseprodukts wären“. In diesem Zusammenhang stellte das Gericht fest:
- Sowohl Gross als auch Wong beziehen sich auf die enzymatische Hydrolyse von Ballaststoffen.
- Gross lehrt eine längere Reaktionszeit, während Wong eine kürzere Reaktionszeit lehrt, die sich mit dem von Urbanski angegebenen Bereich überschneidet oder innerhalb dieses Bereichs liegt.
- Sowohl Gross als auch Wong erkennen, dass die Reaktionszeit und der Hydrolysegrad ergebniswirksame Variablen sind, die variiert werden können, um die Eigenschaften der hydrolysierten Faser auf vorhersehbare Weise anzupassen.
- Gross vermutet, dass eine längere Reaktionszeit und ein höherer Hydrolysegrad zu Fasern führen, die eine stabile Dispersion bilden können.
- Wong weist darauf hin, dass eine kürzere Reaktionszeit und ein geringerer Hydrolysegrad die sensorischen Eigenschaften von Sojafasern verbessern, ohne den Fasergehalt wesentlich zu verringern.
- Es ist unbestritten, dass die in Wong offenbarten Eigenschaften vorteilhafte Eigenschaften von Ballaststoffen wären.
- Es gibt also stichhaltige Beweise für die Feststellung des Ausschusses, dass eine Person mit durchschnittlichen Fachkenntnissen motiviert gewesen wäre, das Gross-Verfahren durch eine Verkürzung der Reaktionszeit zu modifizieren, um die in Wong offenbarten vorteilhaften Eigenschaften zu erzielen.
Urbanski argumentierte, dass die Ablehnung unzulässig sei, da „die Modifizierung des Gross-Verfahrens durch Verkürzung der Hydrolysezeit, wie von Wong gelehrt, das modifizierte Verfahren für den von Gross beabsichtigten Zweck, nämlich die Bildung stabiler Dispersionen, unbrauchbar gemacht hätte“, aber das Gericht ließ sich von diesem „Teach-Away“-Argument nicht überzeugen:
Aus dem Stand der Technik geht nicht hervor, dass die vorgeschlagene Änderung zu einem „nicht funktionsfähigen” Verfahren oder einem Ballaststoffprodukt mit unerwünschten Eigenschaften geführt hätte. Wie die Kammer zu Recht festgestellt hat, wäre ein Fachmann motiviert gewesen, die von Wong gelehrten wünschenswerten Eigenschaften zu verfolgen, selbst wenn dies den Verzicht auf den von Gross gelehrten Vorteil bedeutet hätte. Und Urbanskis Ansprüche erfordern nicht den Vorteil von Gross, der durch die Kombination mit Wong wohl verloren geht.
Somit bestätigte das Gericht die Abweisung der Ansprüche von Urbanski.
Was ist mit MPEP § 2143.01(V)?
Der Federal Circuit unterschied den vorliegenden Fall von In re Gordon, 733 F.2d 900, 221 USPQ 1125 (Fed. Cir. 1984), der offenbar die Grundlage für MPEP § 2143.01(V) bildet. Dieser Abschnitt des MPEP enthält folgende Leitlinien für Prüfer:
V.DIE VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG DARF DEN STAND DER TECHNIK FÜR SEINEN BEABSICHTIGTEN ZWECK NICHT UNZUFRIEDENSTELLEND MACHEN
Wenn die vorgeschlagene Änderung dazu führen würde, dass die zu ändernde Erfindung aus dem Stand der Technik für ihren beabsichtigten Zweck ungeeignet wäre, gibt es keinen Anhaltspunkt oder Grund für die vorgeschlagene Änderung. In re Gordon, 733 F.2d 900, 221 USPQ 1125 (Fed. Cir. 1984) ….
Der Federal Circuit stellte fest, dass in Gordon die vorgeschlagene Änderung dazu geführt hätte, dass die zitierte Vorrichtung „für ihren beabsichtigten Zweck“ (oder offenbar für jeden Zweck) unbrauchbar geworden wäre, während in dem vor ihm liegenden Fall die geltend gemachte Änderung von Gross nicht zu einem unbrauchbaren Produkt geführt hätte. Durch diese Unterscheidung zum Fall Gordonmaß der Bundesberufungsgerichtshof dem Zweck der modifizierten Primärreferenz keine Bedeutung bei und erklärte ausdrücklich, dass die Ablehnung auch dann angemessen sei, wenn „der Vorteil von Gross durch die Kombination mit Wong verloren gehen würde”. Stattdessen konzentrierte sich das Gericht auf die Tatsache, dass das modifizierte Verfahren weiterhin zu einem funktionsfähigen, nützlichen Produkt führte.
Aber hätte ein echter Fachmann die Referenzen so angewendet?