In der zweiten Jahreshälfte 2015 fällte der Federal Circuit in den Rechtssachen Suprema gegen ITC und ClearCorrect gegen ITC zwei Urteile, in denen es um den Umfang der Befugnisse der International Trade Commission („ITC“) zum Ausschluss rechtsverletzender Artikel ging. In der Rechtssache Suprema gegen ITC ( 2012-1170) (en banc) entschied der Federal Circuit, dass die Befugnisse der ITC auch die Befugnis umfassen, gegen induzierte Rechtsverletzungen vorzugehen, wenn die zugrunde liegende direkte Rechtsverletzung nach der Einfuhr stattgefunden hat. In der Rechtssache ClearCorrect gegen ITC (2014-1527) entschied eine Kammer des Bundesberufungsgerichts hingegen, dass die ITC nicht befugt sei, die elektronische Übertragung von Daten in die Vereinigten Staaten zu verbieten.
Suprema gegen ITC
Abschnitt 337 verbietet „die Einfuhr in die Vereinigten Staaten, den Verkauf zur Einfuhr oder den Verkauf innerhalb der Vereinigten Staaten nach der Einfuhr durch den Eigentümer, Importeur oder Empfänger von Artikeln, die – (i) ein gültiges und durchsetzbares US-Patent verletzen...“ 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i). Streitpunkt war, ob die ITC befugt war, die Einfuhr von Waren zu untersagen, wenn der Verkäufer den Importeur dazu veranlasst, nach der Einfuhr (d. h. nachdem die Waren in die Vereinigten Staaten gelangt sind) direkt eine Verletzung zu begehen. Die ITC hatte Abschnitt 337 so ausgelegt, dass er ihr die Befugnis gab, die Einfuhr von Waren zu verbieten, die zur Veranlassung einer Verletzung verwendet werden, selbst wenn die zugrunde liegende direkte Verletzung nach der Einfuhr erfolgt.
Der Fall befasst sich mit einer Berufung gegen die endgültige Entscheidung der ITC in der Sache „Bestimmte biometrische Scanner, deren Komponenten, zugehörige Software und Produkte, die diese enthalten“ (Inv. Nr. 337-TA-720), in der ein Verstoß gegen Abschnitt 337 durch die Beklagten Suprema, Inc. und Mentalix, Inc. festgestellt wurde. Im Mai 2010 reichte Cross Match Technologies, Inc. eine Beschwerde bei der ITC ein, in der sie eine Verletzung von vier Patenten von Cross Match geltend machte. Während Cross Match eine Verletzung von vier Patenten geltend machte, ist nur ein einziger Anspruch eines Patents, das US-Patent 7.203.344 („das '344-Patent”), für die Entscheidung des Plenums von 2015 in der Rechtssache Suprema gegen ITC relevant. Der streitige Anspruch ist ein Verfahrensanspruch, der sich auf ein Verfahren zum Erfassen und Verarbeiten eines Fingerabdruckbildes bezieht. Nach Feststellung einer Verletzung erließ die ITC eine begrenzte Ausschlussverfügung, die die verletzenden Scanner und Software umfasste.
Bei der Feststellung einer Verletzung kam die ITC zu dem Schluss, dass Suprema Mentalix zur Verletzung des Patents '344 veranlasst hat. Suprema ist ein koreanisches Unternehmen, das Fingerabdruck-Scanner herstellt und an Mentalix verkauft. Die Scanner sind keine eigenständigen Geräte, sondern müssen an einen Computer angeschlossen werden und können nur verwendet werden, wenn eine spezielle Software auf den Computer geladen wurde. Diese Software wird von Mentalix unter Verwendung eines von Suprema bereitgestellten Software-Entwicklungskits erstellt. Wichtig ist, dass die Schritte des Verfahrensanspruchs erst nach der Installation der Software auf dem Scanner durchgeführt werden können, d. h., eine Verletzung kann erst nach dem Verkauf der Scanner an Mentalix und deren Einfuhr in die Vereinigten Staaten erfolgen, wodurch Mentalix zum einzigen direkten Verletzer wird. Id. Obwohl Suprema nach Ansicht der ITC kein direkter Rechtsverletzer war, handelte es sich um einen indirekten Rechtsverletzer, da das Unternehmen „sich bewusst blind gegenüber der Rechtsverletzung durch Mentalix gestellt hat” und bewusst Maßnahmen ergriffen hat, um nichts von den rechtsverletzenden Aktivitäten von Mentalix zu erfahren. Nachdem die ITC zu dem Schluss gekommen war, dass Suprema ein indirekter Rechtsverletzer war, erließ sie eine begrenzte Ausschlussverfügung.
Im Dezember 2013 hob ein geteiltes Gremium des Federal Circuit die Feststellung der ITC hinsichtlich einer Verletzung aufgrund einer induzierten Verletzung auf, da „solche Importe zum Zeitpunkt der Einfuhr keinen Verstoß darstellen“ ( Id. at 10-11). Dabei argumentierte die Mehrheit, dass der Ausdruck „Artikel, die eine Verletzung darstellen“ eine zeitliche Anforderung auferlegt, die die Befugnis der ITC auf die Bewertung der Verletzung zum Zeitpunkt der Einfuhr beschränkt.
Der Federal Circuit gewährte jedoch eine Überprüfung durch das gesamte Gericht, und in der Stellungnahme des gesamten Gerichts aus dem Jahr 2015 entschied das Gericht, dass es gemäß Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984) angemessen sei, sich der Auslegung des Begriffs „rechtsverletzende Artikel” durch die ITC anzuschließen. In Bezug auf den ersten Teil der Chevron-Prüfung stellte das Gericht fest, „dass der Kongress nicht direkt beantwortet hat, ob Waren als „rechtsverletzende Artikel“ gelten, wenn die ITC festgestellt hat, dass ein Importeur diese Waren nach der Einfuhr auf Veranlassung des Verkäufers der Waren zur direkten Rechtsverletzung verwendet hat.“ Suprema, S. 19. Der Federal Circuit bestätigte daher die Ausschlussverfügung der ITC.
ClearCorrect gegen ITC
Einige Monate später entschied der Federal Circuit in der Rechtssache ClearCorrect gegen ITC in einer geteilten Entscheidung, dass die ITC nicht befugt sei, Ausschlussverfügungen gegen rein elektronische Übertragungen digitaler Daten zu erlassen. Die einzige Frage, die in der Berufung zu klären war, war, ob ein digitales Bild als „Artikel” im Sinne von 19 U.S.C. § 1337(a) angesehen werden kann (weder eine Rechtsverletzung noch eine Ungültigkeit waren Gegenstand der Entscheidung). Das Gericht entschied, dass sich die Zuständigkeit der ITC nicht auf rein elektronische Übertragungen digitaler Daten erstreckt.
Die Technologie bezog sich auf „die Herstellung von kieferorthopädischen Apparaturen, auch bekannt als Aligner“. ClearCorrect, S. 5. ClearCorrect US begann den Herstellungsprozess für die Aligner mit dem Scannen physischer Modelle der Zähne eines Patienten in den Vereinigten Staaten. Id. Dieses Modell wurde verwendet, um ein digitales Bild der Zähne des Patienten zu erstellen, das dann an ClearCorrect Pakistan gesendet wurde. ClearCorrect Pakistan modifizierte dann das digitale Bild, um die endgültigen Zahnpositionen zu erstellen. ClearCorrect Pakistan schickte dieses modifizierte digitale Bild dann zurück an ClearCorrect US. Dementsprechend „waren die einzigen angeblich importierten ‚Artikel‘ digitale Daten, die elektronisch übertragen wurden, d. h. keine digitalen Daten auf einem physischen Medium wie einer Compact Disc oder einem USB-Stick“. Ebenda, S . 11.
Bei der Beantwortung dieser Frage wandte die Mehrheitsmeinung des vorsitzenden Richters Prost erneut das zweiteilige Chevron-Konzept des Obersten Gerichtshofs an. Id. auf Seite 12. In Bezug auf den ersten Teil des Chevron-Konzepts stellte das Gericht fest, dass es keine Unklarheit darüber gebe, dass „Artikel” nur „materielle Dinge” umfassen und keine elektronischen Übertragungen digitaler Daten. Id. auf S. 12-13. Obwohl das Gericht zu dem Schluss kam, dass die Absicht des Kongresses hinsichtlich der Definition von „Artikeln” „eindeutig” war, befand es dennoch, dass die Definition der ITC von „Artikeln” ebenfalls unangemessen war. Id. auf S. 31. Dementsprechend hob das Gericht die von der ITC erlassene Ausschlussverfügung auf.
Auswirkungen der Entscheidungen
Es bleibt zwar abzuwarten, ob der Federal Circuit die ClearCorrect-Entscheidung en banc überprüfen wird,[1] doch wenn die Entscheidung Bestand hat, scheint der entscheidende Aspekt für die Feststellung, ob die ITC für ein angeklagtes Produkt zuständig ist, darin zu bestehen, ob das angeklagte Produkt mit einem physischen Medium verbunden ist, das in die Vereinigten Staaten importiert wird. In der Rechtssache Suprema bestätigte das Gericht die Ausschließung der Scanner von Cross Match durch die ITC, bei denen es sich um physische Objekte handelte, die über traditionelle Einfuhrhäfen importiert wurden, obwohl sie noch nicht in der Lage waren, alle verletzenden Schritte auszuführen. Im Fall ClearCorrect hingegen handelte es sich bei den beanstandeten digitalen Bildern von ClearCorrect um reine digitale Dateien, und das Gericht stellte sogar fest, dass „der einzige angeblich importierte ‚Artikel’ digitale Daten waren, die elektronisch übertragen wurden, d. h. keine digitalen Daten auf einem physischen Medium wie einer Compact Disc oder einem USB-Stick”. ClearCorrect, S. 11. In Fällen, in denen es um Patente im Zusammenhang mit digitalen Daten geht, kann es daher erforderlich sein, zu prüfen, wie die digitalen Daten in die Vereinigten Staaten gelangen und ob eine Theorie der indirekten Verletzung geltend gemacht werden kann, die die digitalen Daten mit physischen Medien in Verbindung bringt, die einer Ausschlussverfügung unterliegen könnten.
[1] Am 27. Januar 2016 beantragten sowohl die Kommission als auch der Beschwerdeführer, Align Technology, Inc., eine erneute Anhörung vor dem gesamten Richtergremium.