Es handelt sich um eine scheinbar einfache Frage, deren Antwort jedoch nicht so einfach ist. Eine rein ausländische Transaktion fällt sicherlich nicht unter das US-Patentrecht, aber was ist, wenn ein Teil der Transaktion innerhalb der Vereinigten Staaten stattfindet? Wenn beispielsweise ein Unternehmen in den USA einen Vertrag über die Herstellung und Lieferung eines Produkts ins Ausland abschließt und dieses Produkt durch ein US-Patent geschützt ist, liegt dann eine Patentverletzung vor? Nach jahrzehntelanger Verwirrung in den Gerichten gab der Federal Circuit in seinem Urteil von 2014 in der Rechtssache Halo Electronics, Inc. gegen Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014) einige dringend benötigte Leitlinien vor, verzichtete jedoch darauf, eindeutige Kriterien festzulegen. Dieser Artikel untersucht die Bemühungen des Federal Circuit und der Bezirksgerichte, diese grundlegende Frage der Verletzungshaftung in unserer zunehmend globalisierten Wirtschaft zu klären.
Die Mehrdeutigkeit im Gesetz
35 U.S.C. § 271(a) sieht in dem relevanten Teil vor, dass „jeder, der ohne Befugnis ... eine patentierte Erfindung innerhalb der Vereinigten Staaten zum Verkauf anbietet oder verkauft ... das Patent verletzt“. Dies wirft jedoch die Frage auf: Handelt es sich um „das Anbieten/Verkaufen einer patentierten Erfindung in den Vereinigten Staaten“ oder um „das Anbieten/Verkaufen einer patentierten Erfindung zur Lieferung in den Vereinigten Staaten“? Mit anderen Worten: Ist der Ort des Angebots, der Verhandlungen und/oder des Vertragsabschlusses entscheidend, oder hängt die Haftung vom endgültigen Lieferort der angebotenen oder verkauften Sache ab? Ein separates Gesetz – Abschnitt 271(f) – macht den Verkauf von Komponenten einer patentierten Erfindung in den Vereinigten Staaten zum Zwecke des Exports und der Montage im Ausland zu einer Verletzung, gilt jedoch nicht für Produkte, die vollständig in einem anderen Land hergestellt werden.
Die Transocean-Entscheidung: Ausländische Transaktionen mit Lieferung in die Vereinigten Staaten
Die Entscheidung des Federal Circuit aus dem Jahr 2010 in der Rechtssache Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. gegen Maersk Construction USA, Inc. 617 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2010) gab Leitlinien für den Fall einer Transaktion im Ausland, bei der die Lieferung eines Produkts in die USA vorgesehen ist. In Bezug auf die Frage, ob ein rechtsverletzendes Verkaufsangebot vorlag, fasste das Gericht wie folgt zusammen: „In diesem Fall stellt sich die Frage, ob ein Angebot, das ein US-Unternehmen in Norwegen einem anderen US-Unternehmen unterbreitet, um ein Produkt innerhalb der USA zu verkaufen, das innerhalb der USA geliefert und verwendet werden soll, ein Verkaufsangebot innerhalb der USA gemäß § 271(a) darstellt. Wir kommen zu dem Schluss, dass dies der Fall ist. ... Der Schwerpunkt sollte nicht auf dem Ort des Angebots liegen, sondern vielmehr auf dem Ort des zukünftigen Verkaufs, der gemäß dem Angebot stattfinden würde.“ In Bezug auf die Frage, ob ein rechtsverletzender Verkauf stattgefunden hatte, wandte das Gericht eine ähnliche Argumentation an und kam zu dem Schluss, dass „ein Vertrag zwischen zwei US-Unternehmen über den Verkauf der patentierten Erfindung mit Lieferung und Leistung in den USA rechtlich gesehen einen Verkauf gemäß § 271(a) darstellt“.
Die Halo-Entscheidung : Transaktionen in den Vereinigten Staaten mit Lieferung ins Ausland
Nach dem Fall Transocean hatten die Bezirksgerichte Schwierigkeiten damit, die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts auf Transaktionen anzuwenden, die in den USA stattfinden und die Lieferung eines ansonsten rechtsverletzenden Produkts ins Ausland zum Gegenstand haben. Insbesondere die Frage, wo im Sinne von Abschnitt 271(a) ein „Verkauf” geografisch stattfindet, sorgt weiterhin für Verwirrung. Ein Verkauf kann als mehrere einzelne Schritte betrachtet werden – Verhandlung, Vertragsabschluss, Zahlung, Eigentumsübertragung und Lieferung –, die nicht alle notwendigerweise am selben Ort stattfinden. Obwohl das Gericht im Fall Transocean zu dem Schluss kam, dass die Verhandlung und der Abschluss eines Vertrags in Norwegen den Beklagten nicht von der Haftung für den „Verkauf” befreiten, wenn das Produkt letztendlich in die Vereinigten Staaten geliefert wurde, verzichtete das Gericht darauf, eine per se-Regel zu verabschieden, wonach der Lieferort in allen Fällen für das Ergebnis maßgeblich ist.
Die spätere Entscheidung des Federal Circuit in der Rechtssache Halogibt weitere Hinweise, enthält jedoch nach wie vor keine klaren Regeln. In der Rechtssache Halo hatte der Beklagte in den USA Verhandlungen geführt, um angeblich rechtsverletzende elektronische Bauteile im Ausland herzustellen und an ausländische Gerätehersteller zu liefern, die diese Bauteile wiederum in Fertigprodukte einbauten, die weltweit, einschließlich in den Vereinigten Staaten, verkauft wurden. Der Federal Circuit kam zu dem Schluss, dass der Beklagte keinen rechtsverletzenden „Verkauf” in den USA getätigt hatte, und begründete dies damit, dass „wenn wesentliche Aktivitäten einer Verkaufstransaktion, einschließlich des endgültigen Abschlusses eines Kaufvertrags, der alle wesentlichen Bedingungen umfasst, sowie der Lieferung und Erfüllung im Rahmen dieses Kaufvertrags, vollständig außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden, stellen Preis- und Vertragsverhandlungen in den Vereinigten Staaten allein keine Verkaufstransaktion im Sinne von § 271(a) dar und verwandeln diese extraterritorialen Aktivitäten auch nicht in eine solche.” Das Halo- Gericht bestätigte separat die Logik von Transoceanin Bezug auf Verkaufsangebote und erklärte einfach: „Ein Verkaufsangebot muss, um eine Verletzung darzustellen, ein Angebot sein, das einen Verkauf in den Vereinigten Staaten vorsieht.” Halo ließ jedoch offen, welchen Test Gerichte anwenden sollten, um zu bestimmen, was „wesentliche Aktivitäten einer Verkaufstransaktion“ sind, die den Ort eines Verkaufs im Sinne von 35 U.S.C. § 271(a) bestimmen würden.
Mindestens einnach Halo entschiedener Fall vor einem Bezirksgericht, M2M Solutions LLC gegen Motorola Solutions, Inc., 2016 U.S. Dist. LEXIS 872 (D. Del. 6. Januar 2016), kam zu dem Schluss, dass selbst wenn deutlich mehr Verkaufstransaktionen in den USA stattfinden, der endgültige Lieferort der entscheidende Faktor für die Bestimmung des Verkaufsorts zum Zwecke der Rechtsverletzung ist. In der Rechtssache M2M hatte der Beklagte (ein US-Unternehmen) nicht nur den Verkauf mit einem anderen US-Unternehmen in den USA ausgehandelt, sondern auch die Zahlung in den USA erhalten. Die streitgegenständlichen Produkte (elektronische Bauteile, wie in Halo) wurden im Ausland hergestellt und an einen ausländischen Gerätehersteller (ein separates Unternehmen) geliefert, der die beanstandeten Bauteile in Fertigprodukte einbaute, die dann weltweit, einschließlich in die Vereinigten Staaten, geliefert wurden. In seiner Entscheidung, dass die Verkäufe im Ausland keine Rechtsverletzung darstellten, verwies das Gericht auf mehrere Urteile von Bezirksgerichtenaus der Zeit vor Halo, in denen festgestellt wurde, dass der endgültige Lieferort die wichtigste Überlegung ist, darunter Ziptronix, Inc. v. Omnivision Techs., Inc., 71 F. Supp. 3d 1090 (N.D. Cal. 2014) und Lake Cherokee Hard Drive Techs., L.L.C. v. Marvell Semiconductor, Inc., 964 F. Supp. 2d 653 (E.D. Tex. 2013).
Auslandsverkäufe mit anschließender Einfuhr in die Vereinigten Staaten
Selbst wenn man den Lieferort als entscheidenden Faktor für die Bestimmung des Verkaufsorts heranzieht, ist die Haftungsfrage damit noch nicht geklärt, wenn das Produkt anschließend in die Vereinigten Staaten importiert wird und der Verkäufer davon Kenntnis hat. Beispielsweise ist es bei vielen internationalen Transaktionen üblich, dass das Eigentumsrecht unmittelbar vor der Lieferung in die Vereinigten Staaten auf den Käufer auf einem ausländischen Hafen auf FOB-Basis (Free on Board) übergeht. Befreit die Übertragung des Eigentumsrechts im Ausland den Verkäufer von der Haftung für Rechtsverletzungen?
In der Rechtssache North American Philips Corp. gegen American Vending Sales, 35 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1994) entschied der Federal Circuit, dass es „die Form über den Inhalt stellen würde”, zu sagen, dass der FOB-Standort den Ort eines Verkaufs im Sinne von Abschnitt 271(a) bestimmt. Aufbauend auf diesem Grundsatz entschied der Federal Circuit später in der Rechtssache Litecubes, LLC gegen Northern Light Products, Inc., 523 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008) fest, dass in einem Fall, in dem „die amerikanischen Kunden sich in den Vereinigten Staaten befanden, als sie die vertraglich vereinbarten [Produkte] bestellten, und die Produkte direkt in die Vereinigten Staaten geliefert wurden”, der Ort des Verkaufs die Vereinigten Staaten waren, obwohl die Produkte FOB Kanada versandt worden waren.
Trotz dieser Fälle kann das Ergebnis anders ausfallen, wenn ein ausländischer Zwischenkäufer beteiligt ist. In der Rechtssache MEMC Electronic Materials, Inc. gegen Mitsubishi Materials Silicon Corp., 420 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005) befasste sich der Federal Circuit mit der Frage, ob ein japanisches Unternehmen eine Rechtsverletzung begangen hatte, als es Produkte FOB Japan an die US-Tochtergesellschaft eines japanischen Käufers lieferte. Das Gericht unterschied den Fall von North Am. Philips und erklärte, dass unter diesen Umständen der „Verkauf” im Sinne von Section 271(a) bereits in Japan stattgefunden habe, wo der japanische Käufer und Verkäufer den Vertrag ausgehandelt und abgeschlossen hatten. Der anschließende Schritt der Lieferung der Produkte an die US-Tochtergesellschaft (FOB Japan) war daher nicht Teil der Verkaufstransaktion. In diesem Fall entschied das Gericht, dass „die bloße Kenntnis, dass ein im Ausland verkauftes Produkt letztendlich in die Vereinigten Staaten importiert wird, nicht ausreicht, um eine Haftung gemäß Abschnitt 271(a) zu begründen”.
Insbesondere ließ das MEMC-Gericht die Möglichkeit offen, dass der japanische Verkäufer dennoch gemäß Abschnitt 271(b) für eine induzierte Rechtsverletzung haftbar sein könnte, da es Fakten gab, die die Schlussfolgerung stützten, dass er das nachgelagerte US-Unternehmen aktiv bei der Rechtsverletzung unterstützte und nicht nur die Produkte mit einer allgemeinen Kenntnis ihres endgültigen Bestimmungsortes versandte. Ein ähnliches Szenario spielte sich in der Rechtssache Power Integrations, Inc. gegen Fairchild Semiconductor International, Inc., 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013) ab. In diesem Fall hatte Fairchild die beanstandeten Stromkreise an ausländische Hersteller verkauft, die sie in weltweit verkaufte Ladegeräte für Mobiltelefone einbauten. Der Federal Circuit wies zwar die Forderung des Klägers nach Schadensersatz für entgangenen Gewinn auf der Grundlage aller weltweiten Verkäufe zurück, bestätigte jedoch das Argument, dass Fairchild für eine induzierte Rechtsverletzung haftbar sein könnte, die sich aus dem Teil der Ladegeräte ergab, die letztendlich von den ausländischen Herstellern wieder in die USA importiert wurden. Relevant für diese Entscheidung war die Tatsache, dass Fairchild nicht nur von der späteren Einfuhr wusste, sondern auch die ausländischen Hersteller für die Verletzung in den USA entschädigt hatte. Der Federal Circuit lehnte dennoch jegliche Schadensersatzzahlung aufgrund der Theorie der induzierten Verletzung ab, da der Kläger nicht nachgewiesen hatte, welcher Prozentsatz der beanstandeten Stromkreise tatsächlich in den Vereinigten Staaten gelandet war.
Schlussfolgerung
Verstößt also die Aushandlung und der Abschluss eines Vertrags in den USA über die Herstellung und Lieferung eines Produkts außerhalb der USA gegen ein US-Patent? Angesichts von Bezirksgerichtsverfahren wie M2M, Ziptronix und Lake Cherokee scheint die einhellige Antwort „nein” zu lauten , obwohl der Federal Circuit noch keine klare Prüfregel aufgestellt hat. Andere Bezirksgerichtsverfahren stützen die These, dass ein Unternehmen auch ohne direkte Haftung gemäß Abschnitt 271(a) für einen Verkauf im Ausland gemäß Abschnitt 271(b) für eine induzierte Verletzung haftbar gemacht werden könnte, wenn es sich bewusst an einer Verschwörung beteiligt, um die anschließende Einfuhr oder Verwendung in den USA zu fördern. Wie jedoch in den Fällen MEMC und Power Integrations gezeigt wurde, reicht die bloße Behauptung, dass der Beklagte wusste, dass einige seiner Produkte letztendlich in den USA landen würden, wahrscheinlich nicht aus, und die Gerichte werden nach Beweisen für eine konkrete Förderung der Einfuhr und Verwendung in den USA sowie nach Beweisen für die tatsächliche Menge der Produkte suchen, die in den Vereinigten Staaten gelandet sind. Die Entwicklungen in diesem Rechtsbereich sollten angesichts ihrer möglichen Auswirkungen auf internationale Geschäftstransaktionen beobachtet werden.