PTAB entscheidet, dass technische Schwierigkeiten keine Rettung für verspätet eingereichte IPR-Anträge sind
Die PTAB hat kürzlich den Antrag eines Antragstellers auf Änderung der Einreichungsdaten von zwei IPR-Anträgen, die die gesetzliche Frist um weniger als zehn Minuten verpasst hatten, entschieden abgelehnt. Fall IPR2016-00281 und IPR2016-00282 (Patente 8.603.514 B2 und 8.017.150 B2). Der Antragsteller, Teva Pharmaceuticals USA, Inc., sah sich einer einjährigen gesetzlichen IPR-Einreichungsfrist bis zum 3. Dezember 2015 gegenüber, die durch eine Klage wegen Patentverletzung festgelegt worden war, die Teva ein Jahr zuvor zugestellt worden war.
Ein Rechtsassistent, der für die Einreichung von IPR-Anträgen zuständig war, begann am 3. Dezember 2015 um 23:11 Uhr mit der Einreichung der IPR-Anträge, nachdem er bei einem anderen Antrag, den er an diesem Abend zuerst eingereicht hatte, mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die technischen Schwierigkeiten hielten an, während der Rechtsassistent die Teva-Anträge einreichte. Zu diesen technischen Schwierigkeiten gehörten langsame Verarbeitung, eingefrorene Bildschirme und abgelehnte Zahlungen. Das USPTO Patent Review Processing System („PRPS“) gab schließlich um 00:01 Uhr und 00:09 Uhr am 4. Dezember, einen Tag nach Ablauf der gesetzlichen Frist, Einreichungsbenachrichtigungen für die beiden IPR-Anträge heraus.
Der Ausschuss stellte zwei wichtige Punkte fest, die Tevas Fall schadeten. Erstens wird gemäß der einschlägigen Vorschrift einem Antrag ein Anmeldetag zugewiesen, wenn neben der fristgerechten Einreichung des Antrags zwei zusätzliche Anforderungen erfüllt sind. Der Antrag muss auch dem Patentinhaber zugestellt und die entsprechende Gebühr entrichtet werden. 37 CFR 42.106(a). Keine der beiden zusätzlichen Anforderungen war vor Mitternacht des 3. Dezembers erfüllt. Die Kammer ließ sich von mehreren Entscheidungen, die Teva zur Begründung seines Antrags auf Änderung des Anmeldetags angeführt hatte, nicht beeinflussen, da keine dieser Entscheidungen die Nichterfüllung aller drei Anforderungen von 37 CFR 42.106(a) betraf.
Zweitens stellte der Ausschuss fest, dass Teva keine objektiven Beweise wie Screenshots oder Beschreibungen von Fehlermeldungen vorgelegt hatte, aus denen hervorgeht, dass die technischen Schwierigkeiten ausschließlich auf das PRPS zurückzuführen waren und nicht auf Probleme, die nichts mit dem PRPS zu tun hatten. Tatsächlich deuteten einige Beweise darauf hin, dass die technischen Probleme durch die Verwendung eines ungültigen Kreditkartenkontos und eines Einlagenkontos mit unzureichender Deckung durch Teva verursacht wurden.
Diese Entscheidung unterstreicht die Notwendigkeit, Einreichungen am letzten Tag zu vermeiden, da die Kammer möglicherweise nicht ohne Weiteres dazu zu bewegen ist, gegenüber verspäteten Einreichern Nachsicht zu üben. In Abgrenzung zu früheren Entscheidungen, die gegenüber verspäteten Einreichern wohlwollend waren, stellte die Kammer fest, dass diese Entscheidungen nicht präzedenzreich seien, was darauf hindeutet, dass die Kammer sich ihr Ermessen vorbehält, Anträge auf der Grundlage ähnlicher Sachverhalte zu genehmigen oder abzulehnen. Die Kammer äußerte sich auch zu Tevas fehlender Erklärung, warum der Antragsteller die Anträge so kurz vor Ablauf der Frist gestellt hatte, gab jedoch keinen Hinweis darauf, welche Gründe überzeugend gewesen wären.
Es wäre wahrscheinlich auch eine gute Idee, die Mitarbeiter, die an den Einreichungen am letzten Tag arbeiten, anzuweisen, alle Fehlermeldungen und technischen Probleme zu protokollieren. Schließlich hätte Teva, als klar wurde, dass die Frist möglicherweise nicht eingehalten werden konnte, seine Position verbessern können, indem es die Anzahl der Versäumnisse minimierte, z. B. durch Zahlung der Antragsgebühr und Zustellung des Antrags an den Patentinhaber vor Einreichung des Antrags.