DOJ und FTC aktualisieren Leitlinien zu Kartellrecht und Lizenzierung geistigen Eigentums

Am 12. August 2016 gaben die Kartellabteilung des Justizministeriums (DOJ) und die Federal Trade Commission (FTC) bekannt, dass sie öffentliche Stellungnahmen zur ersten Aktualisierung der 1995 veröffentlichten Kartellrichtlinien für die Lizenzierung von geistigem Eigentum einholen. Der Großteilder vorgeschlagenen Aktualisierung der Leitlinien dient dazu, relevante Behörden zu informieren, um Entwicklungen in Gerichtsentscheidungen, im geschriebenen Recht, in der Praxis der Behörden und in den Leitlinien der Behörden in den letzten 20 Jahren widerzuspiegeln, während die Grundprinzipien und wesentlichen Leitlinien der Leitlinien von 1995 unverändert bleiben.

Die Behörden bekräftigten ihr Bekenntnis zu drei allgemeinen Grundsätzen, nämlich dass die Behörden:

• Wenden Sie bei Handlungen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum dieselbe kartellrechtliche Analyse an wie bei Handlungen im Zusammenhang mit anderen Formen von Eigentum. 
• Gehen Sie nicht davon aus, dass geistiges Eigentum Marktmacht schafft. 
• Erkennen Sie, dass die Lizenzierung von geistigem Eigentum es Unternehmen ermöglicht, komplementäre Produktionsfaktoren zu kombinieren, und im Allgemeinen wettbewerbsfördernd ist.

Vorgeschlagene Leitlinien § 2.0.^{1 Die} vorgeschlagenen Leitlinien bestätigen und präzisieren den analytischen Rahmen der Behörden für (1) horizontale und vertikale Transaktionen im Zusammenhang mit der Lizenzierung von geistigem Eigentum und (2) „Forschungs- und Entwicklungsmärkte“, ein in den vorgeschlagenen Leitlinien neu geprägter Begriff. Nicht behandelt werden in den vorgeschlagenen Leitlinien die Durchsetzungspositionen der Behörden in Bezug auf Patentverwertungsgesellschaften, Lizenzgebühren für standardessenzielle Patente und Patentvergleiche mit Zahlungsverzögerungen – wichtige Themen, zu denen Leitlinien der FTC und des DOJ willkommen wären und die möglicherweise öffentliche Kommentare hervorrufen könnten.

Preisbindung

Die vielleicht bedeutendste vorgeschlagene Änderung betrifft die Ausführungen der Leitlinien zu Mindestpreisbeschränkungen, die Lizenzgeber den Lizenznehmern für den Weiterverkauf oder Wiederverkauf von Produkten auferlegen, die lizenzierte Technologien enthalten. Vorgeschlagene Leitlinien § 5.2. In Übereinstimmung mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Leegin Creative Leather Prod., Inc. gegen PSKS, Inc., 551 U.S. 877 (2007) schlagen die Behörden vor, die Leitlinien von 1995 dahingehend zu ändern, dass solche vertikalen Preisbeschränkungen nicht mehr per se als wettbewerbswidrig angesehen werden, sondern nach der Rule of Reason geprüft werden. Obwohl Lizenzgeber, die Mindestpreise für nachgelagerte Märkte festlegen, nach Bundesrecht nicht per se beanstandet werden, weisen die Behörden darauf hin, dass einige Bundesstaaten solche Beschränkungen nach ihrem Kartellrecht weiterhin als per se illegal behandeln. Vorgeschlagene Leitlinien § 5.2 & n. 69.

Verweigerung der Lizenzierung

Die Überarbeitungen stellen auch ausdrücklich klar, dass die Kartellgesetze im Allgemeinen keine Haftung für eine einseitige Verweigerung der Lizenzierung von geistigem Eigentum vorsehen. In diesem Zusammenhang verweisen die vorgeschlagenen Leitlinien auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Verizon Commc’ns Inc. gegen Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004) und weisen darauf hin, dass „die Kartellgesetze im Allgemeinen keine Haftung für ein Unternehmen begründen, das sich einseitig weigert, seinen Wettbewerbern zu helfen, unter anderem weil dies die Anreize für Investitionen und Innovationen untergraben könnte“. Vorgeschlagene Leitlinien § 2.1. Die Behörden relativieren diese Aussage jedoch in anderen Bereichen der vorgeschlagenen Leitlinien, indem sie beispielsweise feststellen, dass Marktmacht den Inhaber geistigen Eigentums zwar nicht verpflichtet, anderen Lizenzen für die Nutzung dieses Eigentums zu erteilen, die Behörden jedoch Lizenzauflagen erteilen können, um wettbewerbswidrige Schäden zu beheben oder eine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs infolge einer Fusion zu verhindern. Vorgeschlagene Leitlinien § 3.1.

Forschung und Entwicklung Märkte

Die Behörden planen, das Konzept eines „Innovationsmarktes“ durch einen „Forschungs- und Entwicklungsmarkt“ zu ersetzen. Die Behörden berichten, dass die vorgeschlagene Änderung weitgehend semantischer Natur ist und die tatsächlichen Erfahrungen der Behörden mit dieser Art der Analyse widerspiegeln soll. Die Behörden unterscheiden zwischen Technologiemärkten und Forschungs- und Entwicklungsmärkten, wobei sich der Technologiemarkt auf bestehende Technologien konzentriert. Im Gegensatz dazu konzentriert sich ein Forschungs- und Entwicklungsmarkt auf die „Vermögenswerten , die Forschung und Entwicklung umfassen” konzentriert, die mit Innovation in Zusammenhang stehen, um ein „vermarktbares Produkt” zu identifizieren oder „auf bestimmte neue oder verbesserte Waren oder Verfahren ausgerichtet” sind. Die vorgeschlagenen Leitlinien sehen vor, dass die Behörden nur dann einen Forschungs- und Entwicklungsmarkt abgrenzen würden, wenn die Fähigkeiten zur Durchführung der relevanten Forschung und Entwicklung mit spezialisierten Vermögenswerten oder Merkmalen bestimmter Unternehmen in Verbindung gebracht werden können. Vorgeschlagene Leitlinien § 3.2.3.

Bei der Beurteilung, ob eine Beschränkung oder Vereinbarung wettbewerbswidrige Auswirkungen hat, prüfen die Behörden, ob die Beschränkung oder Vereinbarung den Wettbewerb beeinträchtigen und/oder die Entwicklung neuer Produkte verlangsamen könnte. In Übereinstimmung mit den Leitlinien von 1995 ist es unwahrscheinlich, dass ein Joint Venture oder eine Fusion, durch die konkurrierende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zusammengelegt werden, von den Behörden beanstandet wird, wenn es mindestens vier andere unabhängig kontrollierte Unternehmen gibt, die über vergleichbare Fähigkeiten und Anreize verfügen, um solche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durchzuführen. Bei der Beurteilung, ob die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eines Unternehmens ein enger Ersatz für die Aktivitäten eines anderen Unternehmens sind, berücksichtigen die Behörden eine Reihe von Faktoren, darunter die Art, den Umfang und das Ausmaß der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, ihren Zugang zu finanzieller Unterstützung und qualifiziertem Personal oder spezialisierten Vermögenswerten sowie ihre Fähigkeit, Innovationen erfolgreich zu vermarkten. Vorgeschlagene Leitlinien § 4.3. Die Behörden prüfen auch, ob Beschränkungen oder Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern in Bezug auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten den Wettbewerb auf den Märkten für bestehende Produkte beeinträchtigen.

Weitere Aktualisierungen

Es gibt noch einige weitere wichtige Aktualisierungen. So erklärten die Behörden beispielsweise in den Leitlinien von 1995, dass sie „nicht davon ausgehen, dass ein Patent, ein Urheberrecht oder ein Geschäftsgeheimnis seinem Inhaber zwangsläufig Marktmacht verleiht”; sie wiesen jedoch darauf hin, dass „die Rechtslage in dieser Frage unklar ist”. Die vorgeschlagene Aktualisierung streicht diese Einschränkung angesichts der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Illinois Tool Works Inc. gegen Indep. Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006), in der endgültig festgestellt wurde, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein Patent Marktmacht verleiht.

Im Einklang mit dieser Überarbeitung stehen weitere Aktualisierungen, die die wettbewerbsfördernden Vorteile der gegenseitigen Lizenzierung von geistigem Eigentum hervorheben und eine größere Toleranz gegenüber gängigen Arten von Beschränkungen und Auflagen im Bereich des geistigen Eigentums widerspiegeln. So zielt die vorgeschlagene Aktualisierung beispielsweise darauf ab, die Rechtmäßigkeit innovativer Lizenzierungspraktiken anzuerkennen, die zuvor von den Behörden geprüft wurden, und erklärt, dass „das DOJ mehrere Patentpools mit Schutzmaßnahmen zur Minderung potenzieller wettbewerbswidriger Schäden positiv bewertet hat“ und dass „eine Reihe der vom Justizministerium geprüften Poolvereinbarungen Mechanismen zur Einschränkung des Umfangs von Rücklizenzierungen enthielten, wodurch sie eher wettbewerbsfördernd sind“. Dennoch sind diese Schutzmaßnahmen in den vorgeschlagenen Leitlinien nicht vorgeschrieben, und die Behörden stellen weiterhin klar, dass sie „die besonderen Umstände jedes Einzelfalls prüfen werden“. Vorgeschlagene Leitlinien §§ 5.5 & n. 84 und 5.6 & n. 85.

Die vorgeschlagenen Leitlinien erkennen auch die Verwendung von teilweise exklusiven Lizenzen (wie z. B. Nutzungsbereichslizenzen) an, enthalten eine detailliertere Erläuterung der Ausnahme „Scheinprozessführung” von der Noerr-Pennington-Immunität und weisen darauf hin, dass die Behörden eine Fusionsanalyse auf „eine Transaktion anwenden können, die eine Lizenz betrifft, die nicht unter die traditionelle Definition einer exklusiven Lizenz fällt, aber im Wesentlichen Rechte an geistigem Eigentum überträgt und die gleichen potenziellen kartellrechtlichen Bedenken aufwirft”. Vorgeschlagene Leitlinien §§ 4.1, 5.7 und 6.

Darüber hinaus berücksichtigen die vorgeschlagenen Leitlinien neue Rechtsprechung des Federal Circuit, Transweb, LLC v. 3M Innovative Properties Co., 812 F.3d 1295, 1307 (Fed. Cir. 2016); Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1290-92 (Fed. Cir. 2011) (en banc), in denen klargestellt wird, dass für Ansprüche wegen unlauterer Verhaltensweisen ein erhöhter Beweisstandard gilt, der nun in fast allen Punkten dem des Walker-Process-Betrugs entspricht und „but for”-Wesentlichkeit und spezifische Täuschungsabsicht erfordert, obwohl Ansprüche wegen unlauterer Verhaltensweisen weiterhin eine Ausnahme in Fällen von schwerwiegendem Fehlverhalten beinhalten. Vorgeschlagene Leitlinien § 6 & n. 92.

Vorgeschlagene Leitlinien schweigen zu anderen aktuellen und wichtigen Themen

Die vorgeschlagenen Änderungen befassen sich nicht mit mehreren Fragen des geistigen Eigentums, die kürzlich zu erheblichen Diskussionen geführt haben. So schweigen sich die vorgeschlagenen Änderungen beispielsweise über die Politik der Behörden in Bezug auf Patentverwertungsgesellschaften (oder „nicht praktizierende Unternehmen“) aus, die Gegenstand einer aktuellen Debatte und einer in Kürze erscheinenden Studie^{der FTC2} sind^und in den jüngsten Leitlinien in Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten behandelt werden. Die vorgeschlagenen Leitlinien geben auch keinen Einblick in die Bewertung oder die vorgeschlagene Lösung der Behörden für Praktiken wie „Hold-up”-Verhalten von Inhabern standardessentieller Patente, die freiwilligen Verpflichtungen zur Lizenzierung zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen unterliegen. Die vorgeschlagene Aktualisierung verweist jedoch in einer Fußnote im Zusammenhang mit der Diskussion über Technologiemärkte auf mehrere prominente Fälle standardessentieller Patente. Schließlich wird in der vorgeschlagenen Aktualisierung zwar unter Verweis auf FTC v. Actavis, Inc., 133 S. Ct. 2223 (2013) allgemein auf die Anwendung der Rule of Reason eingegangen, jedoch nicht auf die künftige Anwendung dieser Analyse auf Patentvergleiche mit umgekehrten Zahlungen („Pay for Delay“), eine rechtliche Taktik, die erstmals von Markenarzneimittelherstellern angewendet wurde und in den letzten Jahren eine der obersten Prioritäten der FTC bei der Durchsetzung war.

Die Behörden bitten um Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen Änderungen von „interessierten Parteien, darunter Rechtsanwälte, Wirtschaftswissenschaftler, Akademiker, Verbraucherverbände und die Wirtschaft“. Unternehmen, die im Bereich Technologie und Lizenzierung geistigen Eigentums tätig sind, sollten prüfen, wie sich die vorgeschlagenen Leitlinien auf sie auswirken könnten – sowohl hinsichtlich der von den Behörden vorgeschlagenen Änderungen als auch hinsichtlich der Bereiche, in denen die Behörden keine Aktualisierungen vorgeschlagen haben. Die Frist für öffentliche Stellungnahmen endet am 26. September 2016.

—————————————————

^{1 Siehe}auch Pressemitteilung vom 12. August 2016: FTC und DOJ bitten um Stellungnahmen zu vorgeschlagener Aktualisierung der Kartellrichtlinien für die Lizenzierung von geistigem Eigentum, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/08/ftc-doj-seek-views-proposed-update-antitrust-guidelines-licensing.

^2DieErgebnisse der FTC-Studie wurden noch nicht veröffentlicht. Es wird erwartet, dass ein Bericht über die Studienergebnisse Einblicke in die spezifischen Praktiken von Patentverwertungsgesellschaften geben wird, die die FTC als wettbewerbsschädlich ansieht, sowie in politische Entscheidungen zur Eindämmung festgestellter schädlicher Praktiken.

—————————————————

Jim McKeown
Partner
Milwaukee, Wisconsin
414.297.5530
[email protected]

Elizabeth Haas
Partner
Milwaukee, Wisconsin
414.297.5083
[email protected]

Kate Gehl
Associate
Milwaukee, Wisconsin
414.297.5279
[email protected]