Bundesberufungsgericht belehrt USPTO über weitestmögliche angemessene Auslegung von Ansprüchen
In jüngsten Entscheidungen hat der Federal Circuit Fehler in der Vorgehensweise der Patent Trial and Appeal Board des USPTO bei Ablehnungen aufgrund von Offensichtlichkeit festgestellt, darunter deren Berufung auf die Doktrin der routinemäßigen Optimierung ohne Nachweis einer Erfolgserwartung und deren Berufung auf die Doktrin der Inhärenz, wenn die Akten unerwartete Ergebnisse offenbaren. Nun hat der Federal Circuit die Vorgehensweise der Kammer bei der Auslegung von Ansprüchen kritisiert und inder Rechtssache In re Smith International, Inc.festgestellt,dassdie Kammer eine unangemessen weit gefasste Auslegung angewandt habe, die nicht mit der Verwendung des Begriffs durch den Anmelder in der Beschreibung vereinbar sei.
Das streitige Patent
Das betreffende Patent war das US-Patent 6.732.817, das in einem einseitigen Überprüfungsverfahren abgelehnt worden war. Die Erfindung betrifft Werkzeuge zum Bohren. Anspruch 28 ist repräsentativ:
28. Ein expandierbares Bohrlochwerkzeug zur Verwendung in einer Bohranordnung, die in einem Bohrloch mit einem ursprünglichen Bohrlochdurchmesser und einem vergrößerten Bohrlochdurchmesser positioniert ist, umfassend:
einen Körper; und
mindestens einen nicht schwenkbaren, beweglichen Arm mit mindestens einem Bohrloch-Eingriffskissen … und mit abgewinkelten Oberflächen, die mit dem Körper in Eingriff stehen, um ein Vibrieren des Arms zu verhindern …;
wobei der mindestens eine Arm zwischen einer ersten Position … und einer zweiten Position … bewegbar ist.
Streitpunkt war die Bedeutung des Begriffs „Körper“. Smith argumentierte, dass „die Spezifikation den Körper des Bohrwerkzeugs durchgehend als eine Komponente bezeichnet und darstellt, die sich von anderen separat identifizierten Komponenten wie dem „Dorn“ oder dem „Kolben“ unterscheidet, die sich im Inneren des Bohrwerkzeugs befinden“. Im Gegensatz dazu interpretierten der Prüfer und die Kammer den Begriff als „einen weit gefassten Begriff, der auch andere Komponenten umfassen kann“ und behandelten ihn als „einen Oberbegriff wie ‚Teil‘ oder ‚Element‘, der für sich genommen keine strukturelle Spezifität vermittelt“.
Die „weitestmögliche vernünftige Auslegung“ muss mit der Spezifikation übereinstimmen.
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts wurde von Richter Lourie verfasst und von den Richtern Reyna und Hughes mitgetragen.
Gemäß der Entscheidung des Bundesberufungsgerichts hat die Kammer in ihrer Entscheidung über die Berufung anerkannt, dass „die Spezifikation den Körper als ein von anderen Elementen getrenntes Element , das von anderen Elementen getrennt ist”, rechtfertigte jedoch seine weiter gefasste Auslegung damit, dass die Spezifikation nicht „den Begriff definiert“ und „die Auslegung des Prüfers nicht ausschließt“. Die Kammer stellte außerdem fest, dass die Ansprüche keine Merkmale des „Körpers“ aufführen und andere Komponenten (wie einen Dorn) nicht separat aufführen.
Wie vom Bundesberufungsgericht zusammengefasst, drängte das USPTO auf Bestätigung aufgrund folgender Gründe:
- die Wiedergabe von „einem Körper“ als ganzes Element in Anspruch 28
- das Fehlen einer Erwähnung von „Mandrel“ in den Ansprüchen
- die fehlende Definition des Begriffs „Körper“ in der Spezifikation und
- das Fehlen einer festgelegten Bedeutung von „Körper“ in der Kunst
Das Gericht wies diese Argumente zurück und entschied, dass die Auslegung der Ansprüche durch die Kammer „unangemessen weit gefasst” sei. Der Federal Circuit erläuterte den beim USPTO geltenden Standard der „weitestmöglichen angemessenen Auslegung” von Ansprüchen, einschließlich der Bedeutung der Spezifikation:
Die richtige Frage bei der weitestmöglichen Auslegung eines Anspruchsbegriffs im Lichte der Beschreibung ist nicht, ob die Beschreibung eine weit gefasste Auslegung des vom Prüfer angenommenen Anspruchsbegriffs verbietet oder ausschließt. Und es handelt sich auch nicht einfach um eine Auslegung, die nicht im Widerspruch zur Beschreibung steht. Es handelt sich um eine Auslegung, die dem entspricht, was und wie der Erfinder seine Erfindung in der Beschreibung darlegt, d. h. eine Auslegung, die „mit der Beschreibung vereinbar ist”. In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (Zitat und interne Anführungszeichen weggelassen); siehe auch In re Suitco Surface, 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010).
Der Federal Circuit kritisierte, dass sich die Kammer auf das Fehlen einer ausdrücklichen „Definition” in der Beschreibung stützte. Nach Ansicht des Gerichts:
Nach der Logik [des Ausschusses] würde jede Beschreibung, die keine ausdrückliche Definition oder keinen ausdrücklichen Haftungsausschluss in der Spezifikation enthält, zur Übernahme einer möglichst weit gefassten möglichen Auslegung eines Anspruchsbegriffs führen, unabhängig von wiederholten und konsistenten Beschreibungen in der Spezifikation, die etwas anderes andeuten. Damit wird dem Anspruchsbegriff nicht die weitestmöglichen angemessenen Auslegung unter Berücksichtigung der Beschreibung.
Da die Ablehnungen aufgrund des Standes der Technik auf einer falschen Auslegung der Ansprüche beruhten, wurden die Ablehnungen aufgehoben.
Die Leitlinien des USPTO zur Auslegung von Patentansprüchen
Die Patentqualitätsinitiative der UPTO legt einen Schwerpunkt auf die Klarheit der Unterlagen, was wiederum einen Schwerpunkt auf die Auslegung von Ansprüchen beinhaltet. Die Schulungsfolien des USPTO zum Thema„Breiteste vernünftige Auslegung und einfache Bedeutung von Anspruchsbegriffen” erklären, dass die Ansprüche im Lichte der Spezifikation ausgelegt werden sollten, warnen jedoch davor, Merkmale aus der Spezifikation zu übernehmen. Einige der Folien scheinen die Verwendung einer allgemeinen Bedeutung (die nicht unbedingt in der Spezifikation begründet ist) zu fördern, sofern die Spezifikation keine ausdrückliche Definition enthält, wie in diesem Flussdiagramm aus den Schulungsfolien dargestellt.
Vielleicht sollte dieses Material im Hinblick auf die Entscheidung in der Rechtssache Smith International überprüft werden .
