Bezirksgericht weist Antrag auf Ungültigkeitserklärung von Geschmacksmusterpatenten für Automobilteile zurück

In einem Fall, der Zulieferer für den Automobil-Aftermarket betrifft, hat das US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Michigan am 20. Februar 2018 eine Entscheidung getroffen, in der es zwei Designpatente von Ford für Karosserieteile des F-150-Pickups nicht für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt hat. Automotive Body Parts Association („ABPA“) gegen Ford Global Technologies, LLC, Aktenzeichen 2:15-cv-10137 (E.D. Mich. 20. Februar 2018). Bei seiner Entscheidung darüber, ob die Patente von Ford Designs abdeckten, die „ornamental“ oder „funktionsbedingt“ waren, wies das Gericht die folgenden Argumente der ABPA zurück: (i) das Argument der „Bedeutung“, da es stattdessen zu dem Schluss kam, dass „das Aussehen eines Fahrzeugs von Bedeutung ist“, insbesondere angesichts der Tatsache, dass das Aussehen die ursprüngliche Kaufentscheidung beeinflusst haben könnte; (ii) kreativen Bemühungen, „die Doktrin der ästhetischen Funktionalität aus dem Markenrecht in das Geschmacksmusterrecht zu übertragen”; (iii) Behauptung, dass die Geschmacksmuster auf der Notwendigkeit beruhten, physisch zum F-150 zu passen; und (iv) Argument, dass die Patente aufgrund der Erschöpfung des Patentrechts nicht durchsetzbar seien, da „der bloße Kauf eines F-150 dem Eigentümer nicht das Recht verleiht, neue Karosserieteile herzustellen, die unter die Geschmacksmuster von Ford fallen”. Das Gericht lehnte nicht nur den Antrag der ABPA auf ein summarisches Urteil ab, sondern erklärte auch seine Absicht, ein Urteil zugunsten von Ford (das in diesem Fall keinen separaten Antrag zu diesen Fragen gestellt hatte) zu fällen, da es „die gesamte Feststellungsklage der ABPA“ berücksichtigt habe.

Die ABPA-Entscheidung ist eine weitere Entscheidung zum Schutz des geistigen Eigentums an der Ästhetik von Automobilen und Ersatzteilen, die seit Jahrzehnten Gegenstand umfangreicher Rechtsstreitigkeiten ist, darunter auch die bekannte Entscheidung des 6. Berufungsgerichts in der Rechtssache Ferrari S.p.A. Esercizio Fabriche Automobili E Corse gegen Carl Roberts, 944 F. 2d 1235 (6. Cir. 1991). Automobilhersteller haben versucht, ihre Rechte an geistigem Eigentum (ob Markenzeichen, Handelsaufmachung oder Geschmacksmuster) gegenüber Dritten durchzusetzen, die versuchen, die Ästhetik eines gesamten Fahrzeugs (z. B. im Fall Ferrari ) oder einzelner Teile oder Karosserieteile (z. B. im Fall ABPA ) zu kopieren. Die Mitglieder der ABPA – einer bekannten Automobilhandelsvereinigung – importieren, produzieren und verkaufen Autoteile, die zur Reparatur von Unfallfahrzeugen verwendet werden, darunter auch Ersatzteile für den Ford F-150.

Dieser jüngste Fall begann damit, dass Ford Unterlassungserklärungen an ABPA-Mitglieder verschickte, woraufhin die ABPA eine Feststellungsklage einreichte, in der sie geltend machte, dass die Ford-Geschmacksmuster entweder ungültig oder nicht durchsetzbar seien. Nach Ansicht des Gerichts forderte die ABPA das Gericht damit praktisch auf, „Geschmacksmuster für Karosserieteile aufzuheben“. Obwohl die Entscheidung der ABPA keine Änderungen am Geschmacksmusterrecht mit sich bringt, könnte sie für manche interessant sein, da die ABPA sich auf die Theorie der „ästhetischen Funktionalität“ aus dem Markenrecht stützt, um die Exklusivrechte eines Geschmacksmusters einzuschränken. In diesem Fall argumentierte die ABPA, dass es bei einem Unfall mit einem Ford F-150, bei dem eine Ersatzmotorhaube benötigt wird, funktional erforderlich ist, dass die Ästhetik der Ersatzmotorhaube mit der Ästhetik und Form der Originalmotorhaube übereinstimmt.

Das Gericht lehnte es ab, die angewandte Theorie der ästhetischen Funktionalität in das Designpatentrecht zu übernehmen. Das Gericht nennt mindestens drei Gründe für seine Entscheidung. Erstens räumt das Gericht ein, dass kein anderes Gericht die ästhetische Funktionalität in das Designpatentrecht übernommen hat, obwohl beide Formen des Schutzes geistigen Eigentums (Marken- und Designpatente) seit mehr als einem Jahrhundert nebeneinander bestehen. Zweitens stellte das Gericht fest, dass ein Zweck des Markenrechts darin besteht, den Wettbewerb zu fördern, indem Markeninhaber dazu angeregt werden, hochwertige Waren zu entwickeln, die den Verbrauchern in Erinnerung bleiben. Im direkten Gegensatz zu diesem „wettbewerbsfördernden Zweck” steht der Zweck des Geschmacksmusterrechts, Patentinhabern zu ermöglichen, andere von der Nachahmung des geschützten Designs auszuschließen, was eindeutig ein wettbewerbsfeindlicher Zweck ist. Da diese grundlegenden Zwecke des Marken- und Geschmacksmusterrechts in direktem Widerspruch zueinander stehen, ist es nach Ansicht des Gerichts unangemessen, diese Theorie in das Geschmacksmusterrecht zu übernehmen. Drittens argumentierte das Gericht, dass „das Markenrecht mehr Grund habe, sich mit ästhetischer Funktionalität zu befassen als das Geschmacksmusterrecht“, obwohl die Analyse des Gerichts hier offenbar ausschließlich auf der technischen Funktion basiert und nicht berücksichtigt, wie „Funktionalität“ nach dem Lanham Act unter Berücksichtigung einer Vielzahl von wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Faktoren zu betrachten ist.

Das Gericht wies ebenfalls das Argument der ABPA zurück, dass die Geschmacksmuster von Ford ungültig seien, weil die Designs „funktionsbedingt“ seien, da die Motorhaube und die Scheinwerfer mit den umgebenden Teilen zusammenpassen müssen. Konkret machte die ABPA geltend, dass das Design der Motorhaube des Ford F-150 durch die Abmessungen der Motorhaubenöffnung, die Position der umgebenden Karosserieteile, die Art der Befestigung am Fahrgestell des Pickups und die Notwendigkeit, sich in die Gesamtästhetik des Pickups einzufügen, vorgegeben sei. Das Gericht stellte fest, dass die Abmessungen der Motorhaubenöffnung die Auswahl an verfügbaren Designs einschränken, befand jedoch, dass diese Einschränkungen nicht die Details des Designs vorschreiben. Das Gericht schien am meisten von der Existenz von Teilen von Drittanbietern beeindruckt zu sein, die speziell als Ersatz für die Motorhaube des Ford F-150 entwickelt wurden und sich in ihrem Gesamterscheinungsbild bewusst von der Original-Motorhaube von Ford unterscheiden. Beispielsweise verkaufen Drittanbieter Motorhauben, die in die Öffnung der Standard-Motorhaube passen, aber andere Konturen aufweisen, um ein anderes, individuelles Aussehen zu erzielen. Nach Ansicht des Gerichts war die Existenz dieser alternativen, ästhetisch unterschiedlichen Designs, die in die Motorhaubenöffnung passen und die beabsichtigte Funktion erfüllen, dabei jedoch ein anderes Aussehen schaffen, ein starker Beweis dafür, dass das patentierte Ford-Design nicht durch die Funktion bestimmt ist.

Angesichts der Aktivitäten in diesem Bereich warten wir gespannt auf weitere Leitlinien der Gerichte zu Fragen des geistigen Eigentums im Bereich Automobilteile.