Oberster Gerichtshof bestätigt Verfassungsmäßigkeit von Inter-Partes-Überprüfungen

Am 24. April 2018 veröffentlichte der Oberste Gerichtshof seine Stellungnahme in der Rechtssache Oil States Energy Services, LLC gegen Greene’s Energy Group, LLC, Nr. 16-712, und bestätigte die Verfassungsmäßigkeit des Inter-Partes-Review-Verfahrens (IPR) des US-Patent- und Markenamts (PTO). Der Gerichtshof hatte die Revision in den folgenden zwei Fragen zugelassen: (1) Verstößt das IPR-Verfahren gegen Artikel III, indem das PTO über die Gültigkeit erteilter Patente entscheidet? Und (2) verstößt das IPR-Verfahren gegen das in der Siebten Verfassungsänderung verankerte Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren?

Mehrheitsmeinung

In einer 7:2-Entscheidung, in der Richter Thomas für die Mehrheit schrieb, befand das Gericht, dass das IPR „keinen Teil der Verfassung verletzt“. Slip Op. auf Seite 1. Das Gericht erklärte zunächst, dass „Verwaltungsverfahren, die das PTO ermächtigen, zu Unrecht erteilte Patentansprüche zu überprüfen und aufzuheben“, wie beispielsweise Ex-parte- und Inter-partes-Überprüfungen , bereits vor dem America Invents Act (AIA) existierten. Id. auf Seite 2. Das Gericht erklärte weiter, dass der AIA lediglich „die Inter-Partes-Überprüfung durch die Inter-Partes-Überprüfung ersetzt” habe. Id.

In Bezug auf die Frage, ob IPRs gegen Artikel III der Verfassung verstoßen, verglich das Gericht zunächst IPRs mit der Erteilung von Patentrechten. Das Gericht stellte fest, dass „die Entscheidung über die Erteilung eines Patents eine Angelegenheit ist, die öffentliche Rechte betrifft – insbesondere die Erteilung einer öffentlichen Konzession“. Id. auf Seite 7. Auf dieser Grundlage stellte das Gericht fest, dass IPRs „eindeutig unter die Doktrin der öffentlichen Rechte fallen“ und dass das PTO die Erteilung eines Patents ohne Verstoß gegen Artikel III zulässigerweise überprüfen kann. Id. auf Seite 7. Das Gericht erklärte, dass „die Erteilung eines Patents eine Angelegenheit zwischen der Öffentlichkeit, die die Gewährer sind, und dem Patentinhaber ist“ und dass Patentrechte „ein Produkt des geschriebenen Rechts sind“.“ Ebenda (Zitate ausgelassen). Nach Ansicht des Gerichts ist „die Entscheidung über die Erteilung eines Patents eine Angelegenheit, die öffentliche Rechte betrifft“ und „muss nicht vor einem Gericht nach Artikel III verhandelt werden“. Ebenda,S .8.

Das Gericht erklärte daraufhin, dass „die Inter-Partes-Überprüfung dieselbe grundlegende Angelegenheit betrifft wie die Erteilung eines Patents, ... sie fällt daher ebenfalls auf die Seite der öffentlichen Rechte.“ Id. Dabei stellte das Gericht fest, dass eine IPR lediglich „eine zweite Prüfung einer früheren behördlichen Patenterteilung“ darstellt und die Tatsache, dass IPRs erteilte Patente betreffen, „hier keinen Unterschied macht“, da „Patentansprüche unter der Voraussetzung erteilt werden, dass das PTO die Befugnis hat, einen Patentanspruch in einer IPR zu überprüfen – und möglicherweise zu widerrufen“. Id. auf Seite 9 (Zitate ausgelassen). Das Gericht betonte, dass IPR „das vorrangige Interesse der Öffentlichkeit daran schützt, dass Patentmonopole innerhalb ihres legitimen Umfangs bleiben“. Id. Das Gericht betonte ferner, dass Patente „nur eine bestimmte Form von Eigentumsrecht vermitteln – eine öffentliche Konzession“. Id. auf Seite 10.

In Bezug auf die Frage, ob IPRs gegen den Siebten Verfassungszusatz verstoßen, entschied das Gericht, dass IPRs ordnungsgemäß einem Nicht-Artikel-III-Gericht zugewiesen sind und der Siebte Verfassungszusatz daher keine eigenständige Frage der Verfassungsmäßigkeit aufwirft. Ebenda, S. 17.

Das Gericht betonte jedoch, dass seine Entscheidung nur einen begrenzten Geltungsbereich habe. Das Gericht stellte klar, dass es „nur die Verfassungsmäßigkeit der Inter-Partes-Überprüfung [behandelte]”. Ebenda, S. 16. So erklärte das Gericht beispielsweise, dass seine Entscheidung nicht dahingehend missverstanden werden dürfe, dass Patente im Sinne der Due Process Clause oder der Takings Clause kein Eigentum darstellten. Ebenda, S . 17.

Zustimmung und Ablehnung

Richter Breyer verfasste eine kurze zustimmende Stellungnahme, der sich die Richterinnen Ginsburg und Sotomayor anschlossen. Die zustimmende Stellungnahme schloss sich der Mehrheit an, erklärte jedoch, dass „die Stellungnahme des Gerichts nicht so verstanden werden sollte, dass Angelegenheiten, die private Rechte betreffen, niemals von anderen Gerichten als den Gerichten gemäß Artikel III, beispielsweise manchmal von Behörden, entschieden werden dürfen“. Zustimmende Stellungnahme, S. 1.

Richter Gorsuch verfasste die abweichende Meinung, der sich Oberrichter Roberts anschloss. In der abweichenden Meinung wurde argumentiert, dass das IPR-Verfahren der Exekutive zu viel Macht einräumt und dass Patentrechte historisch gesehen von Gerichten und nicht von Exekutivbehörden entschieden wurden.

Schlussfolgerung

Die Stellungnahme beseitigt jegliche Zweifel daran, dass das PTO verfassungsrechtlich befugt ist, IPRs durchzuführen. Die Entscheidung gilt vermutlich auch für andere Arten von Nachprüfungsverfahren, wie z. B. Nachprüfungen nach der Erteilung (Post Grant Reviews) und Überprüfungen von Patenten für geschützte Geschäftsmethoden (Covered Business Method Patent Reviews).

Foley & Lardner LLP vertrat die beklagte Greene’s Energy Group, LLC.