Neue Arten von Untersuchungen gemäß Abschnitt 337 bei der International Trade Commission

Die meisten Untersuchungen gemäß Section 337 beziehen sich auf Verstöße gegen Rechte des geistigen Eigentums („IP“) im Zusammenhang mit Patenten, eingetragenen Marken oder Urheberrechten („gesetzliche IP-Ansprüche“). In solchen Fällen muss der Beschwerdeführer nachweisen, dass ein gültiges und durchsetzbares US-Patent, eine Marke oder ein Urheberrecht durch die Einfuhr in die USA, den Verkauf zur Einfuhr oder den Verkauf innerhalb der USA nach der Einfuhr eines beanstandeten Artikels verletzt wird und dass eine inländische Industrie besteht oder gerade aufgebaut wird.

In den letzten Jahren hat die ITC jedoch einen starken Anstieg der Zahl der Untersuchungen gemäß Section 337 verzeichnet, in denen andere Arten von Ansprüchen geltend gemacht werden. So gab es beispielsweise 2011 nur drei Untersuchungen, in denen nicht patentbezogene Ansprüche geltend gemacht wurden, während es 2016 und 2017 bereits zwanzig bzw. fünfzehn waren.  Der Wortlaut des Gesetzes für Ansprüche gemäß Section 337 ist weit gefasst und gilt für alle „unlauteren Wettbewerbsmethoden und unlauteren Handlungen bei der Einfuhr von Waren”. 19 USC 1337(a)(1)(A).  Auf der Grundlage dieser Formulierung haben Beschwerdeführer Ansprüche wegen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen, Verstößen gegen das Kartellrecht, irreführender Werbung, Vertragsbruch und unerlaubter Beeinträchtigung von Vertragsbeziehungen geltend gemacht.[1] Tatsächlich ist die Formulierung weit genug gefasst, um auch andere Arten von Ansprüchen zu stützen, die bei der ITC noch nicht geprüft wurden, wie z. B. Bestechung im Ausland, Einsatz von Zwangsarbeit und andere Verstöße gegen internationales oder US-amerikanisches Recht durch Wettbewerber.  Bei nicht gesetzlich geregelten Ansprüchen aus geistigem Eigentum müssen die Beschwerdeführer nachweisen, dass die beanstandeten unlauteren Methoden oder Handlungen die Gefahr oder Wirkung haben, „eine Industrie in den Vereinigten Staaten zu zerstören oder erheblich zu schädigen“, „die Gründung einer solchen Industrie zu verhindern“ oder „den Handel und Verkehr in den Vereinigten Staaten zu beschränken oder zu monopolisieren“. 19 USC 1337(a)(1)(A).

Dieser Artikel befasst sich mit aktuellen Untersuchungen zu bemerkenswerten nicht gesetzlich geregelten Ansprüchen im Bereich des geistigen Eigentums.

Ansprüche wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen

Seit der Entscheidung des Federal Circuit in der Rechtssache TianRui Group Co. gegen International Trade Commission, 661 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011) nehmen Klagen wegen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen zu. In dieser Untersuchung behauptete der Kläger, dass TianRui Stahlbahnräder importiert habe, die unter Verwendung von Geschäftsgeheimnissen hergestellt worden seien, die dem Lizenznehmer des Klägers in China entwendet worden seien.  Obwohl die Veruntreuung im Ausland stattfand, prüfte die Kommission das Verhalten, stellte einen Verstoß gegen Section 337 fest und erließ eine 10-jährige Ausschlussverfügung. Der Federal Circuit bestätigte dies und entschied, dass die Kommission extraterritoriale Handlungen berücksichtigen könne, wenn dies zum Schutz einer heimischen Industrie erforderlich sei, da Section 337 unlautere Wettbewerbsmethoden und unlautere Handlungen bei der Einfuhr der beanstandeten Artikel regelt.

Die TianRui-Entscheidung ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Erstens bekräftigt sie, dass Abschnitt 337 möglicherweise das einzige Mittel ist, um diese Art von ausländischem Fehlverhalten gerichtlich zu verfolgen, da die Vermutung der Extraterritorialität, die für gesetzliche Ansprüche vor Bundesbezirksgerichten gilt, bei der ITC nicht anwendbar ist.  Zweitens bestätigt die Entscheidung, dass Rechtsbehelfe gemäß Abschnitt 337 auch dann verfügbar sind, wenn der Beschwerdeführer das Geschäftsgeheimnis im Inland nicht mehr nutzt, wie es in diesem Fall der Fall war. Schließlich zeigt die Entscheidung den Umfang der möglichen Rechtsbehelfe gemäß Abschnitt 337 auf. Bei einer Verletzung aufgrund der widerrechtlichen Aneignung von Geschäftsgeheimnissen muss die Ausschlussfrist einen Zeitraum umfassen, der für Forschung und Entwicklung oder unabhängige Entwicklung angemessen ist. Im Fall TianRui hat die Kommission diesen Zeitraum auf ein Jahrzehnt festgelegt.

Seit TianRui haben andere Beschwerdeführer erfolgreich die ITC in Anspruch genommen, um Entschädigungen für Ansprüche wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen im Ausland zu erhalten.  Beispielsweise behauptete ein in Florida ansässiger Anbieter von Einrichtungsgegenständen in der Rechtssache „Certain Electric Fireplaces, Components Thereof, Manuals for Same, Certain Processes for Manufacturing or Relating to Same, and Certain Products Containing Same” (Nr. 337-TA-826), dass ein ehemaliger Mitarbeiter mit Sitz in China Geschäftsgeheimnisse für seine proprietären Elektrokamine gestohlen habe.  Die Geschäftsgeheimnisse betrafen den Herstellungsprozess und die Spezifikationen, Listen von Zulieferern und Kunden sowie Prototyp-Entwürfe für die Kamine.  Der ehemalige Mitarbeiter hatte angeblich Zugang zu den Geschäftsgeheimnissen und gab diese unrechtmäßig an sein neues Unternehmen in China weiter, das die Geheimnisse nutzte, um ähnliche elektrische Kamine für den Verkauf in den USA herzustellen. Die ITC leitete eine Untersuchung ein, stellte fest, dass der ehemalige Mitarbeiter und sein neues Unternehmen gegen Abschnitt 337 wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verstoßen hatten, und erließ eine fünfjährige Ausschlussverfügung.

In der Sache „Bestimmte Kautschukharze und Verfahren zu ihrer Herstellung“ (Nr. 337-TA-849) behauptete der Beschwerdeführer SI Group, dass der Beklagte Sino Legend Geschäftsgeheimnisse für chemische Verbindungen gestohlen habe, die bei der Herstellung von Reifen verwendet werden. Zwei Mitarbeiter der SI Group, die Zugang zu den Geschäftsgeheimnissen hatten, hatten die SI Group in China verlassen und waren zu Sino Legend in China gewechselt. Kurz darauf begann Sino Legend mit der Herstellung und dem Import der chemischen Verbindungen aus China in die Vereinigten Staaten.  Der Verwaltungsrichter („ALJ“) stellte einen Verstoß gegen Abschnitt 337 wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen fest und empfahl eine 10-jährige Ausschlussverfügung. Die Kommission übernahm den Großteil der Feststellungen des ALJ, woraufhin Sino Legend Berufung einlegte. Der Federal Circuit bestätigte die Entscheidung summarisch, ohne auf den Versuch von Sino Legend einzugehen, den Fall TianRui wieder aufzuwärmen oder der ITC vorzuwerfen, dass sie parallelen chinesischen Verfahren keine Gegenseitigkeit gewährt habe.

Auch die Grundlagen für Klagen wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen haben sich erweitert. In einer kürzlich durchgeführten Untersuchung gemäß Section 337 brachte der Kläger eine neuartige Klage wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen auf der Grundlage von Computerhacking vor.  In der Sache „Certain Carbon and Alloy Steel Products” (Nr. 337-TA-1002) behauptete der Beschwerdeführer U.S. Steel, chinesische Stahlhersteller hätten Stahlprodukte importiert, die unter Verwendung von Geschäftsgeheimnissen von U.S. Steel hergestellt worden seien, die durch Computerhacking erlangt worden seien. Bemerkenswert ist, dass U.S. Steel behauptete, der Täter des Computerhackings sei die chinesische Regierung, was eine Reihe weiterer Fragen aufwirft.  Die chinesischen Stahlproduzenten beantragten die Abweisung der Klage wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen und beantragten eine zweite Überprüfung der Klage durch die Kommission. Die Klage überstand beide Anfechtungen. Auch wenn U.S. Steel die Klage später zurückzog, zeigt die Tatsache, dass sie diese frühen Anfechtungen überstanden hat, ihre Tragfähigkeit. Angesichts der zunehmenden Verstöße gegen die Cybersicherheit erwarten wir, dass es zu weiteren Klagen dieser Art kommen wird.

Wir rechnen auch mit einer Zunahme von Klagen wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen nach Inkrafttreten des Defend Trade Secrets Act von 2016. Dieses Gesetz sieht einen einheitlichen Standard für Klagen wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen vor, die vor Bundesgerichten verhandelt werden, während sich ITC-Kläger zuvor auf verschiedene einzelstaatliche Gesetze stützen mussten.

Kartellrechtliche Ansprüche

Auch Klagen gemäß Abschnitt 337 aufgrund von Verstößen gegen das Kartellrecht nehmen zu. Im Fall „Carbon and Alloy Steel Products” behauptete U.S. Steel außerdem, dass die chinesischen Stahlproduzenten sich abgesprochen hätten, um die Preise unter Verstoß gegen Abschnitt 1 des Sherman Act zu niedrig festzusetzen. Dies war das erste Mal seit fast vierzig Jahren, dass ein Kläger in einer Untersuchung gemäß Abschnitt 337 eine kartellrechtliche Klage erhoben hatte.  Die Beklagten beantragten die Einstellung des Verfahrens, da U.S. Steel keinen Kartellrechtsverstoß geltend gemacht hatte, wie es für die Klagebefugnis vor einem Bundesbezirksgericht erforderlich ist. Insbesondere behauptete U.S. Steel, dass die Preisabsprache darauf abzielte, die Preise zu niedrig festzusetzen, jedoch machte U.S. Steel keine Verdrängungspreise geltend.  U.S. Steel argumentierte, dass Abschnitt 337 nicht die Geltendmachung eines kartellrechtlichen Schadens erfordert, wie dies bei einer Klage vor einem Bezirksgericht der Fall wäre – erforderlich sei lediglich eine „unlautere Wettbewerbsmethode” oder eine andere „unlautere Handlung” bei der Einfuhr von Waren und ein Schaden oder die Gefahr eines Schadens, der sich aus dieser Handlung ergibt.  Die Kommission wies die Klage in einer endgültigen Entscheidung ab, wobei sie sich in ihrer Entscheidung vor allem auf die Erkenntnis stützte, dass „die Kommission sich bei der Festlegung des Umfangs unlauterer Handlungen” gemäß Abschnitt 337 „an den ausdrücklichen Beschränkungen des Kongresses für Bundesgesetze in anderen materiellen Bereichen orientiert hat”. Carbon Steel and Alloy Products, Comm’n Op. (Mehrheit) auf Seite 12. Diese Entscheidung dürfte keine weitreichenden Auswirkungen auf künftige Kartellklagen haben, da die Klage von U.S. Steel wegen Preisabsprachen atypisch war.

Kurz nach Beendigung des Kartellrechtsverfahrens in der Sache „Carbon and Alloy Steel Products” leitete die Kommission eine weitere kartellrechtliche Untersuchung gemäß Section 337 ein.  In der Sache Certain Programmable Logic Controllers (Nr. 337-TA-1105) machte der Beschwerdeführer geltend, er habe durch die angebliche (i) Hub-and-Spoke-Absprache des Beklagten, die darauf abzielte, Wiederverkäufer wie den Beschwerdeführer daran zu hindern, die importierten speicherprogrammierbaren Steuerungen („SPS“) des Beklagten zu kaufen und weiterzuverkaufen, und (ii) durch eine Absprache zur Festsetzung der Wiederverkaufspreise erheblichen Schaden erlitten.  Der Beschwerdeführer behauptete, er habe aufgrund dieser Verstöße gegen den Sherman Act einen kartellrechtlichen Schaden erlitten. Die kartellrechtliche Klage überstand eine bedeutende Anfechtung durch den Beklagten vor der Einleitung des Verfahrens, in der dieser die Zulässigkeit der Beschwerde wegen unlauterer Praktiken bei der Einfuhr von Produkten anfocht.

Ansprüche nach dem Lanham Act

Die ITC verzeichnet auch einen Anstieg der Klagen gemäß Section 337 wegen Verstößen gegen den Lanham Act. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf falschen Werbeaussagen im Zusammenhang mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. In der Sache Certain Potassium Chloride Powder Products (Nr. 337-TA-1013) hat ein Arzneimittelhersteller erfolgreich eine neuartige Klage wegen falscher Werbung für ein nicht zugelassenes Arzneimittel vorgebracht.[2] Die Kommission leitete eine Untersuchung ein, die vor der Anhörung beigelegt wurde.  Der klagende Arzneimittelhersteller verkaufte die einzige von der FDA zugelassene Version des Arzneimittels, aber die Beklagten hatten den größten Marktanteil. Der Kläger behauptete, diese Diskrepanz sei auf den unlauteren Wettbewerb der Beklagten durch falsche und irreführende Werbung zurückzuführen. Der Kläger behauptete, die Beklagten hätten ein Kaliumchloridpulverprodukt unzulässigerweise als Nahrungsergänzungsmittel importiert, das Produkt jedoch als Arzneimittel gekennzeichnet, um die Verbraucher irrezuführen und ihnen vorzugaukeln, das Produkt sei von der FDA zugelassen oder mit der von der FDA zugelassenen Version des Klägers identisch.

Diese Einordnung der unlauteren Handlung als irreführende Werbung hat sich auch in anderen Fällen als erfolgreich erwiesen. In den Fällen „Bestimmte Parodontal-Lasergeräte“ (Nr. 337-TA-1070) und „Bestimmte Clidiniumbromid-Produkte und Produkte, die dieses enthalten“ ( Nr. 337-TA-1109) leitete die Kommission Untersuchungen ein, in denen die Beschwerde ebenfalls unlautere Handlungen in Form von irreführender Werbung in Bezug auf nicht zugelassene Arzneimittel oder Medizinprodukte geltend machte.

In einem aktuellen Fall lehnte die Kommission jedoch die Einleitung eines Verfahrens ab. In der Sache „Certain Synthetically Produced, Predominantly EPA Omega-3 Products” reichte der Beschwerdeführer eine Beschwerde ein, in der er unlautere Praktiken in Form von irreführender Werbung für Omega-3-Produkte geltend machte. Im Gegensatz zu den oben genannten Beschwerden konzentrierte sich diese Beschwerde stark auf die Frage, ob es sich bei den beanstandeten Produkten um Nahrungsergänzungsmittel oder um nicht zugelassene Arzneimittel handelte.  Infolgedessen wurden in diesem Fall Stellungnahmen von Parteien und Nichtparteien dazu eingeholt, ob die ITC für die Klage zuständig sei oder ob sie in den Zuständigkeitsbereich der FDA falle. In einem ungewöhnlichen Schritt schaltete sich die FDA ein und forderte die ITC auf, die Einleitung des Verfahrens abzulehnen. Letztendlich tat die ITC genau das. Die Entscheidung der ITC, das Verfahren nicht einzuleiten, ist derzeit beim Federal Circuit in Berufung.

In einer weiteren Klage von Carbon and Alloy Steel Products behauptete U.S. Steel, dass chinesische Stahlproduzenten US-Antidumping- und Ausgleichszölle („CVD“) auf chinesische Stahlimporte umgangen hätten, indem sie falsche Dokumente vorgelegt und Produkte über andere Länder umgeschlagen hätten, um das Herkunftsland des Stahls vor dem US-Zoll zu verschleiern.  U.S. Steel formulierte die Klage als traditionelle Klage wegen falscher Herkunftsangabe („FDO“) gemäß dem Lanham Act unter Section 337, anstatt die Durchsetzung der Antidumping- und CVD-Verordnungen zu beantragen.  Dies ist wichtig, da die Abhilfe gemäß Abschnitt 337 eine Ausschlussverfügung ist, während ein Umgehungsverfahren vor der Zoll- und Grenzschutzbehörde und dem Handelsministerium zu einer Entscheidung führen würde, dass der Importeur Zölle (und möglicherweise Geldbußen und Strafen) auf die importierten Waren schuldet. Der ALJ wies die FDO-Klage ab, da die Beschwerde von U.S. Steel keine konkreten Einfuhrhandlungen geltend machte.  Diese enge Entscheidung bezog sich auf die Hinlänglichkeit der Behauptungen in der Beschwerde und nicht auf die Durchsetzbarkeit einer solchen Klage. Sollte die Kommission in einer künftigen Untersuchung feststellen, dass solche Klagen in den Anwendungsbereich von Section 337 fallen, könnte dieser Ansatz für die US-Industrie ein wirksames Mittel zur Durchsetzung von Antidumping- und Ausgleichszollverordnungen sein.

Vertragliche Ansprüche

Die Kommission hat sich nicht direkt mit der Frage befasst, ob eine vertragliche Forderung eine unlautere Handlung oder eine unlautere Wettbewerbsmethode gemäß Abschnitt 337 darstellt. Sie hat jedoch eine Untersuchung mit zwei vertraglichen Forderungen eingeleitet. In der oben erwähnten Rechtssache Electric Fireplaces (Nr. 337-TA-826) behauptete der Einrichtungsanbieter, sein ehemaliger Mitarbeiter habe gegen eine Aktionärsvereinbarung mit Wettbewerbsverbots-, Abwerbeverbots- und Vertraulichkeitsklauseln verstoßen.  Der Anbieter behauptete außerdem, dass das neue Unternehmen des ehemaligen Mitarbeiters in unrechtmäßiger Weise in die Vertragsbeziehungen mit Kunden eingegriffen habe. Der ALJ stellte fest, dass die Beklagten säumig waren, und entschied gegen sie in Bezug auf die vertraglichen Ansprüche. Die Kommission hob dieses Urteil auf. Zu diesem Zeitpunkt waren die Wettbewerbsverbots- und Abwerbeverbotsbestimmungen der Aktionärsvereinbarung bereits abgelaufen.  Da die Kommission nur eine vorausschauende Abhilfe gewähren kann, stellte sie aus diesen Gründen keinen Verstoß gegen Abschnitt 337 fest. Sie stellte außerdem fest, dass die Beschwerde keine Tatsachenbehauptungen zu den angeblich offengelegten vertraulichen Informationen enthielt, sodass sie auch aus diesem Grund keinen Verstoß gegen Abschnitt 337 feststellte. Die Kommission befasste sich nicht mit der Frage, ob die vertraglichen Ansprüche in den Anwendungsbereich von Abschnitt 337 fielen.

Schlussfolgerung

Die Zahl der nicht gesetzlich vorgeschriebenen IP-Klagen gemäß Abschnitt 337 vor der ITC nimmt zu. Die Kläger erkennen, dass die wirksamen Rechtsbehelfe gemäß Abschnitt 337 die ITC zu einem günstigen Forum für IP- und Nicht-IP-Klagen gleichermaßen machen.

[1] Die Beschwerdeführer haben unter anderem auch einen Verstoß gegen das staatliche Gesetz „Uniform Deceptive Trade Practices Act“ (Gesetz gegen unlautere Handelspraktiken), eine Verletzung des gewohnheitsrechtlichen Markenrechts und eine Verletzung des gewohnheitsrechtlichen Handelsaufmachungsrechts geltend gemacht.

[2] Die Kanzlei der Autoren, Foley & Lardner LLP, vertrat die Beschwerdeführer in dieser Untersuchung.