Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts im Fall „University of Florida Research Foundation gegen General Electric” wirft Fragen hinsichtlich der Leitlinien zur Patentierbarkeit von Gegenständen auf.

Die Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von Gegenständen gemäß 35 U.S.C. § 101 hat sich in den letzten Jahren nach den Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in den Fällen Mayo gegen Prometheus und Alice Corp. gegen CLS Bank verändert. Am 26. Februar 2019 entschied der Federal Circuit in der Rechtssache University of Florida Research Foundation gegen General Electric ( abrufbar unter:http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1284.Opinion.2-26-2019.pdf) entschieden, dass die angefochtenen Ansprüche, die sich auf Systeme und Verfahren zur Zusammenstellung physiologischer Patientendaten aus Krankenhausbettgeräten beziehen, gemäß § 101 ungültig sind, da sie die Schritte 2A und 2B gemäß Alice/Mayo nicht erfüllen. Obwohl die Entscheidung die erste Stellungnahme des Federal Circuit seit der Veröffentlichung der jüngsten Leitlinien des USPTO zur Ungültigkeit gemäß 35 U.S.C. § 101 darstellt, geht sie nicht speziell auf diese Leitlinien ein und übernimmt weder die zweistufige Analyse noch lehnt sie diese ab. Darüber hinaus könnte man argumentieren, dass die Stellungnahme des Gerichts im Widerspruch zu den Schulungsunterlagen des USPTO zu ähnlichen Ansprüchen steht.

Die Gerichte und das USPTO haben einen dreiteiligen Test zur Bestimmung der Patentierbarkeit von Patentansprüchen angewendet, der manchmal zu verwirrenden und unvorhersehbaren Ergebnissen geführt hat. Der Test verlangt von Patentprüfern und Gerichten, zunächst festzustellen, ob ein Patentanspruch auf eine gesetzliche Kategorie (z. B. ein Verfahren, eine Maschine, einen hergestellten Artikel oder eine hergestellte Zusammensetzung) ausgerichtet war (Schritt 1); dann festzustellen, ob der Anspruch „auf eine gerichtliche Ausnahme ausgerichtet“ war, wie z. B. ein Naturgesetz, ein Naturphänomen oder eine abstrakte Idee (Schritt 2A); und schließlich, wenn der Anspruch auf eine solche Ausnahme ausgerichtet war, zu bestimmen, ob zusätzliche Elemente im Anspruch „wesentlich mehr“ als die Ausnahme umfassten (Schritt 2B). Der Oberste Gerichtshof hat es jedoch ausdrücklich abgelehnt, zu definieren, was eine abstrakte Idee ausmacht oder was als „wesentlich mehr“ gilt, wodurch die Voraussetzungen für eine uneinheitliche Anwendung des Tests geschaffen wurden.

Am 7. Januar 2019 veröffentlichte USPTO-Direktor Andrei Iancu im Federal Register neue Leitlinien für die Analyse der Patentierbarkeit von Gegenständen, mit denen versucht wurde, Schritt 2A desMayo/Alice-Tests zu präzisieren, indem dieser Schritt in zwei Teile aufgeteilt wurde: (1) durch die explizite Gruppierung von Gegenständen, die als abstrakte Ideen gelten; und (2) die Klarstellung, dass ein Anspruch nicht auf eine gerichtliche Ausnahme ausgerichtet ist, wenn der Anspruch die Ausnahme in eine praktische Anwendung dieser Ausnahme integriert. Im ersten Teil („Schritt 2A(1)“) werden die Prüfer angewiesen, spezifische Einschränkungen im Anspruch zu identifizieren, die eine abstrakte Idee aus den folgenden Gruppierungen wiedergeben:

• mathematische Konzepte – mathematische Beziehungen, mathematische Formeln oder Gleichungen oder mathematische Berechnungen;
• bestimmte Methoden zur Organisation menschlicher Aktivitäten – grundlegende wirtschaftliche Prinzipien oder Praktiken (einschließlich Absicherung, Versicherung, Risikominderung); kommerzielle oder rechtliche Interaktionen (einschließlich Vereinbarungen in Form von Verträgen; rechtliche Verpflichtungen; Werbe-, Marketing- oder Vertriebsaktivitäten oder -verhalten; Geschäftsbeziehungen); Management des persönlichen Verhaltens oder der Beziehungen oder Interaktionen zwischen Menschen (einschließlich sozialer Aktivitäten, Unterricht und Befolgung von Regeln oder Anweisungen); und
• mentale Prozesse – im menschlichen Geist ablaufende Vorgänge (einschließlich Beobachtung, Bewertung, Beurteilung, Meinung).

Wenn ein Anspruch eine abstrakte Idee oder eine andere gerichtliche Ausnahme wiedergibt, müssen die Prüfer gemäß dem zweiten Teil („Schritt 2A(2)“) beurteilen, ob die wiedergegebene Ausnahme in eine praktische Anwendung integriert ist. Ist dies der Fall, bezieht sich der Anspruch nicht auf die abstrakte Idee und ist gemäß 35 U.S.C. § 101 zulässig (obwohl andere Ablehnungen aufgrund des Standes der Technik oder der schriftlichen Beschreibung weiterhin gelten können). Um diesen Punkt anzuwenden, werden die Prüfer angewiesen, alle zusätzlichen Elemente zu identifizieren, die über die gerichtliche Ausnahme hinaus in der Anspruchsformulierung enthalten sind, und diese zusätzlichen Elemente einzeln und in Kombination zu bewerten, um festzustellen, ob sie die Ausnahme in eine praktische Anwendung integrieren. Die Prüfer müssen alle zusätzlichen Elemente berücksichtigen, unabhängig davon, ob sie als allgemein bekannt, routinemäßig oder konventionell angesehen werden.

Die Leitlinien gelten jedoch nur für das Patentprüfungsgremium und die Patent Trial and Appeals Board (PTAB) des USPTO. In der vorliegenden Entscheidung des Federal Circuit geht das Gericht nicht auf diese Leitlinien ein und entscheidet in einer Weise, die manche als unvereinbar mit den Schulungsunterlagen des USPTO zu § 101 ansehen könnten.

Insbesondere prüfte der Federal Circuit die Zulässigkeit des US-Patents Nr. 7.062.251, das sich im Besitz der University of Florida Research Foundation, Inc. (UFRF) befindet. Das Patent '251 mit dem Titel „Verwaltung physiologischer Daten in der Intensivmedizin mithilfe von Datensynthesetechnologie” bezieht sich auf Systeme und Verfahren zur Erfassung physiologischer Patientendaten von Geräten am Krankenbett, wie beispielsweise Herzfrequenz- und Blutdruckmessgeräten. Diese Geräte verfügen in der Regel über eigene proprietäre Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle, sodass die meisten Gesundheitseinrichtungen die Daten einfach manuell auf Papier festhielten. Dieser zeitaufwändige und ineffiziente Prozess kann zu Übertragungsfehlern und Behandlungsverzögerungen führen. Das im Patent '251 beschriebene System zielte darauf ab, diesen Prozess durch ein Computergerät zu verbessern, das Daten sammeln und jedes der proprietären Protokolle der Geräte am Krankenbett in ein standardisiertes Format übersetzen kann. Anspruch 1 des Patents, der als repräsentativ angesehen wurde, lautete:

1. Verfahren zum Integrieren physiologischer Behandlungsdaten, das die folgenden Schritte umfasst:
   empfangen physiologischer Behandlungsdaten von mindestens zwei Bettgeräten;
   Umwandeln der physiologischen Behandlungsdaten von einem gerätespezifischen Format in ein geräteunabhängiges Format innerhalb einer Rechenvorrichtung, die sich entfernt von den Bettgeräten befindet;Ausführen mindestens einer programmatischen Aktion, die die geräteunabhängigen Daten betrifft;
   undDarstellen der Ergebnisse der programmatischen Aktionen auf einer grafischen Benutzerschnittstelle am Bett.

Unter Anwendung des zweiteiligenAlice/Mayo- Tests argumentierte der Federal Circuit zunächst, dass die Klage lediglich die Automatisierung von Schritten beschreibe, die zuvor manuell durchgeführt wurden, und sich somit gemäß Schritt 2A auf eine abstrakte Idee beziehe: „Dies ist ein typisches ‚Mach es am Computer’-Patent: Es erkennt an, dass Daten von Bettgeräten zuvor manuell erfasst, analysiert, bearbeitet und angezeigt wurden, und schlägt lediglich vor, dies mit einem Computer zu tun.“ 2018-1284 auf Seite 8. Insbesondere wies der Federal Circuit auf die rein ergebnisorientierte funktionale Sprache des Patents hin und erklärte, dass „weder das Patent '251 noch seine Ansprüche erklären, wie die [für die verschiedenen Bettgeräte geschriebenen Gerätetreiber] die von UFRF angegebene Umwandlung durchführen ... Das Patent '251 'liefert keine technischen Details zu den konkreten Komponenten, ... sondern beschreibt das System und die Verfahren überwiegend in rein funktionaler Hinsicht.'“ Id. auf S. 9-10 (Hervorhebung im Original, interne Zitierung weggelassen). Zweitens stellte das Gericht unter Schritt 2B fest, dass der Anspruch keine zusätzlichen unkonventionellen Merkmale über die Verwendung generischer Computer hinaus enthielt und daher über die abstrakte Idee hinaus kein erfinderisches Konzept aufwies.

Obwohl die Entscheidung des Federal Circuit wahrscheinlich nicht unvereinbar mit der zweistufigen Analyse des USPTO ist – der streitige Anspruch scheint keine zusätzlichen Merkmale aufzuweisen, die die abstrakte Idee in eine praktische Ausnahme integrieren, die gemäß Schritt 2A(2) der USPTO-Leitlinien eine Patentierbarkeit begründen würde –, kann das Ergebnis als unvereinbar mit den intern vom USPTO verwendeten Schulungsunterlagen angesehen werden. Insbesondere hat das USPTO zusammen mit den Leitlinien hypothetische Beispielansprüche und Analysen zur Patentierbarkeit bereitgestellt (verfügbar unter: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101_examples_37to42_20190107.pdf). Beispiel 42, Anspruch 1, bezieht sich auf ein Verfahren im Zusammenhang mit medizinischen Aufzeichnungen und lautet wie folgt:

Verfahren, umfassend:

a) Speichern von Informationen in einem standardisierten Format über den Zustand eines Patienten in einer Vielzahl von netzwerkbasierten, nicht-transitorischen Speichergeräten, auf denen eine Sammlung von medizinischen Aufzeichnungen gespeichert ist;

b) Bereitstellung eines Fernzugriffs für Benutzer über ein Netzwerk, sodass jeder der Benutzer die Informationen über den Zustand des Patienten in der Sammlung von Krankenakten in Echtzeit über eine grafische Benutzeroberfläche aktualisieren kann, wobei der Benutzer die aktualisierten Informationen in einem nicht standardisierten Format bereitstellt, das von der vom Benutzer verwendeten Hardware- und Softwareplattform abhängt;

c) Umwandlung der nicht standardisierten aktualisierten Informationen in das standardisierte Format durch einen Content-Server,

d) Speicherung der standardisierten, aktualisierten Informationen über den Zustand des Patienten in der Sammlung medizinischer Unterlagen im standardisierten Format;

e) automatische Generierung einer Nachricht mit den aktualisierten Informationen zum Zustand des Patienten durch den Content-Server, sobald aktualisierte Informationen gespeichert wurden; und

f) Übertragung der Nachricht in Echtzeit an alle Benutzer über das Computernetzwerk, sodass jeder Benutzer sofortigen Zugriff auf aktuelle Patienteninformationen hat.

Manche mögen diesen Beispielanspruch als ähnlich zu Anspruch 1 des in der Entscheidung des Federal Circuit strittigen Patents '251 ansehen, mit Schritten zur Umwandlung nicht standardisierter Informationen in ein standardisiertes Format durch die Verwendung generischer Computergeräte. Tatsächlich stellt die Analyse des Beispielanspruchs durch das USPTO fest, dass dieser eine abstrakte Idee wiedergibt, und erklärt:

Der Anspruch beschreibt insgesamt eine Methode zur Organisation menschlicher Aktivitäten. Die beanspruchte Erfindung ist eine Methode, die es Benutzern ermöglicht, auf Patientenakten zuzugreifen und in Echtzeit aktualisierte Patienteninformationen von anderen Benutzern zu erhalten, was eine Methode zur Verwaltung von Interaktionen zwischen Menschen darstellt. Somit beschreibt der Anspruch eine abstrakte Idee.

Die Analyse wird jedoch mit Schritt 2A(2) fortgesetzt, in dem erläutert wird, dass die Beispielansprüche die abstrakte Idee in eine praktische Anwendung integrieren und daher zulässig sind:

Die Anspruchsfassung umfasst eine Kombination zusätzlicher Elemente, darunter das Speichern von Informationen, das Bereitstellen eines Fernzugriffs über ein Netzwerk, das Konvertieren von aktualisierten Informationen, die von einem Benutzer in einem nicht standardisierten Format eingegeben wurden, in ein standardisiertes Format, das automatische Generieren einer Nachricht, sobald aktualisierte Informationen gespeichert werden, und das Übertragen der Nachricht an alle Benutzer. Der Anspruch als Ganzes integriert das Verfahren zur Organisation menschlicher Aktivitäten in eine praktische Anwendung. Insbesondere beschreiben die zusätzlichen Elemente eine spezifische Verbesserung gegenüber Systemen nach dem Stand der Technik, indem sie es Remote-Benutzern ermöglichen, Informationen in Echtzeit in einem standardisierten Format auszutauschen, unabhängig davon, in welchem Format die Informationen vom Benutzer eingegeben wurden. Somit ist der Anspruch zulässig, da er sich nicht auf die beschriebene rechtliche Ausnahme (abstrakte Idee) bezieht. (Hervorhebung hinzugefügt)

Während die Beispielanspraak mehrere zusätzliche Merkmale wie die Bereitstellung von Fernzugriff, die automatische Generierung von Aktualisierungsmeldungen und die Übermittlung der Aktualisierungsmeldungen an Benutzer umfasst und die Analyse des USPTO feststellt, dass diese Merkmale es dem System ermöglichen, Informationen in Echtzeit auszutauschen, haben einige Kommentatoren angemerkt, dass es nicht klar ist, ob der Federal Circuit dieser Beispielanspraak zustimmen würde. Wie bei Anspruch 1 des Patents '251 ist der Beispielanspruch in rein funktionaler Sprache verfasst und enthält keine Details darüber, wie die Funktionen ausgeführt werden. Ebenso enthält der Beispielanspruch, abgesehen von der symbolischen Nennung generischer Computerkomponenten, keine Einschränkungen, die zuvor nicht von Menschen ausgeführt wurden: Daten wurden in Papierunterlagen gespeichert und waren für Ärzte zugänglich (wenn auch langsam, da häufig Unterlagen physisch durch die Einrichtung transportiert werden mussten); neue Informationen in nicht standardisierten Formaten konnten von Mitarbeitern übersetzt und manuell hinzugefügt werden; und Ärzte konnten benachrichtigt werden, wenn neue Testergebnisse zur Akte hinzugefügt wurden. Die Implementierung des verbesserten Systems erfordert wahrscheinlich zusätzliche technische Details darüber, wie das System das Ergebnis erzielt, aber diese Merkmale werden in der Beispielforderung nicht aufgeführt, die sich stattdessen lediglich auf das zu erzielende gewünschte Ergebnis konzentriert. Dementsprechend ist es möglich, dass der Federal Circuit zu dem Schluss kommt, dass die Beispielforderung aus den gleichen Gründen wie die Ansprüche des Patents '251 nicht zulässig ist.

Die Leitlinien des USPTO sind ein wichtiger Versuch, die Zulässigkeit von Gegenständen zu klären, und können die Anzahl und Schwierigkeit von Ablehnungen während des Verfahrens verringern. Es wird jedoch interessant sein zu sehen, inwieweit die Gerichte zu Schlussfolgerungen gelangen, die von der Analyse des USPTO abweichen können. Der Federal Circuit hat die Leitlinien in diesem Fall zwar nicht erörtert, dies könnte jedoch daran liegen, dass das ursprüngliche Verfahren vor dem Bezirksgericht vor der Veröffentlichung der Leitlinien^{am 9. Januar} stattfand und dass die Anmeldung nach der älteren Rechtsprechung zur Patentierbarkeit geprüft und erteilt wurde (das Patent '251 wurde 2004 erteilt, vier Jahre vor der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache In re Bilski und zehn Jahre vor der Entscheidung in der Rechtssache Alice ). Zukünftige Fälle, in denen Anträge nach den neuen Leitlinien geprüft werden, dürften mehr Aufschluss über ihre allgemeine Übereinstimmung mit der Rechtsprechung geben.