PTAB – Rückblick auf das Jahr 2018 und Ausblick auf 2019

2018 war ein bedeutendes Jahr für die Patent Trial and Appeal Board (PTAB), darunter zwei Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs, eine wegweisende Entscheidung des Berufungsgerichts für den Federal Circuit, die sich auf die gerichtliche Überprüfung der tatsächlich betroffenen Partei auswirkte, sowie eine überarbeitete Standardarbeitsanweisung und Aktualisierungen des Leitfadens für die Prozesspraxis der PTAB.

Die Anwälte George Beck, Chase Brill und George Quillin von Foley diskutierten gemeinsam in einem Web-Seminar die wichtigsten Entwicklungen des Jahres und deren mögliche Auswirkungen auf die künftige Praxis vor dem PTAB. Das Seminar kann unter dem Titel„PTAB – Ein Rückblick auf das Jahr 2018” erneut angesehen werden.

Zu den spezifischen Themen gehörten:

Trends und Statistiken 2018 – Im November 2018 war ein deutlicher Anstieg der eingereichten Anträge zu verzeichnen, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die Antragsteller ihre Anträge noch vor der Änderung der Standards für die Auslegung von Ansprüchen einreichen wollten. Insgesamt steigt der prozentuale Anteil der bei der PTAB eingereichten Fälle weiter an, und der prozentuale Anteil der verschiedenen Arten von Anträgen, die 2018 eingereicht wurden, entspricht dem der Vorjahre. Die Einleitungsquote der PTAB nimmt weiterhin stetig ab.

SCOTUS zu geistigen Eigentumsrechten – Im Jahr 2018 wurden zwei wichtige Urteile vom Obersten Gerichtshof gefällt. In der Rechtssache Oil States Energy Services gegen Greene’s Energy Group, LLC, 138 S. Ct. 1365 (2018) bestätigte der Oberste Gerichtshof die Verfassungsmäßigkeit von IPRs und stellte fest, dass diese nicht gegen Artikel III oder die siebte Änderung der Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen. In der Rechtssache SAS Inst., Inc. gegen Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018) entschied der Oberste Gerichtshof, dass die PTAB bei der Einleitung eines AIA-Verfahrens (IPR, PGR oder CBM) alle vorgebrachten Gründe für alle angefochtenen Ansprüche berücksichtigen muss. Nach dieser Entscheidung hat die PTAB Anordnungen erlassen, mit denen der Umfang anhängiger Verfahren geändert wurde, um nicht geltend gemachte Gründe und angefochtene Ansprüche einzubeziehen.

Staatliche Immunität – In der Rechtssache Saint Regis Mohawk Tribe gegen Mylan Pharm. Inc., 896 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2018) bestätigte der Federal Circuit die Entscheidung der PTAB, dass die Immunität von Stammesangehörigen nicht für IPRs gilt (ein Antrag auf Überprüfung ist anhängig, Nr. 18-899).

Wirklich Beteiligte Partei (RPI) – In der Rechtssache Wi-Fi One, LLC gegen Broadcom Corp., 878 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2018) entschied der Federal Circuit, dass Entscheidungen über die Verjährungsfrist gemäß §315(b) einer gerichtlichen Überprüfung unterliegen. In der Rechtssache Internet Time, LLC gegen RPX Corp., 897 F.3d 1252 (Fed. Cir. 2018) entschied der Federal Circuit, dass die Feststellung, ob eine nicht namentlich genannte Partei eine RPI ist, „einen flexiblen Ansatz erfordert, der sowohl Billigkeits- als auch Praxisüberlegungen berücksichtigt, mit Blick darauf, ob die Nichtpartei ein klarer Begünstigter ist, der eine bereits bestehende, etablierte Beziehung zum Antragsteller hat”. Darüber hinaus entschied der Federal Circuit in der Rechtssache Worlds Inc. gegen Bungie, Inc., 903 F.3d 1237 (Fed. Cir. 2018) entschied der Federal Circuit, dass die PTAB zunächst die Identifizierung der tatsächlich interessierten Parteien durch den IPR-Antragsteller akzeptieren kann, aber wenn und sobald ein Patentinhaber Beweise vorlegt, die diese Identifizierung bestreiten, liegt die Beweislast beim Antragsteller, der nachweisen muss, dass die richtigen tatsächlich interessierten Parteien identifiziert wurden.

PTAB-Änderungsverfahren – In Aqua Prods. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017) entschied der Federal Circuit, dass die PTAB die Beweislast hinsichtlich der Patentierbarkeit der vorgeschlagenen Anspruchsänderungen nicht den Patentinhabern auferlegen darf. Im Anschluss an Aqua Prods. veröffentlichte das USPTO einen Vorschlag zur Einführung eines neuen zweistufigen Verfahrens für Patentinhaber, um während AIA-Patentanfechtungen Änderungen vorzunehmen, wodurch Patentinhaber nach Erhalt einer ersten Entscheidung über ihre vorgeschlagenen geänderten Ansprüche im Wesentlichen eine zweite Chance erhalten, weitere Änderungen vorzunehmen.

Änderungen am PTAB-Standard zur Auslegung von Patentansprüchen – Das USPTO hat eine endgültige Regelung veröffentlicht, mit der die in PTAB-Verfahren angewandten Standards geändert werden. Der Standard der weitestmöglichen angemessenen Auslegung (BRI) wird durch den Phillips-Standard ersetzt, der von US-Bundesgerichten und der International Trade Commission (ITC) verwendet wird. Gemäß der endgültigen Regelung wird die PTAB alle früheren Entscheidungen zur Anspruchsauslegung berücksichtigen, die in einem Zivilverfahren oder einem Verfahren vor der ITC getroffen wurden, sofern die frühere Anspruchsauslegung ordnungsgemäß in das Protokoll aufgenommen wurde.

Aktualisierungen des Trial Practice Guide und Überarbeitungen der SOPs – Das USPTO hat eine Aktualisierung des AIA Trial Practice Guide veröffentlicht, die Überarbeitungen in sechs Abschnitten des Trial Practice Guide enthält: (a) Verwendung von Sachverständigenaussagen (§ I.G); (b) Wortanzahl und Seitenbegrenzung (§ II.A.3); (c) Berücksichtigung nicht ausschließlicher Faktoren bei der Einleitung einer Überprüfung (§ II.D.2); (d) Bereitstellung von Gegenantworten auf Hauptschriftsätze als Rechtsanspruch (§ II.I); (e) Anfechtung der Zulässigkeit und der ordnungsgemäßen Verwendung von Anträgen auf Ausschluss und Anträgen auf Streichung (§ II.K); und (f) mündliche Anhörungsverfahren vor der Kammer (§ II.M). Die Aktualisierung enthält auch ein Muster für einen Zeitplan in Anhang A, das Änderungen wie den Ersatz von Bemerkungen zum Kreuzverhör durch Gegenantworten zeigt, die den Patentinhabern das letzte Wort zur Patentierbarkeit geben. Das USPTO hat auch seine Standardarbeitsanweisungen 1 und 2 überarbeitet, die sich mit den Verfahren zur Zuweisung von PTAB-Richtern zu Gremien, zur Festlegung von PTAB-Entscheidungen als Präzedenzfälle und zur Beantragung einer erneuten Anhörung in anhängigen Fällen befassen, was erhebliche Auswirkungen auf die Praxis der PTAB haben kann.

Auswirkungen, Trends und Fälle, die 2019 zu beobachten sind – Antragsteller im Bereich geistiges Eigentum/CBM könnten mit stärkeren Gegenwind konfrontiert sein, insbesondere in der Einleitungsphase von „Folgeanträgen”. Antragsteller sollten sich auch der Estoppel-Wirkung auf alle angefochtenen Ansprüche und alle Gründe in einem Antrag bewusst sein, wenn ein Verfahren eingeleitet wird. Zu den Fällen, die 2019 zu beobachten sind, gehören: Return Mail Inc. gegen U.S. Postal Service, Nr. 17-1594 (verhandelt am 19. Februar 2019 vor dem Obersten Gerichtshof), in dem es darum geht, ob die US-Regierung berechtigt ist, Anträge auf Ungültigerklärung von Patenten gemäß dem AIA zu stellen; sowie RPX Corp. gegen ChanBond LLC, Nr. 17-1686, und JTEKT Corp. gegen GKN Automotive Ltd., Nr. 18-750, bei denen beide Certiorari-Anträge anhängig sind, die die Frage aufwerfen, ob ein nicht prozessführender Beklagter, der keinen tatsächlichen Schaden aufgrund eines Patents erlitten hat, berechtigt ist, gegen eine nachteilige IPR-Entscheidung Berufung einzulegen (im Oktober 2018 forderte der Oberste Gerichtshof den Generalstaatsanwalt auf, einen Schriftsatz in der Rechtssache RPX einzureichen).