Am 10. Juni 2019 entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dass die US-Regierung die Gültigkeit eines US-Patents in keinem AIA-Überprüfungsverfahren (Inter-Partes-Überprüfung , Nachprüfungsverfahren oder Überprüfung geschützter Geschäftsmethoden) anfechten kann. Das Gericht fällte seine 6: 3-Entscheidung in der Rechtssache Return Mail, Inc. gegen United States Postal Service, Nr. 17-1594, wobei die Mehrheit entschied, dass die US-Regierung weder nach 35 U.S.C. § 311 (Inter-Partes-Überprüfung ) noch nach 35 U.S.C. § 321 (Post-Grant-Überprüfung und Covered Business Method Review) als „Person” gilt. Obwohl die US-Regierung seit Einführung der AIA-Überprüfungsverfahren im Jahr 2013 nur wenige Verfahren eingeleitet hat, dürften Interessengruppen mit Technologien, die für US-Regierungsbehörden von Interesse sein könnten, diese Entscheidung begrüßen, da sie ihre Patente vor von der US-Regierung eingeleiteten AIA-Überprüfungsverfahren schützt.
Richterin Sotomayor verfasste die Stellungnahme für die Mehrheit, in der festgestellt wurde, dass der US-Postdienst „die seit langem bestehende Auslegungsprämisse, dass der Begriff ‚Person‘ den Staat nicht umfasst“, nicht widerlegt habe. Slip op. auf Seite 7. Richterin Sotomayor ging auf drei Argumente des Postdienstes ein und widerlegte sie: (i) „dass der Gesetzestext und der Kontext ausreichende Beweise dafür liefern, dass die Regierung eine ‚Person‘ ist“; (ii) „dass die lange Geschichte der Beteiligung von Bundesbehörden am Patentsystem darauf hindeutet, dass der Kongress beabsichtigte, dass die Regierung an AIA-Überprüfungsverfahren teilnimmt“; und (iii) „dass das Gesetz es ihr erlauben muss, eine AIA-Überprüfung zu beantragen, da §1498 die Regierung für Verstöße haftbar macht“. Slip op. auf Seite 9.
In Bezug auf das erste Argument stellte die Mehrheit fest, dass das Patentgesetz in Bezug auf die Frage, ob „Person“ auch die US-Regierung umfasst, inkonsistent ist, da einige Bestimmungen die US-Regierung eindeutig unter „Person“ einbeziehen, andere sie eindeutig ausschließen und wieder andere mehrdeutig sind. In Bezug auf das zweite Argument stellte die Mehrheit fest, dass die Behandlung der US-Regierung durch das USPTO als „Person“, die eine einseitige Überprüfung eines Patents beantragen kann, keine Antwort auf die Frage gibt, ob der Kongress beabsichtigte, dass die US-Regierung ein „vollwertiges kontradiktorisches Verfahren“ beim USPTO einleiten kann. Slip op. auf Seite 14. In Bezug auf das dritte Argument stellte die Mehrheit fest, dass die US-Regierung die Gültigkeit eines Patents in jedem gegen sie angestrengten Verletzungsverfahren anfechten kann und dass die begrenzte Haftung der US-Regierung für Patentverletzungen sie vor den Risiken von Unterlassungsklagen, Geschworenenverfahren und Strafschadensersatz schützt, die „in Verletzungsverfahren gegen nichtstaatliche Akteure möglich sind“. Slip op. auf Seite 16.
Richter Breyer verfasste eine abweichende Meinung, der sich Richterin Ginsburg und Richterin Kagan anschlossen. Der Kernpunkt der abweichenden Meinung von Richter Breyer ist, dass es „keine gute Antwort“ darauf gibt, „warum der Kongress Regierungsbehörden die Möglichkeit verweigern wollte, die durch den America Invents Act eingeführten schnelleren Verwaltungsverfahren in Anspruch zu nehmen“. Slip op. auf Seite 8. In Bezug auf die „auslegungsrechtliche Vermutung”, auf die sich die Mehrheit stützt, verwies Richter Breyer auf „andere verwandte Patentbestimmungen”, in denen „Person” auch die US-Regierung umfasst, was „stark darauf hindeutet”, dass die US-Regierung als „Person” gilt, die ein AIA-Überprüfungsverfahren einleiten kann. Richter Breyer stellte außerdem fest, dass die gesetzgeberischen Ziele des AIA – „die Qualität von Patenten zu verbessern“ und „das Patentsystem effizienter zu gestalten“, indem es einfacher wird, „fragwürdige Patente“ anzufechten – die Absicht des Kongresses stützen, der US-Regierung die Einleitung von AIA-Überprüfungsverfahren zu gestatten. Als Antwort auf die Diskussion der Mehrheit über die Beschränkungen der Haftung der US-Regierung für Patentverletzungen führte Richter Breyer konkrete Fälle an, in denen tatsächliche oder drohende Patentverletzungsklagen „die Regierungsinitiativen zu beeinträchtigen drohten“, „auch ohne die Androhung einer Unterlassungsverfügung“.
Trotz der von Richter Breyer angeführten Beispiele für Fälle, in denen die US-Regierung möglicherweise Patente angefochten hätte, um eine Patentverletzung zu vermeiden, könnte diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs eher interessant als wirkungsvoll sein. Seit Einführung der AIA-Überprüfungsverfahren im Jahr 2013 haben US-Behörden nur 16 Verfahren eingeleitet, die sich zudem auf nur fünf separate Streitfälle zu beziehen scheinen. Dennoch dürften Interessengruppen mit Technologien, die für US-Behörden von Interesse sein könnten, diese Entscheidung begrüßen, da sie ihre Patente vor von der US-Regierung eingeleiteten AIA-Überprüfungsverfahren schützt.
