Obwohl verlockend, stehen die Chancen für Anträge auf erneute Anhörung vor dem PTAB schlecht

Wenn die PTAB eine Entscheidung trifft, ist es fast sicher, dass eine der Parteien unzufrieden sein wird. Um angesichts eines unerwünschten Ergebnisses eine angemessene Beratung bieten zu können, muss man die Chancen für eine Änderung des Ergebnisses einschätzen können. Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick über die Erfolgsquote von Anträgen auf erneute Anhörung in PTAB-Verfahren, um einen besseren Kontext für die Entscheidung zu bieten, ob und wann ein Antrag auf erneute Anhörung ratsam sein könnte.

Die nachstehende Grafik zeigt die Ergebnisse aller Anträge auf erneute Anhörung (d. h. Anträge auf erneute Anhörung von Entscheidungen der Behörde und endgültige schriftliche Entscheidungen), die von 2013 bis heute bei der PTAB eingereicht wurden.

Es ist leicht, sich diese Zahlen anzusehen und sich entmutigen zu lassen, da die Ablehnungsquote konstant bei etwa 90 % oder höher liegt. Wenn man die Anträge jedoch weiter unterteilt in solche, die institutionelle Entscheidungen betreffen, und solche, die endgültige schriftliche Entscheidungen betreffen, lassen sich etwas differenziertere Trends erkennen.

Obwohl Anträge auf erneute Anhörung ohnehin nur geringe Erfolgsaussichten haben, ist die Gesamterfolgsquote von Anträgen auf erneute Anhörung endgültiger schriftlicher Entscheidungen etwas höher als die von Anträgen auf institutionelle Entscheidungen. Wie aus der folgenden Grafik hervorgeht, wurden 2017 und 2018 Anträge auf erneute Anhörung endgültiger schriftlicher Entscheidungen in 10,4 % bzw. 7,7 % der Fälle stattgegeben. Berücksichtigt man auch teilweise stattgegebene Anträge (d. h. Anträge, die teilweise stattgegeben und teilweise abgelehnt wurden), steigen diese Zahlen auf 11,9 % bzw. 13,4 %. Das bedeutet natürlich immer noch, dass fast 90 % der Anträge abgelehnt wurden, aber diese Erfolgsquote stellt dennoch eine deutliche Verbesserung gegenüber den 2,5 % und 6,4 % dar, die 2017 und 2018 bei Anträgen auf erneute Anhörung von Entscheidungen der Institutionen erzielt wurden.

Die etwas höhere Erfolgsquote von Anträgen auf erneute Anhörung endgültiger schriftlicher Entscheidungen ist logisch nachvollziehbar. Der Zweck einer erneuten Anhörung besteht darin, „alle Angelegenheiten zu identifizieren, die nach Ansicht der Partei vom Ausschuss falsch verstanden oder übersehen wurden, sowie die Stelle, an der jede Angelegenheit zuvor in einem Antrag, einer Einspruchsschrift oder einer Erwiderung behandelt wurde“ (37 C.F.R. § 42.71), und es gibt einfach mehr Sachverhalte, die die Kammer „falsch verstanden oder übersehen“ haben könnte, wenn sie mit einer vollständigen Akte arbeitet und nicht nur mit einem Antrag und einer vorläufigen Antwort. Natürlich haben sich die vergleichsweise höheren Bewilligungsquoten für Anträge auf erneute Anhörung endgültiger schriftlicher Entscheidungen in den Jahren 2017 und 2018 bisher nicht für 2019 fortgesetzt, sodass wir uns möglicherweise in einer Abwärtsbewegung befinden. Angesichts der insgesamt geringen Bewilligungsquoten sollten Praktiker nach Erhalt einer negativen ersten oder endgültigen schriftlichen Entscheidung abwägen, ob sich der Antrag auf erneute Anhörung in Bezug auf Zeit, Aufwand und Kosten lohnt. 

Seltsamerweise übersteigt die Zahl der Anträge auf erneute Anhörung von Einleitungsentscheidungen trotz der etwas schlechteren Erfolgsaussichten die Zahl der Anträge nach einer endgültigen schriftlichen Entscheidung um fast 3 zu 1 (genauer gesagt 1.184 zu 322). Dies könnte daran liegen, dass endgültige schriftliche Entscheidungen leichter vor dem Federal Circuit angefochten werden können (sofern keine Fragen der Klagebefugnis vorliegen), während ungünstige Entscheidungen der Institution nicht direkt angefochten werden können, was bedeutet, dass den Antragstellern keine andere Wahl bleibt, als eine erneute Anhörung zu beantragen, und dass Patentinhaber warten müssen, bis eine endgültige schriftliche Entscheidung ergangen ist, bevor sie die Möglichkeit haben, Berufung einzulegen. Angesichts der Bedeutung der Entscheidung über die Einleitung eines Verfahrens, insbesondere für Antragsteller, ist es daher nicht verwunderlich, dass in den letzten drei Jahren etwa 80 % der Anträge auf erneute Anhörung von Entscheidungen über die Einleitung eines Verfahrens von Antragstellern gestellt wurden, wie aus der folgenden Grafik hervorgeht.

Das Gegenteil dieses Trends zeigt sich nach endgültigen schriftlichen Entscheidungen, bei denen Patentinhaber durchweg häufiger eine erneute Anhörung beantragt haben als Antragsteller, wie aus der folgenden Grafik hervorgeht.

Angesichts dieser Diskrepanz zwischen der Präferenz der Parteien für eine Einreichung nach der Einleitung (Antragsteller) gegenüber einer Einreichung nach der endgültigen schriftlichen Entscheidung (Patentinhaber) haben wir auch historische Entscheidungen über Wiederaufnahmeverfahren untersucht, um festzustellen, ob es einen merklichen Unterschied in den Ergebnissen gab, je nachdem, welche Partei die Wiederaufnahme beantragt hatte. In Bezug auf Anträge auf Wiederaufnahme scheint die PTAB jedoch Antragsteller und Patentinhaber ziemlich einheitlich zu behandeln. Eine Überprüfung der Entscheidungen über Wiederaufnahmeverfahren der letzten drei Jahre zeigt keine wesentlichen Unterschiede im Ergebnis, unabhängig davon, ob ein Patentinhaber oder ein Antragsteller die Wiederaufnahme beantragt hat. Während Antragsteller im Jahr 2018 etwas erfolgreicher waren als Patentinhaber, wurden im Jahr 2017 mehr Anträge von Patentinhabern bewilligt, und im Jahr 2019 gab es bisher keine signifikanten Unterschiede.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beantragung einer erneuten Anhörung vor dem PTAB zwar eine Möglichkeit ist, eine negative Entscheidung anzufechten, diese Option jedoch sorgfältig abgewogen werden sollte, da die Erfolgsaussichten recht gering sind. Obwohl die Chancen auf eine Bewilligung des Antrags nach einer endgültigen schriftlichen Entscheidung etwas höher sind als bei Anträgen auf erneute Anhörung der Einleitungsentscheidung, wird dies aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit alternativer Rechtsmittel nach der Einleitung wahrscheinlich weiterhin der beliebteste Anlass für die Beantragung einer erneuten Anhörung bleiben.

Anmerkung der Autoren: Jason Mock und Mike Houston danken Patrick Nyman, Sommerpraktikant 2019 bei Foley & Lardner LLP, für die Zusammenstellung einiger der Ausgangsdaten, die für die Erstellung dieses Artikels verwendet wurden.