In Supernus Pharmaceuticals, Inc. gegen Iancuentschied der Federal Circuit, dass das USPTO keinen Abzug für die Patentlaufzeitanpassung (PTA) wegen „Verzögerung durch den Anmelder” für einen Zeitraum geltend machen kann, in dem der Anmelder „nichts zur Förderung des Verfahrens hätte unternehmen können”. Der fragliche PTA-Abzug wurde gemäß 37 CFR § 1.703(c)(8) für eine Informationsoffenlegungserklärung (IDS) erhoben, die nach Einreichung eines Antrags auf Fortsetzung der Prüfung (RCE) eingereicht wurde, aber das USPTO schlägt vor, Änderungen an anderen PTA-Regeln vorzunehmen, um der Auslegung des Gerichts von 35 USC § 154(b)(2)(C) zu entsprechen.
Vorgeschlagene Änderungen der PTA-Regeln
In der Bekanntmachung im Bundesregister vom 4. Oktober 2019 interpretiert das USPTO Supernus dahingehend, dass „eine Verkürzung der Patentlaufzeit gemäß 35 U.S.C. 154(b)(2)(C) dem Zeitraum entsprechen muss, in dem der Anmelder keine angemessenen Anstrengungen unternommen hat, um das Anmeldeverfahren abzuschließen“. Das USPTO räumt ein, dass „mehrere Bestimmungen in 37 CFR 1.704 einen Verkürzungszeitraum festlegen, der den Folgen des Versäumnisses des Anmelders, angemessene Anstrengungen zum Abschluss des Verfahrens zu unternehmen“, und nicht „dem Zeitraum vom Beginn bis zum Ende des Versäumnisses des Anmelders, angemessene Anstrengungen zu unternehmen“, wie es das Gericht in Supernus dargelegt hat. Daher schlägt das USPTO vor, 37 CFR §§ 1.704(c)(2), (c)(3), (c)(6), (c)(9) und (c)(10) zu überarbeiten, um sie mit Supernus in Einklang zu bringen.
| PTA-Regel | Aktuelle Sprache | Vorgeschlagener Wortlaut |
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§ 1.704(c)(2) Aufschub der Erteilung eines Patents gemäß § 1.314 |
Die Anpassungsfrist … wird um die Anzahl der Tage verkürzt, die mit dem Tag beginnen, an dem ein Antrag auf Aufschub der Erteilung … gestellt wurde, und mit dem Tag enden, an dem das Patent erteilt wurde. | Die Anpassungsfrist … wird um die Anzahl der Tage verkürzt, die mit dem Datum der Einreichung des Antrags auf Aufschub der Erteilung … beginnen und mit dem Datum der Einreichung des Antrags auf Beendigung des Aufschubs oder dem Datum der Erteilung des Patents enden, je nachdem, welches Datum früher liegt. |
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§ 1.704(c)(3)
Verzicht auf den Antrag oder verspätete Zahlung der Ausstellungsgebühr |
Die Anpassungsfrist … wird um die Anzahl der Tage … verkürzt, beginnend mit dem Datum der Aufgabe oder dem Datum nach dem Fälligkeitsdatum der Ausstellungsgebühr und endend mit dem früheren der folgenden Termine:
(i) Das Datum des Postversands der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Antrags oder die Annahme der verspäteten Zahlung der Ausstellungsgebühr; oder |
Die Anpassungsfrist … wird um die Anzahl der Tage verkürzt, die … mit dem Datum der Aufgabe oder dem Datum nach dem Fälligkeitsdatum der Ausstellungsgebühr beginnen und mit dem Datum enden, an dem der zulässige Antrag auf Wiederaufnahme … oder die Annahmeder verspäteten Zahlung der Ausstellungsgebühr gestellt wurde. |
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§ 1.704(c)(6)* Einreichung einer vorläufigen Änderung oder eines anderen vorläufigen Dokuments weniger als einen Monat vor dem Versand einer Amtshandlung gemäß 35 U.S.C. 132 oder einer Zulassungsmitteilung gemäß 35 U.S.C. 151, die den Versand einer ergänzenden Amtshandlung oder Zulassungsmitteilung erfordert |
Die Anpassungsfrist … wird um den geringeren der folgenden Zeiträume verkürzt: (i) Die Anzahl der Tage … beginnend mit dem Tag nach dem Versanddatum der ursprünglichen Amtshandlung oder Zulassungsmitteilung und endend mit dem Versanddatum der ergänzenden Amtshandlung oder Zulassungsmitteilung; oder (ii) Vier Monate |
Die Anpassungsfrist … wird um die Anzahl der Tage verkürzt, … beginnend mit dem Tag nach dem Datum, das acht Monate nach dem Datum liegt, an dem der Antrag gemäß 35 U.S.C. 111(a) gestellt wurde, oder dem Datum des Beginns der nationalen Phase gemäß 35 U.S.C. 371(b) oder (f) in einer internationalen Anmeldung und endet an dem Tag, an dem die vorläufige Änderung oder ein anderes vorläufiges Dokument eingereicht wurde. |
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§ 1.704(c)(9) Einreichung einer Änderung oder eines anderen Dokuments nach einer Entscheidung der PTAB, mit Ausnahme einer Entscheidung, die als einen neuen Ablehnungsgrund enthaltend bezeichnet wird … oder einer Erklärung gemäß § 41.50 oder einer Entscheidung eines Bundesgerichts, weniger als einen Monat vor dem Versand einer Amtshandlung gemäß 35 U.S.C. 132 oder einer Zulassungsmitteilung gemäß 35 U.S.C. 151, die den Versand einer ergänzenden Amtshandlung oder einer ergänzenden Zulassungsmitteilung erfordert |
Die Anpassungsfrist … wird um den geringeren der folgenden Zeiträume verkürzt: (i) Die Anzahl der Tage … beginnend mit dem Tag nach dem Versanddatum der ursprünglichen Amtshandlung oder Zulassungsmitteilung und endend mit dem Versanddatum der ergänzenden Amtshandlung oder Zulassungsmitteilung; oder (ii) Vier Monate |
Die Anpassungsfrist … wird um die Anzahl der Tage verkürzt, die … am Tag nach dem Datum der Entscheidung durch die [PTAB] oder … das Bundesgericht beginnen und am Tag der Einreichung der Änderung oder eines anderen Dokuments enden. |
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§ 1.704(c)(10)
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Die Anpassungsfrist … wird um den geringeren der folgenden Zeiträume verkürzt: (i) Die Anzahl der Tage … beginnend mit dem Datum der Einreichung der Änderung gemäß § 1.312 oder eines anderen Dokuments und endend mit dem Versanddatum der Amtshandlung oder Mitteilung als Antwort auf die Änderung gemäß § 1.312 oder ein anderes Dokument; oder (ii) Vier Monate |
Die Anpassungsfrist … wird um die Anzahl der Tage verkürzt, die … am Tag nach dem Versanddatum der Zulassungsmitteilung … beginnen und an dem Tag enden, an dem die Änderung gemäß Abschnitt 1.312 oder ein anderes Dokument eingereicht wurde. |
*In Bezug auf die Änderungen in § 1.704(c)(6) wird in der Bekanntmachung erläutert, dass ein Antrag voraussichtlich innerhalb von acht Monaten nach Einreichung zur Prüfung bereit sein wird.
Überprüfen Sie Ihre Bewerbungen
Es ist leicht zu erkennen, wie sich diese Änderungen erheblich auf die PTA-Berechnungen auswirken könnten, insbesondere in Fällen, in denen das USPTO einige Zeit benötigt, um über einen Antrag zu entscheiden, der einen PTA-Abzug gemäß 37 CFR §§ 1.704(c)(2), (c)(3), (c)(6), (c)(9) oder (c)(10) nach sich zieht. Obwohl die vorgeschlagenen Regeln erst nach Veröffentlichung einer endgültigen Regelungsmitteilung (voraussichtlich im Jahr 2020) in Kraft treten werden, könnten Antragsteller, die Anträge gemäß 37 CFR §§ 1.704(c)(2), (c)(3), (c)(6), (c)(9) oder (c)(10) einreichen, diese Anträge nach Erteilung der Patente für eine PTA-Prüfung kennzeichnen wollen.
Geben Sie Ihr Feedback
Das USPTO berücksichtigt schriftliche Stellungnahmen, die bis zum 3. Dezember 2019 eingehen. Wie in der Bekanntmachung dargelegt, sind Stellungnahmen per E-Mail an [email protected] zu senden.
