Bei der Prüfung der Offensichtlichkeit müssen Hinweise auf eine Nachahmung berücksichtigt werden.
In Liqwd, Inc. gegen L’Oreal USA, Inc.hob das Bundesberufungsgericht eine Entscheidung der Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des USPTO auf, die Beweise für Kopiervorgänge in ihrer Offensichtlichkeitsanalyse nicht berücksichtigt hatte. Das Bundesberufungsgericht betonte, dass „Beweise für tatsächliche Kopierversuche immer relevant sind“.
Das Patent und das Kopieren in Frage
Das betreffende Patent war das US-Patent Nr. 9.498.419 von Liqwd, das sich auf Verfahren zum Bleichen von Haaren bezog. Der betreffende unabhängige Anspruch beschrieb ein Verfahren zum Bleichen von Haaren unter Verwendung einer Formulierung, die Maleinsäure und eine Bleichformulierung enthält.
L’Oreal focht die Gültigkeit des Patents in einem Post-Grant-Review-Verfahren vor der PTAB an. Als Antwort auf die Behauptungen von L’Oreal hinsichtlich der Offensichtlichkeit legte Liqwd Beweise dafür vor, dass L’Oreal seine Erfindung kopiert hatte, als objektive Anzeichen für die Nicht-Offensichtlichkeit. Die Beweise umfassten Erklärungen und Belege, aus denen hervorgeht, dass Liqwd seine damals noch unveröffentlichte Patentanmeldung unter einer Geheimhaltungsvereinbarung an L’Oreal weitergegeben hatte.
Die Entscheidung der PTAB
Die PTAB stellte fest, dass die Beweise zeigten, dass „L’Oreal ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen von Liqwd keine Produkte mit Maleinsäure entwickelt hätte“. Dennoch entschied die PTAB, dass „die Beweise für eine Kopie rechtlich irrelevant seien, da Liqwd nicht nachgewiesen habe, dass L’Oreal ein bestimmtes Produktkopiert habe“. Die PTAB wies die übrigen Argumente von Liqwd zurück und stellte fest, dass die von L’Oreal angeführten Stand der Technik die Ansprüche offensichtlich machten.
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts wurde von Richter Reyna verfasst und von den Richtern Hughes und Stoll mitgetragen.
Der Federal Circuit befasste sich mit dem Fall Iron Grip Barbell , auf den sich die PTAB stützte, und erkannte an, dass in der Entscheidung in diesem Fall festgestellt wurde, dass „das Kopieren die Nachbildung eines bestimmten Produkts erfordert“. Der Federal Circuit erklärte, dass diese Formulierung auf dem Grundsatz beruht, dass zur Feststellung einer Kopie „mehr erforderlich ist als nur der Nachweis, dass eine Ähnlichkeit zwischen dem Patent und dem beanstandeten Produkt des Wettbewerbers besteht“. Der Federal Circuit überprüfte seine Rechtsprechung zum Thema Kopieren und kam zu folgendem Schluss:
In jedem Fall wurde die Frage der rechtlichen Relevanz danach entschieden, ob tatsächliche Beweise für Kopierversuche vorlagen oder nur Behauptungen über Ähnlichkeiten zwischen dem beschuldigten Produkt und einem Patent; im Mittelpunkt stand nicht die Frage, ob die Kopierversuche ein „bestimmtes Produkt” betrafen.
Der Federal Circuit stellte ferner fest, dass der Zugang zu einem erteilten Patent oder einem veröffentlichten Artikel, in dem die Erfindung beschrieben wird, zur Stützung der Feststellung einer Kopie herangezogen wurde.
Der Federal Circuit kam zu dem Schluss, dass die PTAB einen Fehler begangen habe, indem sie diese Beweise bei ihrer Entscheidung über die Offensichtlichkeit außer Acht gelassen habe, da sie festgestellt hatte, dass „L'Oreal Maleinsäure verwendet habe, weil L'Oreal Zugang zu den vertraulichen Informationen von Liqwd hatte“. Der Federal Circuit hob daher die Entscheidung der PTAB auf und verwies den Fall mit der Anweisung an die PTAB zurück, „diese Beweise bei ihrer Offensichtlichkeitsanalyse zu berücksichtigen“.
Die Grenzen einer Geheimhaltungsvereinbarung
Dieser Fall verdeutlicht nicht nur den Wert von Nachweisen für eine Kopie bei der Analyse der Offensichtlichkeit, sondern hebt auch die Risiken hervor, die mit der Offenlegung einer Erfindung gegenüber einem potenziellen Wettbewerber verbunden sind. In diesem Fall scheint es, dass L’Oreal den Kauf der Technologie von Liqwd in Erwägung gezogen hatte, als die vertraulichen Informationen offengelegt wurden. Laut der Stellungnahme des Bundesberufungsgerichts verlor L’Oreal „das Interesse“ an dieser Transaktion, entwickelte jedoch „eigene Produkte“.
