Zwei kürzlich als informativ eingestufte Entscheidungen der PTAB zeigen, dass das Versäumnis, detaillierte Beweise für die Motivation zur Kombination von Referenzen für eine Offensichtlichkeitsklage vorzulegen, eine Petition vor oder nach der Einleitung eines Verfahrens zum Scheitern bringen kann. In der Rechtssache Johns Manville Corp. gegen Knauf Insulation, Inc. (IPR2018-00827, Paper 9) lehnte die PTAB die Einleitung eines IPR-Verfahrens ab, da es keine Gründe gab, die Zusammensetzungen in einer Referenz durch die einer anderen zu ersetzen. In der Rechtssache Hulu, LLC gegen Sound View Innovations, LLC (IPR2018-00582, Papier 34) kam die PTAB zu dem endgültigen Schluss, dass die Ansprüche eines Telekommunikationspatents nicht offensichtlich waren, da die Begründung des Antragstellers für die Kombination durch gegenteilige Beweise widerlegt wurde. Diese Entscheidungen veranschaulichen, wie hoch die Anforderungen an die Beweislast für Antragsteller sind, um darzulegen, warum und wie ein Fachmann (POSA) die Lehren der Referenzen kombinieren oder modifizieren würde, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.
Im ersten Fall beantragte Johns Manville die Überprüfung zahlreicher Ansprüche des US-Patents Nr. 9.828.287 („das '287-Patent“) von Knauf und machte geltend, dass diese aufgrund mehrerer Kombinationen von vier Stand der Technik-Referenzen nicht patentierbar seien. Das '287-Patent bezieht sich auf „ein thermisches oder akustisches Glasfaserdämmmaterial, [das] eine Ansammlung von Glasfasern und ... Bindemittel mit verschiedenen Eigenschaften umfasst“. Ein wesentliches Merkmal der Bindemittel ist, dass sie ein Reaktionsprodukt zwischen „einem reduzierenden Zuckerreaktanten und einem Aminreaktanten“ enthalten. Johns Manville, Papier 9, S. 3-4.Der Patentinhaber Knauf argumentierte erfolgreich, dass der Antragsteller „Bindemittelkomponenten ohne Erklärung auswählt“ und keine stichhaltige Begründung für die Kombination der Referenzen vorlegte.Ebenda, S. 9.
In Übereinstimmung damit, dass die vorgeschlagenen Offensichtlichkeitsgründe keine ausreichende Motivation zur Kombination oder Modifizierung der Referenzen darstellten, konzentrierte sich die Kammer in erster Linie auf den ersten Grund des Antragstellers, der sich auf die Referenzen von Srinivasan und Worthington stützte.1 DiePTAB beschrieb Srinivasan als Offenbarung einer wässrigen Bindemittelzusammensetzung zur Herstellung von Glasfaserprodukten, wie beispielsweise Glasfaserisolierungen. Id. auf Seite 6. Das Bindemittel ist nicht dasselbe wie das beanspruchte Produkt aus einem reduzierenden Zucker und Amin. Der Antragsteller stützte sich auf Worthington, um das beanspruchte Bindemittel zu lehren, das als nützlich für „die Herstellung von Schalenformen oder Kernen und für andere Zwecke” offenbart ist. Id. auf Seite 7. Der Antragsteller argumentierte, dass ein POSA das Bindemittel von Worthington durch das von Srinivasan ersetzt hätte, da Worthington eine analoge Technik darstellt und beide Referenzen thermisch härtbare Bindemittelzusammensetzungen mit sich überschneidenden Bestandteilen offenlegen. Id. auf Seite 10. Unter Berufung auf Securus Techs.2 undPersonal Web Techs.,3stellte die PTAB fest, dass weder die „bloße Kompatibilität der Referenzen” noch der Nachweis, „dass die Referenzen aus dem Stand der Technik analoge Technik oder aus dem gleichen Bereich wie das angefochtene Patent stammen”, ausreichten, „um nachzuweisen, dass der Fachmann Grund gehabt hätte, die Lehren aus dem Stand der Technik, wie sie im angefochtenen Patent beansprucht werden, zu kombinieren”. Id.
Der Ausschuss befand die anderen angeblichen Beweggründe des Antragstellers für die Kombination für ähnlich mangelhaft. Die Aussagevon Worthington , dass seine duroplastischen Zusammensetzungen für „andere Zwecke, für die duroplastische Zusammensetzungen verwendet werden“ verwendet werden können, wurde als unzureichend befunden, um die Behauptung des Antragstellers zu stützen, dass die angefochtenen Ansprüche die vorhersehbare Verwendung von Elementen des Standes der Technik gemäß ihren festgelegten Funktionen darstellen. Id. at 11.Unter Hinweis darauf , dass die „zitierten Referenzen erheblich unterschiedliche Bindungssysteme lehren”, beanstandete die Kammer, dass der Antragsteller keinen konkreten Grund für den Ersatz des Bindemittels von Srinivasan durch das Bindemittel von Worthington angegeben habe, abgesehen von der unbegründeten Annahme, dass alle duroplastischen Bindemittel in Glasfaserisolierungsprodukten vom Typ Srinivasan verwendbar seien. Id. Allgemeiner gesagt wollte die Kammer Beweise dafür sehen, „welches der Elemente des Standes der Technik angeblich eine bekannte Funktion hat, um welche Funktion es sich handelt und warum diese Funktion angeblich vorhersehbar ist”. Id. auf Seite 12. Als logische Folge davon stellte die Kammer fest, dass der Antragsteller angesichts der vorgeschlagenen umfangreichen Änderungen auch nicht ausreichend begründet hatte, dass eine begründete Aussicht auf Erfolg bei der Durchführung der Änderungen bestand. Id. auf Seite 13.
Die Entscheidung der PTAB in der Rechtssache Hulu, LLC gegen Sound View Innovations, LLC zeigt, dass selbst wenn ein IPR-Verfahren eingeleitet wird, eine detaillierte Prüfung der Fakten letztendlich einen Mangel an Kombinationsmotivation aufzeigen kann. In der Rechtssache Hulu focht der Antragsteller Ansprüche des US-Patents Nr. 6.502.133 an, die sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verarbeitung von Echtzeitereignissen, z. B. in einem Telekommunikationssystem, beziehen. Das Patent '133 offenbart, dass herkömmliche Datenbankmanagementsysteme oft zu langsam sind, um die Echtzeit-Leistungsanforderungen in Bezug auf „Vermittlungsdienste” in Telekommunikationssystemen zu erfüllen. Das Patent '133, 1:25-42.Zum Zeitpunkt der Erfindung waren kundenspezifische Datenbanken eine wirksame, aber teure und unflexible Lösung für solche Probleme.Ebenda, 1:43-56. Die Ansprüche des Patents '133 umfassen eine Echtzeit-Analyse-Engine, die mit einer Hauptspeicherdatenbank verbunden ist, in der Wiederherstellungsinformationen gespeichert sind. Die Kammer leitete ein Verfahren aufgrund von zwei Gründen der Offensichtlichkeit ein, stellte jedoch fest, dass einer der Gründe von Anfang an fehlerhaft war.4 Hierkonzentrieren wir uns auf den zweiten Grund, die Kombination von O'Neil, Kao und De Witt, der die Hauptgrundlage für die Einleitung des Verfahrens war. Hulu, Papier 9, S. 2.
O’Neil offenbart ein Telekommunikationssystem zur Bereitstellung von Prepaid- und kreditbegrenzten Mobilfunkdiensten und umfasst ein System zur Echtzeitüberwachung, -bewertung und -reaktion von Telefonanrufen.Dieses System umfasst mindestens zwei Datenbanken, offenbart jedoch nicht, ob diese sich im Hauptspeicher befinden.Der Antragsteller stützte sich daher auf Kao, um zu lehren, dass in Echtzeit-Datenbanksystemen Hauptspeicherdatenbanken schnelle und vorhersehbare Zugriffszeiten bieten. Id. auf Seite 14.Kao merkte auch an, dass die Telefonvermittlung eine Anwendung mit „strengen Zeitvorgaben” ist, für die eine Echtzeitdatenbank nützlich wäre. Der Antragsteller argumentierte, dass ein POSA motiviert gewesen wäre, „die Hauptspeicherdatenbank von Kao in O'Neils Echtzeit-Telefonüberwachungssystem zu verwenden, weil (i) bekannt war, dass Telefonvermittlungs- und Abrechnungssysteme strenge Zeitvorgaben erfordern, und (ii) bekannt war, dass Hauptspeicherdatenbanken für diese Art von Systemen besonders geeignet sind”. Id. De Witt, der von Kao zitiert wird, wurde für Details zur Speicherung und Wiederherstellung von Informationen im Speicher herangezogen. Id.
Der Patentinhaber, Sound View Innovations, konnte diese spezifische und scheinbar glaubwürdige Motivation für eine Kombination widerlegen, indem er Beweise vorlegte, die die angeblichen „strengen zeitlichen Anforderungen” der Datenbanken von O’Neil untergruben. Zunächst wies der Patentinhaber auf Beweise hin, dass das System von O’Neil Informationen aus seinen Datenbanken während eines Anrufs innerhalb weniger Sekunden und nicht innerhalb von Millisekunden abruft. Der Sachverständige des Antragstellers musste daraufhin zugeben, dass Aktualisierungen aus den Datenbanken von O'Neil „einmal pro Sekunde” in O'Neils Telekommunikationssystem akzeptabel seien. Id. auf S. 16-17. Zweitens legte der Sachverständige des Patentinhabers eine unbestrittene Aussage vor, dass die „überwiegende Mehrheit der Datenbanksysteme” zum Zeitpunkt des Patents '133 festplattenbasierte Systeme waren und dass diese schnell genug waren, um die Anforderungen von O'Neil zu erfüllen. Id. auf S. 17-18. Drittens legte der Patentinhaber auch Beweise dafür vor, dass die Verwendung einer Hauptspeicherdatenbank für die Datenbanken von O'Neil keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Anrufweiterleitung von O'Neil gehabt hätte, da die Anrufweiterleitung abgeschlossen war, bevor das System Informationen aus den Datenbanken benötigte. Id. auf Seite 18. Schließlich stellte die Kammer auch fest, dass die Nachteile des Hauptspeichers – hohe Kosten, geringe Kapazität und Volatilität – für einen POSA, der O'Neil und Kao/De Witt kombiniert, ein Hindernis dargestellt hätten.5Id. auf Seite 19-20.
Zusammenfassend lassen sich die Entscheidungen in den Fällen Johns Manville und Hulu als warnendes Beispiel für Antragsteller verstehen, die Motivation für die Kombination von Beweisen und Argumenten, die eine Offensichtlichkeitsklage in einem IPR-Antrag stützen, gründlich zu prüfen.Diese Entscheidungen sind auch eine eindringliche Mahnung an Patentinhaber, dass selbst wenn alle Elemente der Ansprüche durch kombinierte Referenzen erfüllt sind, eine detaillierte Anfechtung der faktischen Grundlagen für die angebliche Motivation zur Kombination eine lohnende Strategie ist, um eine Offensichtlichkeitsklage abzuwehren.
1 Srinivasan und Worthington tauchen beide oder einer von ihnen in den anderen drei vorgeschlagenen Offensichtlichkeitsgründen auf, und die Kammer stellte fest, dass diese Gründe aus ähnlichen Gründen wie Grund 1 nicht zutrafen. Id. auf Seite 14.
2 Securus Techs., Inc. gegen Global Tel*Link Corp., 701 F. App’x 971, 977 (Fed. Cir. 2017).
3 Personal Web Techs., LLC gegen Apple, Inc., 848 F.3d 987, 993 (Fed. Cir. 2017).
4 In der institutionellen Entscheidung und in der endgültigen schriftlichen Entscheidung wies die Kammer darauf hin, dass der erste Grund der Offensichtlichkeit mindestens eines der beanspruchten Elemente nicht lehrte oder nahelegte.
5 Andere vom Antragsteller in seiner Erwiderung vorgebrachte Motivationsargumente wurden als unbegründet oder unzeitgemäß angesehen. Id. auf Seite 21
