Das US-Justizministerium (DOJ) und das US-Patentamt (USPTO) überarbeiten die Grundsatzerklärung von 2013 zu Rechtsbehelfen für standardessentielle Patente

Im Dezember 2019 veröffentlichten das US-Patent- und Markenamt (USPTO), das Nationale Institut für Standards und Technologie (NIST) und die Kartellabteilung des US-Justizministeriums (DOJ) eine Grundsatzerklärung, in der sie ihre Ansichten zur Angemessenheit einer Unterlassungsklage bei Verletzung von standardessentiellen^Patenten1äußerten, die RAND- oder^{FRAND2-Lizenzverpflichtungen}unterliegen. Damit zogen das USPTO und das DOJ ihre gemeinsame Grundsatzerklärung aus dem Jahr 2013 zurück. Die neue Richtlinie sieht vor, dass die FRAND-Verpflichtung eines Patentinhabers ein relevanter Faktor für ein Gericht oder Tribunal ist, das über Rechtsbehelfe bei Verstößen entscheidet, jedoch kein Hindernis für eine Unterlassungsklage darstellt. Die Grundsatzerklärung von 2019 lehnt alle Sonderregelungen ab, die die bei Patentverletzungen verfügbaren Rechtsbehelfe einschränken, weil es sich bei den verletzten Patenten um standardessentielle Patente handelt, die einer FRAND-Verpflichtung unterliegen.³

Die inzwischen aufgehobene Grundsatzerklärung von 2013 konzentrierte sich auf Ausschlussverfügungen in Untersuchungen gemäß Abschnitt 337 des Zollgesetzes von 1930, schlug jedoch vor, dass ähnliche Grundsätze für Anträge auf Unterlassungsansprüche vor Bundesgerichten gelten sollten. Im Jahr 2013 erkannten das DOJ und das USPTO das Recht eines Patentinhabers an, andere von der Nutzung der patentierten Erfindung auszuschließen, vertraten jedoch die Auffassung, dass bestimmte Beschränkungen für Unterlassungsklagen gelten sollten, wenn sich der Inhaber eines standardessentiellen Patents freiwillig verpflichtet hatte, das Patent zu FRAND- oder RAND-Bedingungen zu lizenzieren. Insbesondere waren das DOJ und das USPTO der Ansicht, dass eine Unterlassungsverfügung oder eine Ausschlussverfügung mit dem öffentlichen Interesse unvereinbar sein könnte, wenn der Inhaber des standardessentiellen Patents versuchte, mehr als eine FRAND-Lizenzgebühr zu erheben. Das DOJ und das USPTO schlugen daher vor, Unterlassungsansprüche auf ungewöhnliche Umstände zu beschränken, beispielsweise wenn der mutmaßliche Lizenznehmer sich weigerte, die festgelegte FRAND-Lizenzgebühr zu zahlen oder Verhandlungen zur Festlegung einer solchen Lizenzgebühr aufzunehmen.

Die Grundsatzerklärung von 2019 hob jegliche Vermutung gegen Unterlassungsansprüche auf und stellte klar, dass das DOJ und das USPTO keine einheitlichen Rechtsbehelfsregeln für Streitigkeiten im Zusammenhang mit standardessentiellen Patenten, die einer FRAND-Verpflichtung unterliegen, befürworten. Das DOJ und das USPTO, unterstützt vom NIST, vertraten die Auffassung, dass die US-amerikanische International Trade Commission, Gerichte und andere Entscheidungsträger bei der Festlegung von Rechtsbehelfen für die Verletzung eines standardessentiellen Patents alle relevanten Faktoren berücksichtigen sollten, einschließlich etwaiger FRAND-Verpflichtungen des Patentinhabers. Die Behörden schlugen vor, dass das Gericht oder der Entscheidungsträger einen flexiblen Unterlassungsstandard anwenden sollte, der sich an den vom Obersten Gerichtshof in eBay v.^{MercExchange4} vertretenen Billigkeitsstandards orientiert.

Diese neue Politik steht im Einklang mit früheren Reden des stellvertretenden Generalstaatsanwalts (AAG) Makan Delrahim und mit der Entscheidung des Federal Circuit aus dem Jahr 2014 in der Rechtssache Apple, Inc. gegen Motorola, Inc.⁵In seiner Beschreibung eines „New Madison”-Ansatzes für Kartell- und Urheberrecht kritisierte AAG Delrahim die Position, dass es für Inhaber standardessentieller Patente erheblich schwieriger sei, ein Recht auf Unterlassung statt auf Schadenersatz geltend zu machen.⁶Im Fall Apple wandte das Bezirksgericht eine Per-se -Regel an, wonach Unterlassungsansprüche für standardessentielle Patente nicht verfügbar sind. Der Federal Circuit hob diese Entscheidung auf und stellte fest, dass die FRAND-Verpflichtungen eines Patentinhabers für die Analyse des Unterlassungsanspruchs durch das erstinstanzliche Gericht relevant sind, dass es jedoch keine spezifische Regel für FRAND-verpflichtete Patente in Bezug auf Unterlassungsansprüche gibt.⁷Interessanterweise zitierte der Federal Circuit die Grundsatzerklärung des USPTO/DOJ aus dem Jahr 2013 für die These, dass eine Unterlassungsverfügung angemessen sein könnte, wenn der Inhaber des standardessentiellen Patents sich weigert, das Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren.

Obwohl sich die Grundsatzerklärung des DOJ und des USPTO geändert hat, ist es in der Praxis nicht klar, ob sich das Ergebnis in einem Bundesgerichtsverfahren ändern würde. Wie der Federal Circuit in seiner Apple-Entscheidung feststellte, bietet der vom Obersten Gerichtshof in eBay beschriebene Rahmen einen flexiblen Unterlassungsstandard für die Behandlung der besonderen Aspekte von standardessentiellen Patenten, die einer FRAND-Verpflichtung unterliegen. Erstens kann die Zustimmung des Patentinhabers zu FRAND im Normungsprozess die Fähigkeit dieses Patentinhabers beeinflussen, den für eine Unterlassungsverfügung erforderlichen Standard des irreparablen Schadens zu erfüllen. Es ist auch relevant, ob ein Patentinhaber Lizenzen an andere Dritte vergeben hat. Darüber hinaus dürfte bei der Anwendung der Standardfaktoren^{von Georgia-Pacific8}für Patentschäden der FRAND-Satz für diese anderen Lizenzen eine Rolle spielen, wenn das Gericht die angemessene Lizenzgebühr für die fortdauernde Verletzung festlegt. Wenn der Inhaber eines standardessentiellen Patents seine FRAND-Verpflichtung nicht einhält, kann die Normungsorganisation direkte vertragliche Ansprüche geltend machen, und der potenzielle Lizenznehmer kann möglicherweise einen Anspruch als Drittbegünstigter geltend machen. Aber keines dieser Ergebnisse erfordert zwangsläufig eine kartellrechtliche Abhilfe auf der Grundlage eines Anspruchs nach dem Sherman Act. Im Grunde genommen lautet eine politische Frage, ob ein potenzieller Lizenznehmer ein standardessentielles Patent mit der Gewissheit nutzen (verletzen) kann, dass keine einstweilige Verfügung erlassen wird, um die zukünftige Nutzung/Verletzung zu unterbinden. Sowohl nach der Entscheidung des Federal Circuit in der Rechtssache Apple als auch nach der Grundsatzerklärung des DOJ, des USPTO und des NIST aus dem Jahr 2019 lautet die Antwort nein; eine einstweilige Verfügung bleibt möglich, aber ob sie erlassen wird, hängt von den jeweiligen Umständen ab.

¹ Da Technologien ordnungsgemäß funktionieren und verschiedene Komponenten miteinander interagieren müssen, legen Normungsorganisationen bestimmte technische Standards fest, die die Interoperabilität von Produkten verschiedener Hersteller gewährleisten. Patente für Technologien, die zur Erfüllung eines Standards erforderlich sind, werden als standardessentielle Patente bezeichnet.

² Ein Patentinhaber, der an Normungsaktivitäten einer Normungsorganisation teilnimmt, kann sich bereit erklären, das Patent zu angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen (RAND) oder zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen (FRAND) zu lizenzieren.

³ Der vollständige Text der Grundsatzerklärung von 2019 ist unter https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP%20policy%20statement%20signed.pdf verfügbar.

⁴ 547 U.S. 388, 390-93 (2006).

⁵ 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014), aus anderen Gründen aufgehoben durch Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015).

⁶ M. Delrahim, „The ‚New Madison‘ Approach to Antitrust and Intellectual Property Law“ (Der „neue Madison“-Ansatz zum Kartellrecht und zum Recht des geistigen Eigentums), 13 (16. März 2018), abrufbar unter https://www.justice.gov/opa/speech/file/1044316/download.

⁷ 757 F.3d, S. 1331-32.

⁸ Die Faktoren, die bei der Bemessung einer angemessenen Lizenzgebühr in Patentverletzungsklagen üblicherweise berücksichtigt werden, stammen aus dem Fall Georgia-Pacific Corp. gegen United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).