Einer der verwirrendsten – und frustrierendsten – Aspekte der Regeln des USPTO zur Patentlaufzeitanpassung (PTA) ist die Diskrepanz zwischen den PTA-Regeln und den Regeln zur Offenlegung von Informationen (IDS). In Gilead Sciences, Inc. gegen Leebestätigte der Federal Circuit eine solche nicht übereinstimmende PTA-Regelung, aber in der Stellungnahme des Gerichts wurde die Unvereinbarkeit mit der geltenden IDS-Regelung nicht angesprochen. Interessengruppen, die von den Lücken zwischen den PTA-Regelungen und den IDS-Regelungen betroffen sind, können unter Umständen im Rahmen von Supernus einen Teil der PTA retten.
PTA-IDS-Fehlpaarungen
In Supernus gegen Iancuentschied der Federal Circuit, dass das USPTO keinen PTA-Abzug für „Verzögerungen durch den Anmelder” während eines Zeitraums verlangen kann, in dem der Anmelder „nichts zur Förderung des Verfahrens hätte unternehmen können”. Obwohl sich das Urteil nicht auf IDS-basierte PTA-Abzüge beschränkt, resultierte der fragliche Abzug aus einem IDS, das gemäß den IDS-Regeln fristgerecht war, aber dennoch einen PTA-Abzug gemäß den PTA-Regeln nach sich zog.
Das USPTO hat einigeseiner PTA-Regeln im Hinblick auf Supernus angepasst, jedoch weder die in Supernus strittige Regel (37 CFR § 1.704(c)(8)) noch die 30-Tage-IDS-PTA-Regel von 37 CFR § 1.704(d) geändert. Letztere ist die Ursache für zwei Arten von PTA-IDS-Diskrepanzen, eine aufgrund des Zeitpunkts und die andere aufgrund des Gegenstands.
Auf den ersten Blick ähnelt die PTA-Regel 704(d) der IDS-Regel 97(e), aber die PTA-Regel hat eine 30-tägige Frist für die Einreichung eines IDS ohne PTA-Abzug, während die IDS-Regel eine dreimonatige Frist für die rechtzeitige Einreichung einer IDS vorsieht.
Auf den ersten Blick ähnelt die für die Anwendung der PTA-Regel 704(d) erforderliche Bescheinigung der Bescheinigung gemäß IDS-Regel 97(e), jedoch gilt die PTA-Regel unter wesentlich eingeschränkteren Umständen. Um einen ansonsten anwendbaren PTA-Abzug zu vermeiden, muss das IDS nur Punkte anführen, die in einer „Mitteilung eines Patentamts in einer entsprechenden ausländischen oder internationalen Anmeldung oder vom [USPTO]“ erstmals angeführt wurden oder werden. Andererseits umfasst die IDS-Bescheinigung alle Elemente, die einer Person, die der Offenlegungspflicht gemäß 37 CFR § 1.56(c) unterliegt, zuvor nicht bekannt waren, unabhängig davon, wie sie identifiziert wurden. Somit kann selbst ein unverzüglich eingereichtes IDS zu einem PTA-Abzug führen, wenn das angeführte Element dem Anmelder unter Umständen zur Kenntnis gelangt ist, die nicht unter den begrenzten Anwendungsbereich von 37 CFR § 1.704(d) fallen.
Rettung der Patentlaufzeitanpassung unter Supernus
Während einige IDS-basierte PTA-Abzüge nicht vermieden werden können, ist es unter Umständen möglich, einige PTA-Abzüge unter Supernus zu retten. Wie in diesem Artikel erläutert, kann ein Antragsteller eine Überprüfung eines Abzugs wegen „Verzögerung durch den Antragsteller” beantragen, der einen Zeitraum umfasst, in dem der Antragsteller nichts zur Förderung des Verfahrens hätte unternehmen können. Wenn beispielsweise ein IDS kurz nachdem eine Person, die der Offenlegungspflicht unterliegt, erstmals Kenntnis von den angeführten Punkten erlangt hat, eingereicht wurde, aber ein PTA-Abzug vorgenommen wurde, könnte der Abzug reduziert werden, um den Zeitraum auszuschließen, in dem „keine erkennbaren Anstrengungen” unternommen werden konnten, d. h. den Zeitraum vom Beginn der berechneten Verzögerungsfrist bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Person erstmals Kenntnis von den fraglichen Punkten erlangt hat. Nach der derzeitigen Praxis des USPTO ist für einen solchen Antrag auf Überprüfung eine Gebühr zu entrichten, und für den Zeitraum vom Zeitpunkt, zu dem die Person erstmals Kenntnis von den Punkten erlangte, bis zur Einreichung des IDS wird weiterhin ein PTA-Abzug berechnet, aber zumindest ein Teil des PTA könnte zurückerstattet werden.
