Antrag der PTAB auf Änderung des Pilotprogramms: Überprüfung der ersten Ergebnisse

Anmerkung: Dank an Doug Lightfoot, Sommerpraktikant, der als Mitautor an diesem Artikel mitgewirkt hat.

Seit der Einführung von Inter-Partes-Überprüfungen (IPRs) und Post-Grant-Überprüfungen (PGRs) im Rahmen des America Invents Act bestand für Patentinhaber zwar stets die Möglichkeit, einen Antrag auf Änderung ihrer Ansprüche zu stellen, doch waren solche Änderungsanträge nur selten erfolgreich.  Im März 2019 verabschiedete die PTAB jedoch ein Pilotprogramm für Änderungsanträge („MTA“), das für alle AIA-Verfahren gilt, die am oder nach dem 15. März 2019 eingeleitet wurden.  Die Idee des Pilotprogramms bestand darin, MTAs für Patentinhaber zu einer praktikableren Option zu machen, indem die PTAB ein erstes Feedback zu einem MTA gab und eine zweite Chance bot, den MTA auf der Grundlage etwaiger negativer erster Hinweise zu korrigieren.  In diesem Blogbeitrag analysieren wir die ersten Ergebnisse und kommen zu dem Schluss, dass es zwar noch zu früh ist, um endgültige Aussagen zu treffen, und dass nachfolgende Ergebnisse zu neuen Erkenntnissen führen könnten, aber dass es für Patentinhaber zumindest derzeit besser sein könnte, alternative Ansätze wie eine Neuausstellung oder eine einseitige Überprüfung zu nutzen.¹ 

Kurz gesagt bietet das Pilotprogramm Patentinhabern zwei bisher nicht verfügbare Optionen bei der Einreichung eines MTA: (1) das Recht, vorläufige Leitlinien des Ausschusses zu ihrem MTA zu erhalten, und (2) das Recht, nach Erhalt der vorläufigen Leitlinien des Ausschusses ein überarbeitetes MTA einzureichen.  Natürlich bringen diese zusätzlichen Optionen einen zusätzlichen Informationsaufwand, Kosten und Komplexität für die ohnehin schon beschleunigten Verfahren mit sich, und das Pilotprogramm hat den Zeitrahmen von einem Jahr von der Einleitung bis zur endgültigen schriftlichen Entscheidung für IPR- oder PGR-Verfahren nicht verlängert. Nachdem das Pilotprogramm nun seit über einem Jahr in Kraft ist, wirft dieser Beitrag einen Rückblick darauf, wie das Pilotprogramm genutzt wurde und ob es den Patentinhabern die Vorteile gebracht hat, die es ihnen bieten sollte.

Wir haben 15^Fälle2 analysiert^{, in} denen der Patentinhaber das Pilotprogramm in Anspruch genommen und die Kammer um eine Stellungnahme zu seinem Änderungsantrag gebeten hat. In jeder vorläufigen Stellungnahme der Kammer gibt das Gremium an, ob die Ersatzansprüche im MTA die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen für die Patentierbarkeit in einem MTA erfüllen.  Zu den regulatorischen Anforderungen gehören (1) die Frage, ob die MTA eine angemessene Anzahl von Ersatzansprüchen enthält, (2) die Frage, ob die Ersatzansprüche auf einen Grund für die Nichtpatentierbarkeit im Verfahren reagieren, (3) die Frage, ob die Ersatzansprüche den Umfang der ursprünglichen Ansprüche erweitern, und (4) die Frage, ob die Ersatzansprüche neue Sachverhalte hinzufügen.  Hinsichtlich der gesetzlichen Grundlage gibt die Kammer eine Stellungnahme dazu ab, ob der Antragsteller eine angemessene Wahrscheinlichkeit nachgewiesen hat, dass die Ersatzansprüche gemäß 35 U.S.C. §§ 102, 103 und/oder 112 nicht patentierbar sind.

Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der vorläufigen Beratung für die ersten 15 Fälle, die das Pilotprogramm in Anspruch genommen haben.

Tabelle 1– RegulatorischeAnforderungen 

Tabelle 2– Gesetzliche Anforderungen 

Bei der Auswertung der Daten in den Tabellen zeigte sich, dass die überwiegende Mehrheit der Patentinhaber MTA einreicht, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, wobei nur gelegentlich der erweiterte Umfang und neue Sachverhalte zu Stolpersteinen werden.  Bei der Beurteilung der gesetzlichen Anforderungen für die Patentierbarkeit ist es nicht überraschend, dass sich die Kammer in der Regel auf die Offensichtlichkeit als Grundlage für die Feststellung der Nichtpatentierbarkeit der Ansprüche stützte, aber es war etwas überraschend, dass die Kammer fast die Hälfte der MTAs im Pilotprogramm als mindestens einen Anspruch enthaltend befand, der als unbestimmt angesehen wurde. 

Darüber hinaus zeigen die Tabellen, dass die meisten Teilnehmer am MTA-Pilotprogramm eine negative vorläufige Stellungnahme erhielten (d. h., die Kammer stellte fest, dass die Ersatzansprüche entweder nicht den regulatorischen Anforderungen entsprachen, wahrscheinlich nicht patentierbar waren oder beides).  Tatsächlich erhielten von den 15 analysierten Fällen nur zwei (UD Electronic Corporation gegen Pulse Electronics, Inc., IPR2019-00511 und Smartmatic USA Corporation et al gegen Election Systems & Software, LLC, IPR2019-00527) eine positive vorläufige Stellungnahme, aus der hervorgeht, dass zumindest einige der Ersatzansprüche patentierbar waren und den gesetzlichen Anforderungen entsprachen.  Allerdings ist in keinem dieser Fälle bisher eine endgültige schriftliche Entscheidung (FWD) ergangen, sodass noch abzuwarten bleibt, ob die positive vorläufige Leitlinie zu einem endgültigen Sieg für den Patentinhaber führen wird.

Mehrere der analysierten Fälle wurden von den Parteien freiwillig zurückgenommen, und viele warten noch auf eine FWD, aber in einigen wenigen Fällen wurde bereits eine FWD erlassen, und diese Entscheidungen deuten darauf hin, dass eine negative vorläufige Leitlinie wahrscheinlich auch eine negative FWD ankündigt.

Einer der Fälle, in denen eine negative vorläufige Stellungnahme abgegeben wurde, ist beispielsweise Mylan Pharmaceuticals Inc. et al gegen Sanofi-Aventis Deutschland GmbH et al, eine Zusammenfassung der Fälle IPR2018-01679, IPR2018-01682 und IPR2018-01680.  In diesem Fall erhielt der Patentinhaber eine vorläufige Stellungnahme der Kammer, in der festgestellt wurde, dass die MTA zwar eine angemessene Anzahl von Ansprüchen enthielt, auf einen im Verfahren strittigen Grund für die Nichtpatentierbarkeit einging und weder den Umfang erweiterte noch neue Sachverhalte hinzufügte, der Antragsteller jedoch eine angemessene Wahrscheinlichkeit nachgewiesen hatte, dass die Ersatzansprüche als offensichtlich nicht patentierbar waren (der Antragsteller argumentierte auch mit Unbestimmtheit, aber die Kammer stimmte dem nicht zu).  Der Patentinhaber reichte als Reaktion auf die Hinweise eine geänderte MTA ein, aber letztendlich befand die FWD sowohl die ursprünglichen Ansprüche als auch die Ersatzansprüche in der MTA für nicht patentierbar.

Ebenso die Patentinhaber in den Fällen L&P Property Management Company et al gegen Remacro Machinery & Technology (Wujiang) Co., Ltd. et al, IPR2019-00255; Apple Inc. gegen Zomm, LLC, IPR2019-00275; und Becton, Dickinson and Company gegen Baxter Corporation Englewood et al, IPR2019-00121 und IPR2019-00120 erhielten eine negative vorläufige Stellungnahme, aus der hervorgeht, dass die Kammer der Ansicht war, dass der Antragsteller eine hinreichende Wahrscheinlichkeit nachgewiesen hatte, dass die Ersatzansprüche offensichtlich waren.  Die jeweiligen Patentinhaber reichten überarbeitete Änderungsanträge ein, aber die FWD befand weiterhin alle angefochtenen Ansprüche für nicht patentierbar und lehnte den MTA ab.

Andererseits erhielt der Patentinhaber in der Rechtssache Smartmatic USA Corp. gegen Election Systems & Software, LLC, IPR2019-00531, eine vorläufige Mitteilung, dass die ursprüngliche MTA darauf abzielte, den Umfang der Ansprüche zu erweitern, und dass der Antragsteller nachgewiesen hatte, dass eine begründete Wahrscheinlichkeit bestand, dass die Ersatzansprüche offensichtlich waren.  Der Patentinhaber reagierte darauf mit der Klarstellung, dass die MTA nicht von der Patentierbarkeit der ursprünglichen Ansprüche abhängig sei, und stornierte die Ansprüche, die den Umfang erweitern sollten. Die Kammer gab dem Antrag teilweise statt, stornierte die ursprünglichen Ansprüche und stellte fest, dass einige der Ersatzansprüche nicht unpatentierbar seien.

Obwohl noch einige FWDs ausstehen, deutet diese Analyse der ersten 15 Fälle, die das MTA-Pilotprogramm in Anspruch genommen haben, darauf hin, dass es für Patentinhaber selbst dann, wenn sie vorläufige Leitlinien vom Board erhalten, immer noch ein schwieriges Unterfangen ist, eine MTA erfolgreich zu überarbeiten, um die gewünschten Ziele des Patentinhabers zu erreichen.  Es muss anerkannt werden, dass die Möglichkeit, einen Anspruch zu ändern, durch die Qualität der zugrunde liegenden Spezifikation (ob es eine Stütze für einen bestimmten alternativen Anspruch gibt) und den Umfang des Standes der Technik (ob es Spielraum gibt, einen Anspruch in einer sinnvollen Weise zu ändern, die einen Konflikt mit dem Stand der Technik vermeidet) eingeschränkt ist.

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Insbesondere ^die Neuausstellung wurde erfolgreich als Alternative zu einer MTA in einem IPR in Situationen eingesetzt, in denen die ursprüngliche Strafverfolgung keine Hindernisse darstellt, wie beispielsweise die Recapture-Doktrin.  

² Die 15 analysierten Fälle umfassen: IPR2018-01679, IPR2018-01682 und IPR2018-01680 (konsolidiert); IPR2019-00498; IPR2019-00531; IPR2019-00255; IPR2019-00511; IPR2019-00275; IPR2019-00121; IPR2019-00120; IPR2019-00080, IPR2019-00081 und IPR2019-00082 (konsolidiert); IPR2019-00500; IPR2019-00497; PGR2019-00025; IPR2019-00143; IPR2019-00201; und IPR2019-00527.