Bundesberufungsgericht ordnet teilweise Abweisung der von Voip-Pal angefochtenen Ansprüche an

In einer prägnanten Stellungnahme ordnete der Federal Circuit eine Abhilfe an, die Fragen aufwirft, die in SAS Institute Inc. gegen Iancuals geklärt galten, nämlich ob die Patent Trial and Appeal Board (PTAB) nur einige der in einem IPR-Verfahren angefochtenen Ansprüche behandeln kann. Aufgrund der Bestätigung eines damit zusammenhängenden Verfahrens vor einem Bezirksgericht, in dem einige Ansprüche für ungültig erklärt wurden, hob das Gericht einen Teil der Entscheidung der PTAB auf und verwies die Sache an die PTAB zurück, um den IPR-Antrag in Bezug auf einige der angefochtenen Ansprüche als gegenstandslos abzuweisen.  Kurz gesagt, der Federal Circuit hat die Kammer effektiv angewiesen, nur zu einigen der im IPR-Verfahren angefochtenen Ansprüche eine Entscheidung zu treffen.

Erledigung

Um die Frage der Erledigung zu verstehen, ist es wichtig, den Verfahrensverlauf des Falles zu kennen. Anfang 2016 verklagte Voip-Pal Apple wegen Verletzung der US-Patente Nr. 8.542.815 und Nr. 9.179.005 („geltend gemachte Patente“) vor dem US-Bundesbezirksgericht für den Bezirk Nevada.  Siehe Apple Inc. gegen Voip-Pal, Inc., Nr. 2018-1456, 2018-1457, Slip Op. auf S. 2-3 (Fed. Cir. 25. September 2020).  Anschließend beantragte Apple eine Inter-Partes-Überprüfung („IPR“) und das Verfahren vor dem Bezirksgericht wurde bis zur Entscheidung über die IPR ausgesetzt. Siehe id. auf Seite 3. Die Kammer kam schließlich zu dem Schluss, dass alle Ansprüche in den geltend gemachten Patenten nicht als offensichtlich ungültig waren.  Siehe id. auf Seite 4. Kurz darauf wurde die Aussetzung des Bezirksgerichts aufgehoben und der Fall an das US-Bundesbezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien verwiesen und mit verwandten Fällen kombiniert, in denen die Verletzung derselben Patente geltend gemacht wurde. Siehe id. auf Seite 6. Das Bezirksgericht gab daraufhin einem Antrag auf Abweisung statt und entschied, dass die repräsentativen Ansprüche nicht patentfähig seien. Dieses Ergebnis wurde vom Federal Circuit in einer separaten Stellungnahme in Apple Inc. gegen Twitter, Inc. („Twitter“) bestätigt. Siehe ebenda.

In einem nach der Verhandlung vorgelegten Dokument mit dem Titel „Suggestion of Mootness“ (Vorschlag zur Erledigung), das in diesem Fall nach der Bestätigung in Twitter eingereicht wurde, argumentierte Apple, dass die Bestätigung die vorliegenden Berufungen erledigt habe, was eine Aufhebung der endgültigen schriftlichen Entscheidungen der Kammer und der damit verbundenen Sanktionen rechtfertige. Siehe Apple Inc. gegen Voip-Pal.com, Inc., Nr. 18-1456 (Fed. Cir. 8. Juni 2020), ECF Nr. 79. Während der mündlichen Verhandlung vor dem Federal Circuit argumentierte Apple unwidersprochen, dass alle im IPR angefochtenen Ansprüche, die sich mit den vom Bezirksgericht für ungültig erklärten Ansprüchen überschnitten, als gegenstandslos abgewiesen werden sollten.  Siehe Apple Inc., Nr. 2018-1456, 2018-1457, Slip Op. auf Seite 6. Der Federal Circuit stimmte zu und stellte fest, dass Apple, da die Ansprüche „die Schwelle gemäß Abschnitt 101 in Twitter nicht erreicht haben, nicht mehr das Potenzial für einen Schaden hat, wodurch die in der vorliegenden Berufung streitige Frage der [Offensichtlichkeit] gegenstandslos wird“.  Id. auf Seite 7. Der Federal Circuit hob daraufhin einen Teil der Entscheidung auf und verwies den Fall an die Kammer zurück, damit diese die IPR-Anträge von Apple in Bezug auf die sich überschneidenden Ansprüche abweist – wobei das Gericht die Entscheidung der Kammer hinsichtlich der Nicht-Offensichtlichkeit der übrigen, sich nicht überschneidenden Ansprüche bestätigte.

Im Anschluss an diese Stellungnahme zur Erledigung bleiben zwei Fragen weitgehend unbeantwortet.  Erstens, ob das Gericht tatsächlich befugt war, eine Abweisung wegen Erledigung in einem Verwaltungsverfahren anzuordnen. Und zweitens, wie diese Entscheidung mit dem Fall SAS Institute Inc. gegen Iancu zusammenhängt, in dem festgelegt wurde, dass ein Antragsteller Anspruch auf eine schriftliche Entscheidung hat, in der alle angefochtenen Ansprüche behandelt werden. 138 S. Ct. 1348, 1359-60 (2018). 

Was die erste Frage betrifft, die sich auf die Justiziabilität und die Erledigung bezieht, so kann ein vor einem Bundesgericht anhängiger Fall im Allgemeinen zu einem bestimmten Zeitpunkt während seiner Anhängigkeit nicht mehr justiziabel werden, wodurch der Fall erledigt wird. Der Federal Circuit zitiert in der vorliegenden Berufung den Fall United States v. Munsingwear, Inc., in dem es heißt, dass es „gängige Praxis” und „Pflicht des Berufungsgerichts” sei, „das vorinstanzliche Urteil aufzuheben oder für nichtig zu erklären und mit der Anweisung zur Abweisung zurückzuverweisen”, wenn „eine Zivilklage vor einem Gericht des Bundes [während des Verfahrens] gegenstandslos [wird] oder [die] Entscheidung in der Sache [noch] aussteht”. 340 U.S. 36, 39-40 (1950).  In einer Fußnote erkennt der Federal Circuit an, dass die vorliegende Berufung nicht wie in Munsingwear von einem Bundesgericht, sondern von einer Verwaltungsbehörde ausgeht, und stellt fest, dass „dieser Unterschied in der Verfahrensgeschichte keine andere Abhilfe rechtfertigt”. Siehe Apple Inc., Nr. 2018-1456, 2018-1457, Slip Op. auf Seite 7, Anmerkung 3 (unter Verweis auf PNC Bank Nat’l Ass’n v. Secure Axcess, LLC, 138 S. Ct. 1982, 1982 (2018) (mem.) (Verweisung an den Ausschuss zur Aufhebung der Entscheidung wegen Gegenstandslosigkeit)).

Was der Oberste Gerichtshof jedoch in der Rechtssache PNC Bank offensichtlich getan hat, spricht in dieser Situation nicht direkt für eine teilweise Aufhebung. In der Rechtssache PNC Bank wies der Oberste Gerichtshof den Federal Circuit nicht an, die Kammer zur teilweisen Aufhebung ihrer Entscheidung zu verpflichten, sondern verlangte die vollständige Aufhebung der Entscheidung. Siehe PNC Bank, 138 S. Ct. bei 1982.  Zumindest hat der Federal Circuit in der vorliegenden Berufung die Vorgehensweise des Obersten Gerichtshofs in den Fällen PNC Bank und Munsingwear, Inc. erweitert, ohne anzuerkennen, dass er damit von der „etablierten Praxis” der Aufhebung der gesamten zugrunde liegenden Entscheidung abweicht. Siehe Apple Inc., Nr. 2018-1456, 2018-1457, Slip Op. auf Seite 7, Anmerkung 3.

In Bezug auf die zweite Frage, die darauf abzielt zu verstehen, wie diese Stellungnahme mit SAS Institute Inc. v. Iancu zusammenhängt, ist bekannt, dass der Oberste Gerichtshof in SAS feststellt , „dass die Klage des Klägers und nicht das Ermessen des Direktors den Verlauf des Rechtsstreits bestimmen sollte“. 138 S. Ct. bei 1351.  Das bedeutet, dass ein Antragsteller Anspruch auf eine endgültige schriftliche Entscheidung hat, in der alle Ansprüche und Einwände im Antrag behandelt werden. Wie der Oberste Gerichtshof Anfang dieses Jahres schrieb, muss die Behörde, „sobald sie eine Inter-Partes-Überprüfung einleitet, alle Ansprüche in dem Fall klären“.  Thryv Inc. gegen Click-to-Call Inc., 140 S. Ct. 1367, 1376 (2020) (Zitat aus SAS Inst., 138 S. Ct. auf Seite 1353).

Hier hat der Federal Circuit verlangt, dass die Kammer nur einen Teil der Entscheidung aufhebt und den Rest der Entscheidung bestehen lässt. Sobald die Kammer diese sich überschneidenden Ansprüche als gegenstandslos abweist, wird Apple keine schriftliche Entscheidung mehr dazu haben. Die Entscheidung des Federal Circuit, die Entscheidung aufzuheben und zurückzuverweisen, scheint die Kammer zu ermächtigen, eine Teilentscheidung zu erlassen, obwohl SAS vorschreibt, dass die Klage die Grundlage für den Rechtsstreit bildet.  Während der Bundesberufungsgerichtshof selbst diese Frage nicht behandelt, könnte die Antwort vielleicht in der Feststellung von SAS zu finden sein, dass „die ‚in der Klage‘ angefochtenen Ansprüche nicht immer bis zum Ende des Verfahrens Bestand haben werden“. SAS Inst., 138 S. Ct. auf Seite 1357. Konkret drückt der Oberste Gerichtshof aus, dass der Wortlaut des Gesetzes selbst festlegt, dass die Ansprüche in einem angefochtenen Patent während des Rechtsstreits aussortiert werden können, wenn beispielsweise ein Patentinhaber im Laufe eines IPR die Löschung eines angefochtenen Anspruchs beantragt. Id. Auch wenn dies hier nicht ausdrücklich erwähnt wird, vertritt der Federal Circuit möglicherweise die Ansicht, dass die sich überschneidenden Ansprüche tatsächlich aus dem Patent herausgefiltert wurden, sodass die Kammer nur über einige der im IPR angefochtenen Ansprüche entscheiden kann.

In einem fast ebenso knappen Abschnitt wies das Bundesberufungsgericht Apples Argumente zurück, dass Ansprüche, die im Verfahren vor dem Bezirksgericht nicht für ungültig erklärt wurden, ebenfalls als gegenstandslos abgewiesen werden sollten. Apple, Slip Op. auf Seite 8. Wie das Gericht jedoch erklärte, können etwaige Auswirkungen der Anspruchspräklusion aus dem Verfahren vor dem Bezirksgericht nur in einem künftigen Verfahren von Voip-Pal entschieden werden. Siehe id. (unter Verweis auf In re Katz Interactive Call Processing Pat. Litig., 639 F.3d 1303, 1310 n.5 (Fed. Cir. 2011) (in dem festgestellt wird, dass „die genauen Auswirkungen des Urteils in diesem [ersten] Fall notwendigerweise in späteren Verfahren, die möglicherweise angestrengt werden, entschieden werden müssen.“)) (Änderungen und Hervorhebungen in der Stellungnahme von Apple ).  Jede in dieser Phase abgegebene Stellungnahme wäre lediglich beratender Natur und würde einen Verstoß gegen die Zuständigkeit des Gerichts gemäß Artikel III darstellen. Siehe ebenda, S. 9.

Sanktionen und erneute Anhörung

Während des ersten IPR-Verfahrens sandte der ehemalige CEO von Voip-Pal zahlreiche Briefe an verschiedene Personen, darunter Mitglieder des Kongresses, den Präsidenten, Bundesrichter und Verwaltungsrichter für Patente („APJs“), die bei der PTAB tätig sind. Siehe id. auf Seite 3.  Diese Briefe wurden nicht an Apple weitergeleitet und kritisierten das IPR-System, beanstandeten die Ergebnisse der Kammer und forderten ein Urteil zugunsten von Voip-Pal oder alternativ die Abweisung der Anträge von Apple. Siehe id. Nachdem die schriftliche Entscheidung ergangen war, dass keine der angefochtenen Ansprüche als offensichtlich ungültig anzusehen sei, beantragte Apple Sanktionen aufgrund der einseitigen Kommunikation und legte gegen die endgültige schriftliche Entscheidung über die Gültigkeit Berufung beim Federal Circuit ein. Siehe id. auf Seite 4. Der Federal Circuit erließ eine begrenzte Aussetzung, die es der Kammer ermöglichte, über die Sanktionsanträge zu entscheiden. Siehe ebenda. Ein neues Gremium von APJs gab dem Sanktionsantrag von Apple statt und entwickelte eine neuartige Abhilfemaßnahme, indem es sich entschied, über den Antrag von Apple auf erneute Anhörung zu entscheiden. Siehe ebenda, S . 4-5. Dieser Antrag wurde jedoch letztendlich in der Sache abgelehnt, da Apple nicht nachweisen konnte, dass das vorherige Gremium bei der Erlassung der endgültigen schriftlichen Entscheidung einen Sachverhalt falsch verstanden oder übersehen hatte.  Siehe ebenda, S . 5. Der Federal Circuit hob daraufhin die Aussetzung auf, was zu der vorliegenden Berufung führte, in der Apple dieses Ergebnis aus zwei Gründen anficht: Erstens wegen eines Verstoßes gegen den Administrative Procedure Act („APA“) und den Grundsatz des ordnungsgemäßen Verfahrens, als das zweite Gremium neuartige Sanktionen verhängte, und zweitens wegen der angeblich falschen Schlussfolgerung der Kammer, dass die angefochtenen Ansprüche nicht offensichtlich seien. Siehe ebenda, S . 9. 

Apple argumentierte, dass die Kammer nur eine der acht Sanktionen verhängen durfte, die in 37 C.F.R. § 42.12(b) aufgeführt sind. Siehe ebenda, S . 10. Das Gericht weist jedoch darauf hin, dass § 42.12(b) besagt: „Sanktionen umfassen...“, was beweist, dass die Liste nicht erschöpfend ist.  Siehe ebenda, S. 11. Da die Verordnung die Behörde in ihrer Entscheidung für eine eigene Sanktion bestätigte und die gewählte Sanktion angemessen war, lag kein Ermessensmissbrauch oder Verstoß gegen den APA vor.

Als nächstes behauptete Apple eine Verletzung des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, da die Kammer sich geweigert hatte, die von Apple geforderte Sanktion zu verhängen. Siehe ebenda, S . 12. Dieses Argument wurde zurückgewiesen, da Apple bei der ersten Geltendmachung des Rechtsverstoßes keine Eigentumsrechte geltend gemacht hatte. Siehe ebenda. Da eine Verletzung des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren den Entzug von Eigentumsrechten voraussetzt und in der Berufung keine neuen Argumente vorgebracht werden können, wies das Gericht das Argument von Apple zurück. Siehe ebenda, S . 12–13.

Schließlich argumentierte Apple, dass die Kammer einen rechtlichen und sachlichen Fehler begangen habe, als sie feststellte, dass Apple keine Motivation für die Kombination seines geltend gemachten Standes der Technik nachweisen konnte. Siehe id. auf Seite 13. Auch hier war das Argument von Apple erfolglos. Siehe id. auf den Seiten 13-15. Das Gericht bestätigte darüber hinaus die Feststellung der Kammer, dass der Sachverständige von Apple nur „schlüssige und unzureichende” Gründe für die Kombination der Referenzen vorgebracht habe.  Siehe ebenda, S. 14. Wie bereits erwähnt, kann eine Feststellung der Nicht-Offensichtlichkeit nicht durch bloße schlüssige Aussagen gestützt werden. Siehe ebenda ( unter Verweis auf In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006)).  Darüber hinaus hat die Kammer keinen Fehler begangen, indem sie der Aussage des Sachverständigen von Voip-Pal mehr Glauben schenkte als der von Apple. Siehe ebenda, S. 15.

Obwohl sie kurz ist, lässt die Stellungnahme des Gerichts einige Fragen offen. Muss die Kammer beispielsweise eine Anordnung des Bundesberufungsgerichts abwarten, bevor sie einen Antrag auf IPR teilweise abweist? Da Artikel III „Mootness“ normalerweise nicht für die Kammer gilt, gibt es andere Gründe als „Mootness“, die eine teilweise Abweisung eines Antrags auf IPR rechtfertigen könnten? Und was Sanktionen angeht: Da die Kammer nicht auf die acht in den Vorschriften aufgeführten Sanktionen beschränkt ist, könnte sie dann auch Geldstrafen verhängen? Auch wenn die tatsächlichen Umstände, die zu diesem Fall geführt haben, vielleicht nicht alltäglich sind, ist es doch wahrscheinlich, dass es weitere Berufungen geben wird, um die offenen Fragen zu klären.