Arthrex – Smith & Nephew und die USA fordern das Gericht auf, Patentrichter als untergeordnete Beamte einzustufen

Die Eröffnungsschriftsätze von Smith & Nephew und den Vereinigten Staaten wurden beim Obersten Gerichtshof in den Arthrex-Fällen eingereicht, der, wie bereits erwähnt, den Anträgen auf Certiorari von Arthrex, Inc., Smith & Nephew Inc. und den Vereinigten Staaten stattgegeben und die Fälle zu einem einzigen Verfahren zusammengefasst hat (derzeit unter dem Aktenzeichen 19-1434).  Beide Eröffnungsschriftsätze fordern den Gerichtshof auf, Arthrex aufzuheben, und können hier und hier eingesehen werden. 

Beide Eröffnungsschriftsätze enthalten ein ähnliches Argument – dessen Thema zuvor vor dem Gericht Erfolg hatte –, in dem die Anwendung der Präzedenzfälle des Obersten Gerichtshofs durch den Federal Circuit als zu starr charakterisiert und eine flexiblere Anwendung des Gesetzes gefordert wird.  In diesem Fall fordern die Schriftsätze das Gericht auf, die Anwendung von Edmond v. United States, 520 U.S. 651 (2007) durch den Federal Circuit als einen unzulässigen „starren mehrteiligen Test” zu betrachten, der durch Edmond nicht gestützt wird. 

Laut Smith & Nephew führte die Konzentration des Federal Circuit auf drei Faktoren (Überprüfungsbefugnis, Aufsichtsbefugnis und Entfernungsbefugnis) zu einer Entscheidung, die „Edmond auf einen mechanischen Best-of-Three-Test reduzierte“. In ähnlicher Weise charakterisierte die Regierung der Vereinigten Staaten die Konzentration des Federal Circuit auf drei Faktoren als „mechanische Checkliste“.

In den Schriftsätzen wird dargelegt, dass Edmond eine ganzheitliche Bestimmung des Ausmaßes erfordert, in dem die Arbeit eines Patentrichters von anderen Personen geleitet und beaufsichtigt wird, die durch Ernennung des Präsidenten mit Zustimmung des Senats eingesetzt wurden. In beiden Schriftsätzen wird dafür plädiert, die kumulative Wirkung der Leitung und Beaufsichtigung der Patentrichter zu berücksichtigen, anstatt eine schrittweise Bewertung vorzunehmen.

Obwohl sich alle Berichte auf ähnliche Themen konzentrierten, geben wir einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Ansätze von Smith & Nephew und den Vereinigten Staaten.

Zusammenfassung von Smith & Nephew

In seinem Schriftsatz plädiert Smith & Nephew dafür, dass das Gericht die „pragmatische“ Auslegung dessen, was einen untergeordneten Beamten ausmacht, wie in Edmond dargelegt, anerkennen sollte. Smith & Nephew befürwortet diese pragmatische Auslegung, indem es die ursprüngliche Bedeutung von „untergeordnet“ untersucht, wie sie von den Verfassern der Verfassung verstanden wurde, und kommt zu dem Schluss, dass die Mitglieder der frühen Regierung einen untergeordneten Beamten als einen Beamten angesehen hätten, der einem Hauptbeamten unterstellt ist.  Darüber hinaus argumentiert Smith & Nephew, dass die Definition von untergeordneten Beamten anhand ihrer Beziehung zu anderen Beamten in der Exekutive Sinn macht im Hinblick auf die in der Verfassung festgelegte Regierungsstruktur. Schließlich verweist das Unternehmen auf politische Erwägungen und behauptet, dass diese pragmatische Auslegung die politische Rechenschaftspflicht dort aufrechterhält, wo sie erforderlich ist – nämlich bei der Auswahl und Bestätigung von Hauptbeamten durch den Präsidenten und die Senatoren. 

Smith & Nephew wendet sich als Nächstes dem Faktor „unter der Leitung und Aufsicht anderer“ zu, basierend auf einer „pragmatischen“ Auslegung von Edmond, und stellt fest, dass sowohl der Handelsminister als auch der Direktor des USPTO Aufsichts- und Leitungsbefugnisse haben. So hat der Direktor beispielsweise die Befugnis, Patentrichtern verbindliche politische Weisungen zu erteilen und zu bestimmen, wie viele Richter in einem Gremium sitzen, welche Richter einen Fall erneut verhandeln und ob eine Entscheidung präzedenzrechtlich wird oder nicht. Der Handelsminister hat die Befugnis, Patentrichter einzustellen und sie im Interesse der „Effizienz des Dienstes“ zu entlassen.

Darüber hinaus unterscheidet Smith & Nephew zwischen der tatsächlichen Kontrolle untergeordneter Beamter und den Kontrollmechanismen. Das Unternehmen argumentiert, dass das CAFC Edmond fälschlicherweise so ausgelegt habe, dass ein untergeordneter Beamter bestimmten Kontrollmechanismen wie uneingeschränkter Entlassungsbefugnis unterliegen müsse, anstatt einer ausreichenden Kontrolle.  Smith & Nephew argumentiert, dass das Maß an Kontrolle und Überprüfung, das der Direktor und der Handelsminister über Patentrichter ausüben, ausreichend ist, um sie als untergeordnete Beamte einzustufen.     

Schriftsatz der Vereinigten Staaten

Die USA vertreten außerdem die Auffassung, dass ein untergeordneter Beamter jemand ist, dessen Arbeit in gewisser Weise von einem leitenden Beamten beaufsichtigt wird. In dem Schriftsatz wird die Entscheidung in der Rechtssache Arthrex als „Herausarbeitung von drei spezifischen Kontrollmechanismen aus der Rechtssache Edmond“charakterisiert, die das Gericht nie als unverzichtbar identifiziert hatte, und dass das Berufungsgericht durch die Verwendung „dieses Checklistenansatzes der vermeintlichen Abwesenheit spezifischer Kontrollmechanismen unangemessenes Gewicht beigemessen hat“.

Die USA verweisen auch auf den Faktor „unter der Leitung und Aufsicht anderer“, wobei sie darauf hinweisen, dass der Gerichtshof niemals eine bestimmte Form der Kontrolle als unverzichtbar bezeichnet hat und dass eine vollständige Kontrolle aller Handlungen eines untergeordneten Beamten niemals erforderlich war, solange die Arbeit dieser Beamten „auf einer bestimmten Ebene beaufsichtigt“ wurde.

In seinem letzten Argument verwies die USA auf die fehlende historische Grundlage in der Entscheidung des Federal Circuit. Nach der Analyse der drei Faktoren aus Edmond stellte der Federal Circuit fest, dass bis 1975 die Vorgänger der Patentrichter (die sogenannten „Examiners-in-Chief“) vom Präsidenten nominiert und vom Senat bestätigt werden mussten. Der Federal Circuit stellte fest, dass die heutigen Verwaltungsrichter in Patentangelegenheiten bei der Entscheidung über Überprüfungen, Inter-Partes-Überprüfungen und Nachprüfungen „deutlich mehr Befugnisse” haben als ihre Vorgänger, dass aber „die Schutzmaßnahmen, die die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Präsidenten” für Entscheidungen der Exekutive gewährleisten, „1975 deutlich abgeschwächt wurden”. Die USA behaupten, dass dieser Unterschied keine Rolle spielt.  Die gesetzliche Änderung in Bezug auf Patentrichter veränderte die Struktur des Amtes, und es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Änderung zum Zeitpunkt ihrer Einführung als verfassungsrechtlich bedenklich angesehen wurde.

Mehr dazu folgt

Fast zwanzig Amicus-Schriftsätze zur Unterstützung der Position von Smith & Nephew oder der USA (oder zur Unterstützung keiner Partei) wurden bereits eingereicht, und der Eröffnungsschriftsatz von Arthrex ist für den 23. Dezember vorgesehen. Im PTAB Trial Insights Blogfinden Sie Analysen zu diesen und weiteren Entwicklungen in den kommenden Wochen.