In Chudik gegen Hirshfeldbestätigte der Federal Circuit die Entscheidung des USPTO, dass eine Patent Term Adjustment (PTA)-Zuerkennung für eine „C”-Verzögerung nicht möglich ist, wenn ein Prüfer das Verfahren nach Einreichung einer Berufungsschrift wieder aufnimmt, da eine Zuerkennung für eine „C”-Verzögerung eine tatsächliche Berufungsprüfung erfordert. Das Gericht warnte vor den Folgen einer frühzeitigen Einreichung eines Antrags auf Fortsetzung der Prüfung (RCE) zu Beginn des Prüfungsverfahrens anstelle einer sofortigen Einlegung von Berufung, da dies eine Gewährung einer PTA für eine „B“-Verzögerung über die fraglichen Zeiträume hinweg verhinderte. Obwohl dies in diesem Fall nicht zur Debatte steht, fragen sich Patentinhaber möglicherweise, wann das USPTO beginnen wird, die PTA gemäß der Supernus-Entscheidung von 2019 korrekt zu berechnen, in der ein Fehler in der Vorgehensweise des USPTO bei der Berechnung der „Verzögerung durch den Antragsteller” festgestellt wurde.
Die fragliche Strafverfolgungsgeschichte
Das betreffende Verfahren verlief äußerst frustrierend. Nachdem Chudik eine Berufungsanzeige und einen Berufungsschriftsatz eingereicht hatte, nahm der Prüfer das Verfahren mit einer neuen Ablehnungsgrundlage wieder auf. vier Mal, über drei Jahren , bevor der Antrag genehmigt wurde. Obwohl das Patent 2.066 Tage PTA erhielt, gab es aufgrund einer vor der ersten Beschwerde eingereichten RCE Lücken in der PTA-Gewährungsdauer in Höhe von 655 Tagen.
Das umstrittene PTA-Statut
Das PTA-Gesetz (35 USC § 154(b)) entschädigt Antragsteller für drei verschiedene Arten von Verzögerungen durch das USPTO:
Eine „A“-Verzögerung entsteht, wenn das Patentamt nicht innerhalb der festgelegten Fristen handelt (z. B. Erlass einer ersten Amtshandlung innerhalb von 14 Monaten, Erlass einer zweiten Amtshandlung oder Erteilung innerhalb von 4 Monaten nach einer Antwort und Erteilung eines Patents innerhalb von 4 Monaten nach Zahlung der Erteilungsgebühr).
Eine „B“-Verzögerung tritt ein, wenn das Patentamt innerhalb von drei Jahren nach dem tatsächlichen Anmeldetag der Patentanmeldung kein Patent erteilt.
Eine Verzögerung der Kategorie „C“ tritt ein, wenn die Anmeldung Gegenstand einer Interferenz oder eines Einspruchs ist oder einer Geheimhaltungsanordnung unterliegt.
Der gesetzliche Wortlaut für eine „C“-Verzögerung ist in 35 U.S.C. § 154(b)(1)(C)(iii) festgelegt, der sich mit Verzögerungen aufgrund einer „Berufungsprüfung durch die Patent Trial and Appeal Board (Patentgericht) oder durch ein Bundesgericht in einem Fall befasst, in dem das Patent aufgrund einer Entscheidung in der Überprüfung erteilt wurde, die eine ablehnende Entscheidung über die Patentierbarkeit aufgehoben hat“.
Dieser Artikel bietet einen umfassenderen Überblick über das PTA-Gesetz und behandelt die „C“-Verzögerung ausführlicher.
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts wurde von Richter Taranto verfasst und von den Richtern Bryson und Hughes mitgetragen.
Der Federal Circuit charakterisierte Chudiks Position im Wesentlichen als Argument, dass die „C“-Verzögerungsvorschrift „die Wiederaufnahme eines Prüfungsverfahrens durch einen Prüfer umfasst, der eine Ablehnung zurückzieht“. Das Gericht befand dieses Argument für „wenn nicht sprachlich unmöglich, so doch zumindest weit hergeholt“. Das Gericht erklärte:
Der Wortlaut des Gesetzes erfordert in seiner natürlichsten Bedeutung, wenn er auf die Entscheidung eines Prüfers über die Nichtpatentierbarkeit angewendet wird, dass die Patentfrage im Rahmen einer Entscheidung der Kammer, die die Entscheidung des Prüfers über die Nichtpatentierbarkeit aufgehoben hat, oder im Rahmen einer Gerichtsentscheidung, die eine Entscheidung der Kammer über die Nichtpatentierbarkeit in dieser Angelegenheit aufgehoben hat, geklärt wird.
Da die Kammer nie eine Entscheidung über Chudiks Antrag getroffen hat, bestätigte das Gericht die Ablehnung der PTA durch das USPTO wegen „C“-Verzögerung.
Die Warnung des Bundesberufungsgerichts
Der Federal Circuit nutzte die Gelegenheit, um Antragsteller an die PTA-Risiken einer RCE-Einreichung zu erinnern:
Die Nichtverfügbarkeit von B-Verzögerungen für fast zwei Jahre (655 Tage) Verzögerung beim PTO verdeutlicht, was Antragsteller verstehen sollten, wenn sie entscheiden, ob sie eine Fortsetzung der Prüfung beantragen oder sofort Berufung einlegen möchten. Der potenzielle Vorteil einer sofortigen Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit dem Prüfer durch eine solche Fortsetzung der Prüfung ist mit potenziellen Kosten verbunden.
Dieser Artikel beschreibt die Auswirkungen einer RCE auf die „B“-Verzögerung genauer.
Was die Richter möglicherweise nicht berücksichtigen, ist, dass die Kosten für die Einreichung eines RCE zwar klar sind, eine Fortsetzung der Prüfung jedoch wirtschaftlicher und weniger zeitaufwendig sein kann als die Einlegung einer Beschwerde.
Apropos Elternbeirat...
Es ist mehr als zwei Jahre her, seit das Bundesberufungsgericht seine Entscheidung in der Rechtssache Supernus Pharmaceuticals, Inc. gegen Iancu, in der festgestellt wurde, dass das USPTO keine Abzüge für „Verzögerungen durch den Antragsteller” während eines Zeitraums vornehmen darf, in dem der Antragsteller „nichts zur Förderung des Verfahrens hätte unternehmen können”. Es ist nun mehr als sechs Monate her, seit das USPTO die endgültigen Vorschriftenzur Umsetzung von Supernus erlassen hat. Dennoch berechnet das USPTO die PTA immer noch falsch, sodass Patentinhaber das Verfahren zur „Beantragung einer erneuten Prüfung” durchlaufen und eine Gebühr von 200 US-Dollar entrichten müssen, um die ihnen zustehende vollständige PTA zu erhalten.
Laut USPTO befindet es sich noch „im Prozess der Anpassung seines Programms zur Anpassung der Patentlaufzeit, um die Änderungen“ der Regelung vom Juni 2020 umzusetzen, und die Gebühr „deckt teilweise die Kosten des USPTO für die manuelle Feststellung der Patentlaufzeitanpassung“, die erforderlich ist, um die PTA bis zur Aktualisierung des Programms korrekt zu berechnen. Ganz zu schweigen von den Kosten, die Patentinhabern entstehen, um die PTA zu erhalten, auf die sie aufgrund der Prüfungsverspätungen des USPTO gesetzlich Anspruch haben.
