Fehler in der Sequenzliste können Ihnen die Anpassung der Patentlaufzeit vorenthalten

Nach den aktuellen Regeln des USPTO zur Patentlaufzeitanpassung (PTA) kann einem Anmelder vor Beginn der Prüfung ein PTA-Abzug für „Verzögerungen durch den Anmelder” berechnet werden, wenn die Anmeldung nicht innerhalb von acht Monaten nach ihrem Anmeldetag (oder dem Beginn der nationalen Phase) „zur Prüfung bereit” ist. Diese Regelung trat erstmals mit den Änderungen des Patentgesetzvertrags vom 18. Dezember 2013 in Kraft. Seit der Einführung der Supernus-bezogenen PTA-Änderungenam 16. Juli 2020 eingeführt hat. Obwohl diese Änderungen ausdrücklich die PTA-Regeln für vorläufige Änderungen betrafen, könnten Anmelder überrascht sein, dass ihnen PTA-Abzüge für die Korrektur von Fehlern in der Sequenzliste berechnet werden.

Die „Prüfungsreife“-Regel

Die achtmonatige „Prüfungsreife“-Regel ist derzeit in 37 CFR 1.704(c)(13) festgelegt:

(13) Versäumnis, innerhalb von acht Monaten einen Antrag in einem für die Prüfung geeigneten Zustand gemäß Absatz (f) dieses Abschnitts vorzulegen innerhalb von acht Monaten nach dem Datum, an dem die Anmeldung gemäß 35 U.S.C. 111(a) eingereicht wurde, oder nach dem Datum des Beginns der nationalen Phase gemäß 35 U.S.C. 371(b) oder (f) in einer internationalen Anmeldung, wobei in diesem Fall die in § 1.703 festgelegte Anpassungsfrist um die Anzahl der Tage verkürzt wird, , beginnend mit dem Tag nach dem Datum, das acht Monate nach dem Datum der Einreichung der Anmeldung gemäß 35 U.S.C. 111(a) oder dem Datum des Beginns der nationalen Phase gemäß 35 U.S.C. 371(b) oder (f) in einer internationalen Anmeldung und endet an dem Tag, an dem die Anmeldung gemäß Absatz (f) dieses Abschnitts zur Prüfung bereit ist; und

Diese Regel basiert in groben Zügen auf der PTA-Regel, die PTA PTA gewährt, wenn das USPTO mehr als 14 Monate benötigt, um die erste Amtshandlung gemäß 35 USC § 132 oder die Zulassungsmitteilung zu erlassen. Obwohl zwischen 8 Monaten und 14 Monaten eine große Lücke besteht, ist das USPTO stets bemüht, die Zeit bis zur ersten Amtshandlung zu verkürzen, und möchte nicht, dass diese Bemühungen durch nicht prüfungsreife Anmeldungen behindert werden.

Laut dem Dashboard des USPTObeträgt die derzeitige durchschnittliche Zeit bis zur ersten Amtshandlung („First Office Action Pendency”) 16,9 Monate.

Die Anforderungen für die „Prüfungsreife“

Die Anforderungen für die „Prüfungsreife“ sind derzeit in 37 CFR 1.704(f) festgelegt:

(f) Eine gemäß 35 U.S.C. 111(a) eingereichte Anmeldung ist zur Prüfung bereit, wenn sie eine Beschreibung mit mindestens einem Anspruch und einer Zusammenfassung (§ 1.72(b)) enthält und Unterlagen gemäß § 1.52, Zeichnungen (falls vorhanden) gemäß § 1.84 sowie eine gemäß § 1.52(d) oder § 1.57(a) erforderliche englische Übersetzung, eine Sequenzliste gemäß § 1.821 bis § 1.825 (falls zutreffend), die eidesstattliche Erklärung oder Erklärung des Erfinders oder ein Anmeldungsdatenblatt mit den in § 1.63(b) angegebenen Informationen, die Grundanmeldegebühr (§ 1.16(a) oder § 1.16(c)), die Recherchengebühr (§ 1.16(k) oder § 1.16(m)), die Prüfungsgebühr (§ 1.16(o) oder § 1.16(q)), jede beglaubigte Kopie der zuvor eingereichten Anmeldung gemäß § 1.57(a) und jede vom Amt gemäß § 1.16(s) verlangte Anmeldegebühr. Eine internationale Anmeldung ist zur Prüfung bereit, wenn die Anmeldung in die nationale Phase gemäß § 1.491(b) eingetreten ist und eine Beschreibung mit mindestens einem Anspruch und einer Zusammenfassung (§ 1.72(b)) sowie Unterlagen gemäß § 1.52, Zeichnungen (falls vorhanden) gemäß § 1.84, eine Sequenzliste gemäß § 1.821 bis § 1.825 (falls zutreffend), die eidesstattliche Erklärung oder Erklärung des Erfinders oder ein Anmeldungsdatenblatt mit den in § 1.63(b) genannten Angaben, die Recherchengebühr (§ 1.492(b)), die Prüfungsgebühr (§ 1.492(c)) und etwaige vom Amt gemäß § 1.492(j) verlangte Anmeldungsgrößengebühren enthält.

Wie durch die hervorgehobene Formulierung angedeutet, ist eine vollständig konforme Sequenzliste eine der Voraussetzungen für die „Prüfungsreife“.

Die „Prüfungsreife“-Regel enthält eine Ausnahmeregelung für den Fall, dass eine Amtshandlung (oder eine Zulassungsmitteilung) erfolgt, bevor alle Anforderungen erfüllt sind:

Eine Anmeldung gilt als mit den Unterlagen gemäß § 1.52, den Zeichnungen (falls vorhanden) gemäß § 1.84 und einer Sequenzliste gemäß § 1.821 bis § 1.825 (falls zutreffend) für die Zwecke dieses Absatzes am Tag der Einreichung der letzten Antwort (falls vorhanden) als ordnungsgemäß angesehen, mit der die Unterlagen, Zeichnungen oder Sequenzlistings korrigiert werden, die vor dem Datum des Versands entweder einer Maßnahme gemäß 35 U.S.C. 132 oder einer Zulassungsmitteilung gemäß 35 U.S.C. 151, je nachdem, was zuerst eintritt, erfolgt sind.

Das bedeutet, dass der Anmelder keine wird PTA-Abzug für die Behebung von Mängeln berechnet, die vom Prüfer innerhalb der in der Amtshandlung festgelegten ursprünglichen Frist festgestellt wurden.

Wenn hingegen das USPTO (oder der Antragsteller) Mängel feststellt, kann deren Behebung nach Ablauf der 8-monatigen Frist zu einem PTA-Abzug wegen „Verzögerung durch den Antragsteller” führen.

Fehler in der Sequenzliste können Ihnen PTA rauben

Während das USPTO in der Regel frühzeitig auf etwaige Mängel bei den Gebühren hinweist (zum Beispiel), kann es einige Zeit dauern, bis das USPTO auf Fehler in einer Sequenzliste hinweist (z. B. eine „Mitteilung zur Erfüllung der Anforderungen für Patentanmeldungen, die Nukleotidsequenzen und/oder Aminosäuresequenzen enthalten“). Die aktuellen PTA-Regeln bieten keine PTA-Schutzmaßnahmen für Anmelder, die davon ausgegangen sind, dass sie die Regeln für Sequenzlisten eingehalten haben, aber ein technischer Fehler in der Einreichung wird kurz vor oder nach Ablauf der achtmonatigen Frist, aber vor der ersten Amtshandlung (oder der Mitteilung über die Zulassung) festgestellt. Selbst wenn der Anmelder rechtzeitig eine vollständige Antwort auf eine Aufforderung zur Einhaltung der Vorschriften einreicht, kann ihm eine PTA-Kürzung für den Zeitraum vom Ablauf der achtmonatigen Frist bis zum Datum der Einreichung der Antwort auferlegt werden.

Antragsteller, die daran interessiert sind, die Patentlaufzeit zu maximieren und PTA-Abzüge zu minimieren, sollten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Sequenzprotokolle rechtzeitig vor Ablauf der achtmonatigen Frist eingereicht werden und dass alle Regeln für Sequenzprotokolle eingehalten werden. Das USPTO bietet„hilfreiche Hinweise”zur Einhaltung der Vorschriften sowie eine Microsoft Windows-basierte Softwareanwendung namens„Sequence Listing Checker”zur Überprüfung der computerlesbaren Form von Sequenzprotokollen auf Einhaltung der Format- und Inhaltsvorschriften. Es kann jedoch vorkommen, dass das USPTO auch in Sequenzlisten, die den Sequenzlisten-Checker-Test „bestanden” haben, Fehler findet. Selbst die Nutzung dieser Ressourcen kann also nicht alle Fehler in Sequenzlisten verhindern, aber sie können die Wahrscheinlichkeit eines PTA-Raubs im Zusammenhang mit Sequenzlisten verringern.