Der vom Antragsteller zugelassene Stand der Technik kann keine „Grundlage für“ eine IPR-Anfechtung sein.

In einer Entscheidung vom 1. Februar 2022 bestätigte der Federal Circuit, dass vom Antragsteller zugelassener Stand der Technik (AAPA) nicht als Grundlage für eine Gültigkeitsanfechtung in einer Inter-Partes-Überprüfung dienen darf (IPR) nicht als Grundlage für eine Gültigkeitsanfechtung dienen kann.¹Die Entscheidung ergab sich aus zwei von Apple eingereichten IPRs, in denen die Gültigkeit eines Qualcomm-Patents angefochten wurde, das sich auf integrierte Schaltkreise einschließlich „Pegelwandlern” bezieht, die zwischen Eingabe-/Ausgabegeräten und Kerngeräten kommunizieren.²Der Grund für die Ungültigkeit, mit dem Apple vor der Kammer obsiegte, stützte sich auf AAPA (Abb. 1 des Patents und die dazugehörige Beschreibung) unter Berücksichtigung einer Referenz zum Stand der Technik namens Majcherczak.³

In den IPRs bestritt Qualcomm nicht, dass die Kombination aus AAPA und dem herangezogenen Stand der Technik alle Elemente der angefochtenen Ansprüche lehrte. Qualcomm argumentierte lediglich, dass Apples Gültigkeitsanfechtung fehlerhaft sei, da man sich in einem IPR nicht auf Zugeständnisse des Patentinhabers verlassen könne.  Die Kammer widersprach dieser Auffassung mit der Begründung, dass gemäß 35 U.S.C. § 311(b) „Stand der Technik, bestehend aus Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen” auch die AAPA umfasst, da die AAPA zum Stand der Technik gehört, der in einem Patent (d. h. dem angefochtenen Patent) enthalten ist.⁴Qualcomm legte beim Federal Circuit Berufung ein.

Ein Gremium des Federal Circuit wies die Schlussfolgerung der Kammer zurück, dass AAPA als „Stand der Technik, bestehend aus Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen” qualifiziert sei, da es sich um Stand der Technik handele, der in einem Patent enthalten sei. Stattdessen argumentierte das Gremium, dass die in der Gesetzesvorschrift genannten „Patente oder gedruckten Veröffentlichungen” selbst Stand der Technik gegenüber dem angefochtenen Patent sein müssen. Das Gericht erklärte, dass diese Auslegung des Begriffs „Stand der Technik, bestehend aus Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen” mit früheren gerichtlichen Auslegungen identischer Formulierungen in 35 U.S.C. § 301(a) übereinstimmt, und wies darauf hin, dass der Oberste Gerichtshof und der Federal Circuit zuvor die in § 311(b) genannten „Patente und gedruckten Veröffentlichungen” selbst als Stand der Technik verstanden haben^.5

Das Gremium wies jedoch ausdrücklich darauf hin, dass AAPA nicht kategorisch von einer Inter-Partes-Überprüfung ausgeschlossen ist.⁶So kann AAPA beispielsweise dazu dienen, eine faktische Grundlage dafür zu schaffen, was ein Fachmann zum Zeitpunkt der Erfindung gewusst hätte. Es kann auch dazu verwendet werden, eine fehlende Anspruchsbeschränkung zu ergänzen. Es darf jedoch nicht als „Grundlage für“ eine Anfechtung der Gültigkeit herangezogen werden.

Das endgültige Ergebnis des Verfahrens hängt also davon ab, ob die Anträge von Apple eine Anfechtung gemäß § 103 „auf der Grundlage“ des in den Anträgen angeführten AAPA begründen, und der Federal Circuit hat die Angelegenheit zur Klärung dieser Frage zunächst an die Kammer zurückverwiesen. Daher muss die Kammer entscheiden, ob sich Apples Antrag lediglich auf das AAPA stützt, um eine fehlende Einschränkung (eine zulässige Verwendung gemäß U.S.C. § 311(b)) zu ergänzen, oder ob das AAPA so stark herangezogen wird, dass es unzulässigerweise die Grundlage für Apples Gültigkeitsanfechtung bildet. Die Entscheidung des Gremiums bietet jedoch wenig Hilfe bei der Bestimmung, wo genau diese Grenze liegt. 

In dieser Frage könnte es von Bedeutung sein, dass der Grund für die Nichtpatentierbarkeit in den Anträgen von Apple als AAPA im Hinblick auf den Stand der Technik von Majcherczak beschrieben wird und nicht als Stand der Technik im Hinblick auf die AAPA. Der Grund dafür ist, dass der vom Gremium angeführte primäre Präzedenzfall für die These, dass man sich in einem IPR auf AAPA berufen kann, um eine fehlende Anspruchsbeschränkung zu ergänzen – Koninklijke Philips N.V. gegen Google, LLC et al. 948 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2020) – mit dem Argument befasste, dass es angesichts des allgemeinen Wissens eines Fachmanns offensichtlich gewesen wäre, eine Referenz zum Stand der Technik zu modifizieren. Daher könnte die Analyse (zumindest in diesem Fall) davon abhängen, ob der Anfechtende argumentiert, dass es angesichts des Stands der Technik offensichtlich gewesen wäre, AAPA zu modifizieren, oder umgekehrt. Unabhängig davon, wie der Fall ausgeht, dient die Entscheidung als hilfreiche Erinnerung daran, dass PTAB-Praktiker ihre Argumente für die Nichtpatentierbarkeit auf den Stand der Technik des angefochtenen Patents konzentrieren und sich höchstens auf AAPA stützen sollten, um eine Einschränkung zu liefern, die sonst im Stand der Technik fehlt.

————————————————————–

¹Qualcomm Inc. gegen Apple Inc., Nr. 2020-1558 – 2020-1559, ECF Nr. 82, S. 3 Fed. Appx. 610 (Fed. Cir. 2022).

²Ebenda.

³Seite 6

⁴Seite 8

⁵Seite 11

⁶Seite 13