Präzedenzentscheidung der PTAB klärt, wann eine Überweisung als „Zahlungseingang“ bei der Behörde gilt

Das Precedential Opinion Panel (POP) der Patent Trial and Appeal Board (PTAB) hat kürzlich eine Präzedenzentscheidung veröffentlicht, in der geklärt wird, wann eine Überweisung über das Fedwire-System der Federal Reserve (Fedwire) als „Zahlungseingang“ gilt. Oftmals werden überwiesene Gelder erst mehrere Tage nach der Überweisung durch den Zahler auf dem Bankkonto des Empfängers „abgerechnet“. Diese Verzögerung zwischen Auslösung und Verrechnung wurde in der Rechtssache Toshiba Am. Elec. Components, Inc. gegen Monument Peak Ventures, LLC.¹ angesprochen . Der Antragsteller reichte zwei Tage vor Ablauf der einjährigen gesetzlichen Frist einen Antrag auf Inter-Partes-Review (IPR) und die dazugehörige Antragsgebühr per Überweisung an Treasury NYC (die Bank des USPTO) ein, aber die Gelder wurden erst nach Ablauf der Frist auf dem Konto des USPTO verbucht. Das POP befasste sich mit der Frage des richtigen Datums und entschied, dass die Zahlung eingegangen war, als die Gelder an Treasury NYC überwiesen wurden, und nicht, als sie schließlich auf dem Konto des USPTO verbucht wurden. 

Am 16. Dezember 2020 reichte der Antragsteller einen IPR-Antrag ein, um die Ansprüche des US-Patents 7.583.294 (das „294-Patent“) für ungültig erklären zu lassen. Am selben Tag überwies der Antragsteller die Antragsgebühren gemäß den veröffentlichten Richtlinien der Kammer an das Treasury NYC. Der Antragsteller erhielt eine Zahlungsbestätigung von der Bank, und der Anwalt leitete die Unterlagen an die Buchhaltungsabteilung des USPTO weiter. Das Geld ging schließlich am 18. Dezember 2020 auf dem Konto des USPTO ein, und die Kammer trug das Datum der Antragstellung schließlich für den nächsten Werktag, den 21. Dezember 2020, in das Register ein. Dieses Anmeldedatum lag nach Ablauf der einjährigen Sperrfrist und würde den Antrag zum Scheitern verurteilen.

Der Antragsteller reichte einen Antrag auf Berichtigung des Anmeldetags auf den 16. Dezember ein und argumentierte, dass er die Zahlungsverpflichtungen an diesem Tag erfüllt habe und über eine Zahlungsbestätigung verfüge, die dies belege. Der Patentinhaber widersprach dem und argumentierte, dass die Fedwire-Zahlungsbestätigung weder belegte, dass das Treasury NYC die Gelder angenommen hatte, noch dass die Gelder verrechnet worden waren und dem USPTO zur Verfügung standen. Nach Ansicht des Patentinhabers zeigten die Unterlagen, dass das USPTO die Zahlung erhalten hatte, als die Gelder am 18. Dezember verrechnet worden waren.

In einer geteilten Entscheidung lehnte die Kammer den Antrag auf Berichtigung des Anmeldetags ab. Die Mehrheit war nicht davon überzeugt, dass die Fedwire-Zahlungsbestätigung das Datum der Zahlung der Gebühren belegen konnte. Die Bank (Treasury NYC) und das USPTO sind unterschiedliche Einrichtungen, und die Fedwire-Zahlungsbestätigung zeigte zwar, wann die Bank die Überweisung erhalten hatte, aber nicht, wann das USPTO die Gelder erhalten hatte.

Die Minderheit führte die Verzögerung beim Eingang der Gelder beim USPTO auf die Regierung zurück. Die Minderheit war der Ansicht, dass die Mehrheit den Antragsteller zu Unrecht für die Verzögerung durch die Regierung bestrafte. Die Minderheit wies außerdem darauf hin, dass der Antragsteller die Gelder gemäß den ausdrücklichen Anweisungen des USPTO überwiesen hatte und das USPTO die Zahlung erhalten hatte, was den Standpunkt untermauerte, dass der Antragsteller zu Unrecht und unfair bestraft wurde.

Der POP widersprach der Mehrheit und vertrat die Auffassung, dass ein Fedwire-Zahlungsbestätigungsbeleg das Datum festlegen kann, an dem das USPTO die Zahlung erhält. Der POP ließ sich davon überzeugen, dass der Antragsteller die Richtlinien des USPTO für Überweisungen befolgt hatte. Unter Berufung auf diese Richtlinien erklärte der POP, dass die Kammer „die Zahlung von Gebühren per Überweisung über Fedwire zulässt und Anweisungen für die Überweisung von Zahlungen bereitstellt“. Die Fedwire-Zahlungsbestätigung des Antragstellers belegte, dass der Antragsteller die Überweisungsanforderungen zum 16. Dezember erfüllt hatte.

Gemäß dieser Entscheidung gilt die Zahlung als „eingegangen“, sobald eine Überweisung veranlasst wurde, da der Antragsteller in der Regel kurz nach der Überweisung eine Fedwire-Bestätigung erhält. Obwohl laut POP eine Fedwire-Zahlungsbestätigung das Zahlungsdatum nachweisen kann, gelten für Überweisungen dennoch zusätzliche Anforderungen. Die Fedwire-Zahlungsbestätigung belegt das Zahlungsdatum, vorausgesetzt, der Antragsteller gibt bestimmte Transaktionsdetails in den Fedwire-Unterlagen an.