Ausnahme von der Regel? Verspätete Einreichung von Beweismitteln als ergänzende Informationen gemäß 37 C.F.R. 42.123(b)

In PTAB-Verfahren regeln Vorschriften, wann eine Partei Beweismittel vorlegen darf, um der gegnerischen Partei eine faire Möglichkeit zu geben, auf diese Beweismittel zu reagieren. Regel 42.23(b) verbietet es einer Partei, eine Gegenerwiderung mit „neuen Beweismitteln, die keine Abschriften der Kreuzverhöre von Zeugen der Gegenseite sind“, einzureichen. Wie eine kürzlich ergangene Entscheidung der Kammer zeigt, kann dieses generelle Verbot neuer Beweismittel unter bestimmten Umständen aufgehoben werden. In der Rechtssache Group III International, Inc. gegen Targus International LLC (Nr. IPR2021-00371, Papier 76) gab die Kammer einem Antrag gemäß 37 C.F.R. 42.123(b) statt, um die „verspätete“ Einreichung neuer Beweisstücke als ergänzende Informationen zur Gegenerwiderung des Patentinhabers zuzulassen. Die Kammer befand, dass die Beweisstücke, die einem Zeugen während der Aussage zur Überprüfung seiner Glaubwürdigkeit vorgelegt wurden, die beiden Kriterien von 42.123(b) erfüllten. Obwohl dies in diesem Fall erfolgreich war, erscheint es unwahrscheinlich, dass Regel 42.123(b) in größerem Umfang angewendet werden könnte, um das Verbot neuer Beweise in IPR-Verfahren zu umgehen.

Der Antrag gemäß Regel 42.123(b) wurde im Rahmen der IPR-Anfechtung des US-Patents Nr. 8.567.578 („das '578-Patent“) von Targus International durch Group III International gestellt. Das '578-Patent bezieht sich auf tragbare Computertaschen mit bestimmten Konfigurationen und Fächern, die eine bequeme Sicherheitskontrolle von elektronischen Geräten ermöglichen. Streitpunkt war, ob zwei neue Beweisstücke für die vollständige Darstellung des Kontextes der Abschrift der eidesstattlichen Aussage für die Einreichung einer Gegenerwiderung relevant waren. Der Antrag ergab sich aus einer ergänzenden Erklärung des Sachverständigen des Antragstellers („Sachverständiger”), der eine neue Begründung dafür vorbrachte, warum die Taschen der angeführten Stand der Technik-Referenzen keine Merkmale aufweisen konnten, die einen Scanner stören würden. Insbesondere behauptete der Sachverständige, dass das Vorhandensein eines Reißverschlusses an einer Tasche mit einer Tasche aus metallischem Material unvereinbar sei. Während der Aussage legte der Patentinhaber dem Sachverständigen zwei neue^{Beweisstücke1}vor, die sich auf Taschen mit Reißverschlüssen und metallischem Gewebe oder Gitter bezogen, um das Argument des Sachverständigen zur Unvereinbarkeit von Reißverschlüssen und metallischem Material anzufechten. Der Patentinhaber reichte einen Antrag auf Vorlage des Vernehmungsprotokolls gemäß 37 C.F.R. 42.123(b) zusammen mit den beiden neuen Beweisstücken ein. Der Antragsteller legte Widerspruch gegen den Antrag ein und argumentierte, dass die beiden Beweisstücke irrelevant seien.

Bei der Genehmigung des Antrags des Patentinhabers auf Einführung der neuen Beweismittel wandte die PTAB den zweigliedrigen Test gemäß 37 C.F.R. 42.123(b) an. Die PTAB stellte fest, dass die neuen Beweisstücke vernünftigerweise nicht vor dem 23. Dezember 2021 hätten beschafft werden können, da der Sachverständige des Antragstellers die Argumente zur Unverträglichkeit von Metallmaterial und Reißverschluss erst Monate nach Einleitung des IPR in der ergänzenden Erklärung vorgebracht hatte.²Darüber hinaus lag die Einführung der beiden Beweisstücke im Interesse der Gerechtigkeit, da die neuen Beweisstücke eine vollständige Aufzeichnung (den vollständigen Kontext der Abschrift der eidesstattlichen Aussage) lieferten und es der PTAB ermöglichen würden, die Glaubwürdigkeit der Aussage des Sachverständigen zu beurteilen.

Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass die Entscheidung der PTAB in diesem Fall eine allgemeine Ausnahme vom Verbot der Einreichung von nicht in einer eidesstattlichen Aussage enthaltenen Zeugenaussagen mit einer Gegenerwiderung gemäß 37 C.F.R. 42.23(b) darstellt, zeigt sie doch einen möglichen Weg für die verspätete Zulassung von Referenzen auf, die die Aussage eines Sachverständigen widerlegen. Die Begründung der Kammer, dass die Zulassung der Referenzen im vorliegenden Fall „es der PTAB ermöglichen würde, die Glaubwürdigkeit der Aussage des Sachverständigen abzuwägen”, deutet darauf hin, dass sie den „im Interesse der Gerechtigkeit”-Grundsatz von 37 C.F.R. 42.123(b) angewandt hat, wie sie es auch in ihrer Entscheidung vom letzten Jahr in der Rechtssache Ascend Performance Materials Operations LLC gegen Samsung SDI Co. IPR2020-00349, Paper 53, S. 12 (15. Juli 2021). Dort stellte die Kammer fest, dass die während einer eidesstattlichen Aussage zum Zweck der die Aussage eines Zeugen zu überprüfen , zusammen mit dem Protokoll der eidesstattlichen Aussage eingereicht werden können, wenn die Beweisstücke für die Aussage des Zeugen relevant sind und den vollständigen Kontext der eidesstattlichen Aussage wiedergeben.

Damit die Ausnahme gemäß 37 C.F.R. 42.123(b) nicht die Regel 37 C.F.R. 42.23(b) außer Kraft setzt, hat die Kammer in Ascend ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Beweisstücke als nur zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage und nicht als Beweismittel zur Untermauerung der Argumente der Partei in der Sache Nicht „Jedes während einer eidesstattlichen Aussage zu den Akten genommene Beweisstück kann mit einer Gegenerwiderung eingereicht werden, da eine solche Regel den Parteien einen Anreiz bieten würde, während einer eidesstattlichen Aussage völlig neue Beweise vorzubringen.“ Id. Tatsächlich schloss die Kammer in der Rechtssache Netflix Inc. gegen DivX,^LLC3die mit einer Gegenerwiderung eingereichten Beweisstücke aus der eidesstattlichen Aussage als „nicht im Interesse der Gerechtigkeit“ aus, da sie nicht den vollständigen Kontext der eidesstattlichen Aussage wiedergaben, da der Sachverständige aussagte, dass er mit den Beweisstücken nicht vertraut sei. Um in eine Gegenerwiderung aufgenommen zu werden, muss das Beweisstück daher für die Wiedergabe des vollständigen Kontexts der eidesstattlichen Aussage relevant sein. Die beiden in der PTAB-Entscheidung in der Rechtssache Group III International, Inc. zugelassenen Beweisstücke fallen eindeutig unter diese Entscheidung. Die beiden Beweisstücke sind relevant, weil: (1) sie der neu vorgebrachten Begründung des Sachverständigen in Bezug auf die Taschen aus den Stand der Technik-Referenzen widersprechen, (2) sie zur Überprüfung/Anfechtung der Aussage des Sachverständigen verwendet wurden, (3) der Sachverständige während der Aussage nicht bestritten hat, dass er die beiden Beweisstücke kannte, und (4) die beiden Beweisstücke dem Sachverständigen gehören.

Zum Mitnehmen

37 C.F.R. 42.123(b) erlaubt es den Parteien nicht, das generelle Verbot der Einreichung von Beweismitteln in Form von Transkripten von Gegenantworten ohne Zeugenaussage zu umgehen. Alle gemäß 37 C.F.R. 42.123(b) zulässigen ergänzenden Informationen dienen der Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage und werden nicht als Beweismittel zur Untermauerung der Argumente einer Partei in der Sache verwendet.