Zeitliche Überlegungen zu Untersuchungen gemäß Section 337 und geistigen Eigentumsrechten

Im Juni 2022 veröffentlichte Katherine Vidal, Direktorin des US-Patent- und Markenamts, einLeitmemorandum, das die Umstände, unter denen die Patent Trial and Appeal Board (PTAB) ihr Ermessen zur Ablehnung der Einleitung eines Verfahrens gemäß Fintiv. Vor dem Memorandum hatte die PTAB routinemäßig die Einleitung von Inter-Partes-Überprüfungen (IPRs) abgelehnt, wenn eine Untersuchung gemäß Abschnitt 337 der International Trade Commission (ITC) anhängig war. Siehe19 U.S.C. § 1337. In der Ankündigung der Abkehr von dieser Praxis heißt es im Memorandum der Direktorin: „Die PTAB wird Anträge nicht nach eigenem Ermessen ablehnen, wenn sieFintivauf ein paralleles ITC-Verfahren anwendet.“

Infolge dieser Änderung der Leitlinien sind IPRs für Befragte inUntersuchungen gemäß Section 337 nun eine wesentlich attraktivere Option. Vor der Einreichung eines IPR sollten sich die Befragten jedoch bewusst sein, dass der Zeitpunkt einer möglichen endgültigen schriftlichen Entscheidung wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss darauf haben wird, wie die ITC die endgültige schriftliche Entscheidung zum IPR behandeln wird.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über den Zeitplan der vor der ITC und der PTAB durchgeführten Untersuchungen und erläutert, wie diese im Vergleich zueinander stehen. Anschließend wird erläutert, wie sich dieser Zeitplan auf gleichzeitig vor der ITC und der PTAB anhängige Fälle auswirken kann, insbesondere nach der jüngsten Ankündigung des USPTO.

Zeitpunkt der Untersuchungen gemäß Abschnitt 337 und Rechte an geistigem Eigentum

Im Vergleich zu den meisten Rechtsstreitigkeiten vor Bezirksgerichten laufen ITC-Untersuchungen relativ schnell ab. Im Jahr 2021 dauerten Untersuchungen gemäß Section 337, die aufgrund der Sachlage abgeschlossen wurden, durchschnittlich18 bis 19 Monate. Da die ITC in den meisten Fällen die Untersuchung innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung der Beschwerde einleitet, dauert es im Durchschnitt 19 bis 20 Monate ab Einreichung der Beschwerde, bis die ITC zu einer endgültigen Entscheidung in der Sache gelangt. Siehe19 C.F.R. § 210.10(a)(1)(i).

IPRs werden in einem ähnlichen Zeitrahmen durchgeführt, wobei die PTAB in der Regel innerhalb von 18 Monaten nach Einreichung des Antrags eine endgültige schriftliche Entscheidung in einem eingeleiteten IPR trifft. Die PTAB trifft ihre Entscheidung über die Einleitung eines IPR in der Regel etwa sechs Monate nach Einreichung des Antrags. Wenn die PTAB ein IPR einleitet, hat sie, sofern keine triftigen Gründe vorliegen, ab dem Datum der Einleitung 12 Monate Zeit, um ihre endgültige schriftliche Entscheidung zu treffen. Siehe35 U.S.C. § 316(a)(11).

Obwohl Untersuchungen gemäß Section 337 und IPRs ähnlich viel Zeit in Anspruch nehmen, sind Untersuchungen gemäß Section 337 in der Praxis wahrscheinlich schneller abgeschlossen als IPRs. In der Regel werden die Beklagten in Untersuchungen gemäß Section 337 vor Einreichung der Beschwerde gemäß Section 337 nicht über die relevanten Patente informiert. Daher ist es für die Beklagten oft schwierig, eine IPR einzureichen, die mit einer gleichzeitig laufenden Untersuchung gemäß Section 337 Schritt halten kann. Beispielsweise benötigt ein Beklagter Zeit, um eineRecherche zum Stand der Technikdurchzuführen und denAntrag auf IPR vorzubereiten. Im Idealfall sollte jeder Antrag auf IPR frühzeitig im Verlauf der Untersuchung gemäß Section 337 gestellt werden.

Anträge auf Aussetzung von ITC-Verfahren bis zur Klärung von IPRs

Es ist sehr schwierig, eine Aussetzung einer Untersuchung gemäß Section 337 bis zum Abschluss eines IPR zu erwirken. Bislang hat die ITC eine solche Aussetzung unter besonderen Umständen gewährt.

In bestimmten integrierten Schaltkreisen mit Spannungsreglern gab der ALJ einem unwidersprochenen Antrag auf Aussetzung der Untersuchung statt, bis das Bundesberufungsgericht eine endgültige schriftliche Entscheidung zur IPR geprüft hat, in der alle geltend gemachten Ansprüche für nicht patentierbar befunden wurden. SieheInv. Nr. 337-TA-1024, Beschluss 55 (31. August 2018).

Insbesondere wurde die Untersuchung aufgrund der Zurückverweisung einer summarischen Entscheidung über die Nichtverletzung verzögert, und die Beweisaufnahme war noch über sieben Monate entfernt. Diese Verzögerung verlängerte die Untersuchung über die üblichen 18 bis 19 Monate hinaus, die für den Abschluss einer Untersuchung gemäß Section 337 erforderlich sind. Bei seiner Entscheidung, die Untersuchung auszusetzen, berücksichtigte der ALJ auch die Tatsache, dass das Patent erst in 10 Jahren ausläuft, sodass der Beschwerdeführer Zeit hätte, weitere Rechtsmittel einzulegen, falls die IPR-Entscheidung in der Berufung aufgehoben würde. Bemerkenswert ist auch, dass der Beschwerdeführer keine Einwände gegen die Aussetzung erhoben hat.

Im Gegensatz dazu wurde inder Sache „Certain Memory Modules“ ein Gegenantrag auf Aussetzung bis zum Abschluss der IPRs abgelehnt, obwohl sich die IPRs bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befanden. SieheInv. Nr. 337-TA-1089, Beschluss 49 (11. April 2019). In der Untersuchung wurden zwei Patente geltend gemacht, und die PTAB hatte in einer endgültigen schriftlichen Entscheidung alle geltend gemachten Ansprüche eines Patents für nicht patentierbar befunden, während die endgültigen schriftlichen Entscheidungen zu den geltend gemachten Ansprüchen des anderen Patents in einigen Monaten fällig waren. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags war die Untersuchung etwa drei Monate vor der Beweisaufnahme. Bei der Ablehnung des Antrags stützte sich der ALJ stark auf den Stand der Untersuchung, d. h. darauf, dass die Beweisaufnahme abgeschlossen war und die Beweisaufnahme kurz bevorstand.

Dementsprechend ist es höchst unwahrscheinlich, dass die ITC die Untersuchung gemäß Section 337 bis zum Abschluss des IPR aussetzt, es sei denn, die Untersuchung gemäß Section 337 verzögert sich unerwartet oder der Beklagte kann den IPR-Antrag rechtzeitig vor Einreichung der Beschwerde gemäß Section 337 einreichen.

Anträge auf Aussetzung von Abhilfemaßnahmen

Endgültige schriftliche Entscheidung zu Rechten des geistigen Eigentums vor endgültiger Feststellung

Es kommt zwar selten vor, dass die ITC eine Untersuchung gemäß Section 337 bis zum Ergebnis eines IPR aussetzt, doch wenn die endgültige schriftliche Entscheidung des IPR vor der endgültigen Entscheidung der ITC ergeht, setzt die ITC die Vollstreckung von Abhilfemaßnahmen – d. h. Ausschluss- und Unterlassungsanordnungen – bis zur Entscheidung über die Berufung gegen die endgültige schriftliche Entscheidung des IPR vor dem Federal Circuit aus. Beispielsweise hat die ITC inder Sache „Certain Laparoscopic Surgical Staplers” die Vollstreckung von Abhilfemaßnahmen ausgesetzt, bis über die Berufung gegen eine endgültige schriftliche Entscheidung des IPR entschieden wurde. Siehe„Certain Laparoscopic Surgical Staplers”,Inv. Nr. 337-TA-1167, Comm’n Op. auf Seite 66 (20. Dezember 2021).

Im Rahmen der Untersuchung stellte die ITC einen Verstoß fest und erließ Abhilfemaßnahmen in Bezug auf eines der drei geltend gemachten Patente. Vor Erlass der endgültigen Entscheidung erließ die PTAB jedoch eine endgültige schriftliche Entscheidung, in der sie alle geltend gemachten Ansprüche, für die ein Verstoß festgestellt wurde, für nicht patentierbar befand. In der endgültigen Entscheidung setzte die ITC die Vollstreckung der Abhilfemaßnahmen aus, bis das Ergebnis der Berufung des Federal Circuit gegen die endgültige schriftliche Entscheidung des IPR vorliegt.

Endgültige schriftliche Entscheidung zu Rechten des geistigen Eigentums nach endgültiger Feststellung

Die ITC scheint jedoch nur dann bereit zu sein, solche Anordnungen auszusetzen, wenn die endgültige schriftliche Entscheidung zum Schutz geistigen Eigentums vor der endgültigen Feststellung ergeht. Beispielsweiseistdie Verfahrensgeschichte von„Certain Network Devices”hilfreich, um zu verstehen, wie die ITC mit endgültigen schriftlichen Entscheidungen zum Schutz geistigen Eigentums umgeht, die nach der endgültigen Feststellung ergehen. Siehe„Certain Network Devices”,Inv. Nr. 337-TA-945.

Inbestimmten Netzwerkgeräten lehnte die ITC einen Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung der Abhilfemaßnahmen ab, bis das Berufungsgericht eine endgültige schriftliche Entscheidung über die Nichtigkeit aller geltend gemachten Ansprüche getroffen hatte. Am 14. Dezember 2014 reichte der Beschwerdeführer seine Beschwerde gemäß Section 337 ein und machte zwei Patente geltend, nämlich das US-Patent Nr. 6.377.577 (das „577-Patent”) und das US-Patent Nr. 7.224.668 (das „668-Patent”). Während der Untersuchung reichte der Beklagte am 9. Dezember 2015 IPRs zu allen geltend gemachten Ansprüchen der Patente '577 und '668 ein. Die PTAB leitete ein IPR zu beiden Patenten ein.

Am 4. Mai 2016, noch bevor die endgültige schriftliche Entscheidung der IPR erging, traf die ITC jedoch ihre endgültige Feststellung, dass beide Patente verletzt worden seien und dass eine begrenzte Ausschlussverfügung sowie eine Unterlassungsverfügung erlassen werden sollten. Drei Wochen später, am 4. Mai 2017 und vor Ablauf der 60-tägigen Überprüfungsfrist durch den Präsidenten, erließ die PTAB ihre endgültige schriftliche Entscheidung, in der sie alle geltend gemachten Ansprüche beider Patente für nicht patentierbar befand. Siehe19 U.S.C. § 1337(c).

Danach beantragte der Beklagte sowohl bei der ITC als auch beim Federal Circuit, die Vollstreckung der Abhilfemaßnahmen bis zur Entscheidung über die IPRs auszusetzen oder zu verzögern. Bei der Ablehnung des Antrags der ITC stellte die ITC am 2. Juli 2017 fest, dass „die endgültigen schriftlichen Entscheidungen der PTAB [...] keine veränderten Umstände darstellen, die eine vorübergehende Aufhebung der Abhilfemaßnahmen rechtfertigen würden“ und dass „die Ansprüche gültig sind, bis das PTO Zertifikate zur Aufhebung dieser Ansprüche ausstellt“. Der Beklagte beantragte auch beim Bundesberufungsgericht eine Aussetzung der Abhilfemaßnahmen, was ebenfalls abgelehnt wurde. SieheArista Networks, Inc. gegen Cisco Sys., Inc.,Aktenzeichen 17-2289(ECF Nr. 54).

Schließlich hat die ITC inder Sache „Certain Network Devices“ trotz ihrer früheren Erklärung, dass Patentansprüche bis zur Ausstellung der Bescheinigung über die Aufhebung der Ansprüche durch das Patentamt gültig bleiben, die Abhilfemaßnahmen in Bezug auf das Patent '668 ausgesetzt, nachdem der Federal Circuit die endgültige schriftliche Entscheidung zum IPR bestätigt hatte. Die Parteien einigten sich, bevor der Federal Circuit die endgültige schriftliche Entscheidung zum IPR '577 bestätigte.

Am 14. Februar 2018 bestätigte der Federal Circuit summarisch die endgültige schriftliche Entscheidung des IPR zum Patent '668. Fast zwei Monate später, am 5. April 2018, setzte die ITC die Abhilfemaßnahmen zum Patent '668 aus. Die Abhilfemaßnahmen waren neun Monate lang in Kraft gewesen, bevor die ITC ihre Durchsetzung aussetzte.

Die folgende Zeitleiste veranschaulicht die Zeitprobleme beibestimmten Netzwerkgeräten.

Schlussfolgerung

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass jeder Befragte in einer Untersuchung gemäß Section 337, der an der Einreichung eines IPR interessiert ist, dies so schnell wie möglich tun sollte, insbesondere angesichts des jüngsten Memorandums des PTO-Direktors, in dem angekündigt wurde, dass die PTAB Anträge gemäßFintivangesichts paralleler ITC-Verfahren nicht nach eigenem Ermessen ablehnen wird.

Es ist zwar höchst unwahrscheinlich, dass die ITC eine Untersuchung gemäß Section 337 bis zum Ergebnis eines IPR aussetzt, doch wenn die endgültige schriftliche Entscheidung des IPR vor der endgültigen Entscheidung der ITC ergeht, kann sich der Beklagte möglicherweise auf die endgültige schriftliche Entscheidung des IPR berufen, um alle von der ITC erlassenen Abhilfemaßnahmen auszusetzen, bis die Patentansprüche vom PTO offiziell aufgehoben werden. Wenn hingegen die endgültige schriftliche Entscheidung des IPR nach der endgültigen Entscheidung der ITC ergeht, benötigt der Beklagte wahrscheinlich eine Bestätigung der endgültigen schriftlichen Entscheidung des IPR durch den Federal Circuit, um eine Aussetzung der Abhilfemaßnahmen zu erreichen.

Darüber hinaus kann die Wartezeit auf eine Bestätigung durch den Federal Circuit dazu führen, dass die im Rahmen einer ITC-Untersuchung erlassenen Abhilfemaßnahmen über einen längeren Zeitraum in Kraft bleiben. Ein Patentinhaber hat nach der Entscheidung der PTAB, einschließlich etwaiger Anträge auf erneute Anhörung und Überprüfung durch den Direktor, 63 Tage Zeit, um seine Berufung einzureichen. Siehe37 C.F.R. § 90.3. Dies bedeutet, dass ein Beschwerdeführer möglicherweise die Verfahren nach der endgültigen schriftlichen Entscheidung bei der PTAB – wie einen Antrag auf erneute Anhörung oder Überprüfung durch den Direktor – nutzen kann, um die Geltungsdauer der Abhilfemaßnahmen der ITC weiter zu verlängern. Dementsprechend könnte es weit über ein Jahr dauern, bis ein Beklagter eine erfolgreiche endgültige schriftliche IPR-Entscheidung als Grundlage für die Aussetzung der von der ITC erlassenen Abhilfemaßnahmen nutzen kann.

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