Neue Hoffnung für Patentinhaber, die keine formellen Antworten einreichen können oder wollen?

Apple Inc. gegen Zipit Wireless, Inc. (IPR2021-01124, -01125, -01126, -01129)

Direktorin Kathi Vidal hat von sich aus eine neue Präzedenzentscheidung getroffen, die sich auf den Standard für die Aufgabe von Einsprüchen in Inter-Partes-Überprüfungen (IPRs) auswirkt. Die Entscheidung folgt auf vier negative Urteile der Patent Trial and Appeal Board (Board) gegen den Patentinhaber Zipit Wireless, Inc. (Zipit). Im Juni 2021 reichte Apple Inc. sechs Anträge auf IPRs ein, die alle demselben Gremium von APJs zugewiesen wurden. Die Kammer leitete in allen sechs Fällen IPRs ein, woraufhin Zipit zu zwei der IPRs eine Antwort des Patentinhabers einreichte, sich jedoch entschied, zu den übrigen vier IPRs keine Antwort einzureichen.

Anschließend hielt die Kammer am 21. September 2022 eine Anhörung ab, in deren Verlauf Zipit gefragt wurde, ob es „keine Einwände gegen eine endgültige schriftliche Entscheidung oder ein nachteiliges Urteil in Bezug auf diese IPRs erheben würde“ (bezogen auf die vier IPRs, gegen die keine formelle Einspruchserklärung des Patentinhabers vorlag). Zipit antwortete, dass es keinen Widerspruch gegen die vier IPRs eingelegt habe und ein endgültiges schriftliches Urteil oder eine nachteilige Stellungnahme nicht anfechten werde, wenn „die Kammer feststellt, dass sie [Apple als Antragsteller] ihrer Beweispflicht nachgekommen sind”. Die Kammer wertete die Aussagen von Zipit als Verzicht auf das angefochtene Verfahren und erließ daraufhin die vier nachteiligen Urteile gemäß 37 C.F.R. § 42.73(b)(4).

Die Begründung des Ausschusses für das negative Urteil führte jedoch zu einer von Direktor Vidal eigenmächtig getroffenen Entscheidung, die als Präzedenzfall gilt. Der Direktor stellte fest, dass die Nichtwidersetzung von Zipit keine Aufgabe des Verfahrens darstellte, sondern vielmehr so zu interpretieren sei, dass Zipit den Ausschuss aufforderte, die Beweise des Antragstellers zu prüfen und die erforderliche Entscheidung gemäß den in IPRs angewandten Verfahrensstandards zu treffen. Da die Kammer die Aussagen von Zipit fälschlicherweise als vollständigen Verzicht interpretiert hatte, hob Direktor Vidal die ablehnenden Urteile der Kammer auf und verwies den Fall an das Gremium zurück, um zu entscheiden, ob Zipit den Einspruch tatsächlich aufgegeben hatte, und, falls nicht, eine endgültige schriftliche Entscheidung über die Begründetheit der Patentierbarkeit der angefochtenen Ansprüche zu treffen.

Die Entscheidung des Direktors erinnert daran, wie sorgfältig ein Patentinhaber seine Wortwahl während eines IPR wählen muss, aber die Entscheidung hebt auch die potenzielle Diskrepanz zwischen der Verfahrenslast für die Einleitung eines IPR und der Last für die endgültige Entscheidung in einem IPR hervor. Insbesondere darf gemäß 35 U.S.C. § 314 ein IPR nur dann eingeleitet werden, wenn der Antragsteller eine begründete Wahrscheinlichkeit nachweist, dass er in mindestens einem Anspruch obsiegen wird. Nach der Einleitung wird ein IPR jedoch gemäß 35 U.S.C. § 316 durchgeführt, wonach der Antragsteller die Nichtpatentierbarkeit durch eine Überwiegen der Beweise nachweisen muss. Die Entscheidung von Direktor Vidal scheint zumindest ein kleiner Sieg für Patentinhaber zu sein, da sie klarstellt, dass Patentinhaber die Wahl haben, sich nicht offiziell an einem IPR zu beteiligen (z. B. um Ressourcen zu sparen), während sie dennoch verlangen können, dass die Kammer auf der Grundlage des Antrags und der beigefügten Beweise die erforderlichen Feststellungen zur Nichtpatentierbarkeit trifft.

Gleichzeitig lässt diese Entscheidung die Frage offen, ob die unterschiedlichen Standards, die für die Einleitung des Verfahrens und für die endgültigen schriftlichen Entscheidungen gelten, jemals dazu führen könnten, dass die erstgenannte Voraussetzung erfüllt ist, die zweitgenannte jedoch nicht, zumindest in Fällen, in denen ein Patentinhaber sich dafür entscheidet, keine formelle Antwort des Patentinhabers einzureichen. Es scheint denkbar, dass die Kammer aufgrund der Stärke der Beschwerde gegen Anspruch A allein ein Verfahren zu den Ansprüchen A und B einleiten könnte, aber letztendlich Anspruch B in einer endgültigen schriftlichen Entscheidung aufrechterhält, selbst wenn der Patentinhaber das Verfahren nicht durch Einreichung einer formellen Antwort anficht. Zukünftige Entscheidungen der Kammer in diesen und ähnlichen Fällen dürften weitere Aufschlüsse über praktische Unterschiede zwischen dem Standard für die Einleitung eines Verfahrens und dem Standard für eine endgültige Feststellung der Nichtpatentierbarkeit geben.